Mandataire ou mandataire ? N’est pas mandataire qui veut !

Lorsque des sociétés procédant uniquement au paiement d’annuités tentent d’obtenir – sans succès – un élargissement de leur mandat auprès de l’INPI, constitué pour le simple paiement des redevances.

N’est pas mandataire qui veut !Pas moins de trois arrêts ont été émis par la Cour d’appel de Paris en 2017 pour rappeler que les avertissements avant déchéance ou les constatations de déchéances ne peuvent être transmis par l’INPI qu’au Conseil en Propriété Industrielle dûment constitué ou au titulaire du brevet, et non aux sociétés procédant uniquement au paiement des annuités.

 

« Un mandataire averti en vaut deux » : Pas d’élargissement du mandat du simple paiement des redevances à la réception d’avertissements avant déchéance

Un premier arrêt de la Cour d’appel (ACUMASS SAS c. Directeur général de l’INPI – Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 30 juin 2017) a rejeté le recours formé par la société A., connue notamment pour procéder au paiement d’annuités, contre une décision du directeur général de l’INPI du 29 juillet 2016. Dans cette décision était soulevé un défaut d’approvisionnement de son compte client pour le paiement d’un certain nombre d’annuités.

Malgré le fait que celui-ci ait été approvisionné ultérieurement au prélèvement demandé, ce dernier n’ayant par conséquent pu être exécuté, la société A. demandait à être exonérée du supplément de redevance pour paiement tardif, lequel s’élevait pour les différentes annuités en cause à environ 200 000€. Probablement en raison du montant en jeu, de nombreux arguments ont été soumis à l’appui de cette demande d’exonération. Aucun n’a cependant été retenu par l’INPI ou par la Cour.

En outre – c’est le point qui a retenu notre attention –, la société A. soutenait avoir subi un préjudice du fait que l’INPI avait notifié des avertissements avant déchéance directement aux titulaires des brevets. Implicitement, la société A. reprochait ainsi à l’INPI de ne pas lui avoir envoyé ces avertissements, dans la mesure où celle-ci s’était constituée mandataire devant l’INPI pour effectuer le paiement d’annuités. La Cour a rappelé que la société A. n’avait pas qualité pour recevoir de tels avertissements. En effet, aux termes de l’article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, la société n’avait la qualité de mandataire que pour le « simple paiement des redevances ».

D’une part, la société A. n’étant ni titulaire ni mandataire aux termes de l’article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI n’était pas tenu d’émettre de tels avertissements à la société A (ou à l’un de ses employés), même si une telle pratique a existé par le passé (Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 12 avril 2016, et article R. 618-1 du 19 septembre 1979 abrogé le 25 février 2004). Il semble ainsi que l’INPI a changé sa pratique et n’envoie plus d’avertissement hormis au(x) demandeur(s)/titulaire(s) ou au mandataire dûment constitué pour les procédures auprès de l’INPI.

D’autre part, l’article R.613-48 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».

Ces arguments relatifs au préjudice subi ont ainsi été rejetés par la Cour, à bon droit nous semble-t-il.

Pas d’élargissement du mandat du simple paiement des redevances à la réception de constatations de déchéance

Ce cas nous rapproche d’un deuxième arrêt de la même Cour d’appel (RWS GROUP (Royaume-Uni) c. Directeur général de l’INPI – Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 24 mars 2017) concernant une autre société R., également connue pour procéder au paiement d’annuités. L’arrêt rappelle qu’aux termes de l’article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, [brevets et/ou marques], est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ». La Cour énonce que « la notion de technicité n’est pas réservée à l’objet du brevet mais s’étend aux procédures dont les recours qui peuvent être mises en œuvre ».

Ainsi, l’article R.612-2 du code de la propriété industrielle dispose que « le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l’accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l’exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle [ou d’avocat] ».

Pas d’élargissement du mandat du simple paiement des redevances à la gestion de la partie française de brevets européens

A fortiori, un troisième arrêt de la même Cour d’appel rendu quelques semaines plus tard (RWS GROUP (Royaume-Uni) c. Directeur général de l’INPI – Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 4 juillet 2017), constatant le désistement de la société R., dans une affaire où celle-ci avait tenté de se constituer mandataire concernant les parties françaises de divers brevets européens. L’INPI, ayant considéré que cette société ne remplissait pas les critères pour se constituer mandataire, avait implicitement rejeté la demande de constitution de mandataire – avec au passage quelques péripéties sur le principe du « silence vaut rejet » sur lequel nous ne reviendrons pas –. La société R. s’étant désistée de son recours, la décision implicite de rejet de l’INPI est devenue définitive.

Ces quelques faits nous rappellent que même dans le cadre de la procédure de paiement d’annuités, un mandataire dûment constitué (votre Conseil en propriété industrielle – ou CPI) recevra les avertissements avant déchéance et constatations de déchéance, au contraire d’un mandataire constitué uniquement pour le simple paiement des redevances, comme par exemple ces sociétés procédant uniquement au paiement d’annuités. En effet, par exemple en cas d’un défaut de paiement d’une annuité résultant d’une erreur, ce sera votre CPI qui pourra éventuellement former un recours en restauration contre une décision de constatation de déchéance, et non ces sociétés.

Enfin, rappelons que l’INPI ne vérifie pas la qualité de mandataire pour les mandataires constitués uniquement pour le paiement de redevances, à la différence du mandat de votre CPI. Ainsi, toute personne peut payer une annuité pour une demande de brevet ou un brevet. Si demain vous prend l’envie de payer l’annuité due pour un brevet de votre meilleur ennemi, rien ne vous en empêche, mais n’oubliez pas d’approvisionner votre compte auprès de l’INPI ! En effet, « la Maison des innovateurs » ne fait pas crédit.

 

Article rédigé par Jean-Nicolas Héraud, du cabinet LLR