Prescription de l’action en nullité de brevet : du nouveau mais toujours pas de solution ?

Délai de prescription de l'action en nullité de brevet

L’application d’un délai de prescription en matière de brevets reste contestable pour de nombreux experts, mais la jurisprudence française parait l’avoir entérinée. Sur la question de son point de départ, même si la jurisprudence ne semble toujours pas fixée, deux approches semblent se dégager pour calculer la prescription de l’action en nullité : la date d’apparition de l’intérêt à agir ou la date de publication de la délivrance du brevet.

Une fois délivré, un brevet français ou la partie française d’un brevet européen n’en a pas forcément fini d’être remis en cause. En effet, plusieurs actions sont susceptibles d’annuler celui-ci, en totalité ou en partie seulement. Il est ainsi possible :

  • qu’une action en nullité à titre principal soit intentée contre ce brevet par un tiers ayant intérêt à agir ;
  • qu’une action reconventionnelle en nullité soit intentée par un présumé contrefacteur contre le brevet après que le titulaire a intenté une action en contrefaçon contre celui-ci ; et
  • qu’une exception de nullité soit soulevée par un présumé contrefacteur contre le brevet après que le titulaire a intenté une action en contrefaçon contre celui-ci.

En procédure civile s’applique l’adage latin « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (i.e. « ce qui éphémère par voie d’action est perpétuel par voie d’exception »). Ainsi, il n’existe pas de délai de prescription concernant l’exception de nullité.
Dans ce cas cependant, la décision du tribunal n’aura pas d’effet erga omnes.

Le délai de prescription en matière civile a été modifié par la loi en 2008

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié l’article 2224 du Code civil.  Cet article dispose maintenant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer»

Le fait que l’action en nullité, à titre principal ou reconventionnel, soit une action personnelle ou mobilière est sujet à discussion. Aucune disposition spécifique n’est prévue dans le code de la propriété intellectuelle à cet égard. Toutefois, les tribunaux ont jusqu’ici toujours retenu que l’article 2224 du Code civil s’appliquait bien aux brevets.

L’ancien délai de prescription de 30 ans ne posait pas de problème en matière de brevets puisque ceux-ci ont une durée de vie maximale de vingt ans (allongée de 5 ans 1/2 au plus dans les cas particuliers bénéficiant de CCP) ; mais ce nouveau délai a soulevé de nombreuses interrogations dans le monde de la propriété industrielle, notamment au regard du point de départ de ce délai.

En effet, la formulation de l’article 2224 du Code civil laisse la porte ouverte à plusieurs points de départ possibles, à savoir :

  • la date de publication de la demande de brevet ;
  • la date de publication de la mention de délivrance du brevet ;
  • la date de mise en connaissance de cause du présumé contrefacteur ;
  • la date à partir de laquelle le demandeur à l’action en nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance d’une ou plusieurs antériorités permettant d’annuler le brevet en totalité ou en partie ; ou
  • la date à partir de laquelle le brevet est devenu pertinent pour le demandeur à l’action en nullité, par exemple lorsque celui-ci décide d’intégrer un nouveau marché.

Point de départ du délai : la jurisprudence n’est pas stabilisée

Dans une décision en date du 25 avril 2013 (EVINERUDE c. AAIR LICHENS), le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a estimé que « le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de la mise en connaissance des tiers de l’existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet […] ». Cette interprétation est toutefois surprenante. En effet, au moment de la publication de la demande de brevet, les revendications peuvent encore évoluer. Ainsi, les revendications de la demande publiée pourraient être valables alors que celles du brevet ne le seraient pas forcément. Il en découlerait donc une réduction de la période pendant laquelle un tiers peut remettre en cause la validité des revendications du titre délivré.

Dans sa décision en date du 13 mars 2015 (Bolton c. Reckitt Bensicker), le TGI revient sur ce point en indiquant qu’« il ne peut être admis que le point de départ est celui de la publication de la demande de brevet », pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus. Il a estimé que le point de départ de la prescription était celui de la publication de la délivrance du brevet.

Cette conclusion a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2017. Il est toutefois précisé dans l’arrêt que cette date constituait le point de départ au plus tôt du délai de prescription qui doit être déterminé in concreto en fonction des notions d’intérêt à agir ou de connaissance des faits.

Dans une décision en date du 6 novembre 2014 (Nicoll c. MEP), le TGI a cette fois estimé que le présumé contrefacteur « […] n’a connu l’existence [du] brevet que lorsqu’[il] en a été mis en connaissance […] ». Il a également précisé qu’ « il ne peut être retenu que [le présumé contrefacteur] aurait dû connaitre le brevet dès sa publication car cela signifierait que tout distributeur, fabricant ou importateur devrait surveiller le registre des brevets pour pouvoir exercer son activité […] ».

Un appel a été interjeté contre cette dernière décision et la cour d’appel de Paris a rendu son jugement le 22 septembre 2017. Dans cette décision, la cour a estimé, elle, que le délai de prescription partait à compter de la publication de la délivrance du brevet.

Dans une décision en date du 2 novembre 2017 (QUADLOGIC c. ENEDIS), le TGI va également dans ce sens en indiquant qu’ « [i]l est constant que la nullité d’un titre ne peut être demandée qu’à compter de sa délivrance ». Le titulaire a tenté, sans succès, de faire valoir que le délai de prescription devait courir à partir du moment où la société ENEDIS avait lancé son projet dans le domaine du brevet (projet lancé en 2007 et brevet délivré en 2013).

Dans une décision en date du 5 octobre 2017 (LUK c. Valeo), le TGI estime que le jour de départ de la prescription est lié au jour où nait l’intérêt à agir. Il estime par ailleurs que cet intérêt nait « de l’entrave que le titre constitue ou est susceptible de générer à l’endroit de l’activité économique exercée par le demandeur dans le domaine de l’invention : seul importe le brevet en tant qu’il est une gêne ». Il ajoute, sûrement en référence aux précédentes décisions contradictoires que « […] ni la publication de la délivrance du brevet, […] ni la connaissance des causes de nullité du titre […] ne sont des points de départ pertinents. »

Cette décision n’est pas la première à prendre en compte l’intérêt à agir. Celui-ci était déjà invoqué dans la décision du TGI du 16 mars 2017 (Actelion c. Icos) dans laquelle le point de départ du délai de prescription retenu est celui de la délivrance de l’AMM.

Une approche subjective liée à l’intérêt à agir ?

Ces dernières décisions mettant en avant la condition de l’intérêt à agir, si elles se veulent pragmatiques, soulèvent toutefois la question de la sécurité juridique du titulaire du brevet. En effet, il en ressort qu’il est théoriquement possible d’intenter une action principale en nullité pendant toute la vie du brevet (dans l’éventualité par exemple d’un nouvel acteur sur le marché). On rejoindrait de cette façon la situation antérieure, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

De nombreuses contestations à l’encontre de l’applicabilité de l’art. 2224 du Code civil en matière de brevet ont été émises.

On a notamment mis en avant le fait que l’élimination des brevets nuls était une question d’ordre public ou que la France était le seul pays européen appliquant un délai de prescription aux demandes en nullité de titres de propriété industrielle. Mais pour le moment toutes ces observations ont été rejetées par les tribunaux (voir notamment la décision du TGI du 16 mars 2017 citée ci-dessus).

Par ailleurs, ces derniers ne se privent pas de rappeler dans les attendus de leurs décisions qu’une fois le délai de prescription quinquennal passé, il est de toute façon toujours possible de soulever une exception de nullité après qu’une action en contrefaçon a été intentée. Il faut toutefois noter une différence importante : les exceptions n’ont un effet qu’inter partes contrairement aux actions principales ou reconventionnelles qui ont un effet erga omnes.

Des évolutions encore à attendre et à anticiper

La jurisprudence n’est pour le moment pas fixée sur la question du point de départ du délai de prescription. Toutefois, deux tendances principales se dessinent : la date de publication de la délivrance du brevet (qui pourrait s’interpréter comme la date à laquelle le contenu du brevet est « stabilisé ») et le jour où naît l’intérêt à agir. Cette dernière solution soulève elle aussi des interrogations : quand l’intérêt à agir naît-il ?

Il faut espérer que les prochaines décisions permettront d’avoir une meilleure vue d’ensemble… à moins qu’un nouveau point de départ soit choisi par le tribunal, ou tranché par la Cour de cassation.

On peut aussi espérer que le législateur se penchera sur cette question, au regard de laquelle la France fait figure d’exception (l’accord sur la JUB ne prévoyant par exemple aucun délai de prescription pour les demandes en nullité de brevet). En attendant une clarification bienvenue, ce paramètre doit être intégré dans les stratégies contentieuses.

Article rédigé par Jérôme IFAME, du cabinet LLR LLR logo