Conséquences de la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque

suppression de l’exigence de représentation graphique
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Il y a quelques semaines, nous revenions sur ce site sur les points principaux de la réforme « Paquet Marques ».

La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque constitue l’une des mesures phares de cette réforme.

Elle marque en effet une rupture importante avec la législation antérieure, qui n’autorisait à l’enregistrement que les marques susceptibles de représentation graphique, et par laquelle il était quasiment impossible d’obtenir un titre pour des marques autres que verbales, semi-figuratives ou figuratives.

Elle amène également de nombreux questionnements et des nécessités d’adaptation de la procédure pour sa mise en œuvre.

L’exigence de représentation graphique de la marque avant la réforme

Avant la réforme, pouvait constituer une marque tout signe « susceptible d’une représentation graphique » (Article 2 de la directive 2008/95/CE).

Toute forme de signe pouvait être enregistrée du moment que la représentation graphique était « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (critères définis par l’arrêt CJUE, 12 décembre 2002, C-273/00, Sieckmann).

Cela rendait donc difficile l’adoption de marques dites « non traditionnelles », à savoir les marques sonores (sauf les portées musicales ou sonogrammes qui peuvent satisfaire à l’exigence de représentation graphique), olfactives, gustatives ou encore tactiles.

Néanmoins, l’enregistrement de ces types de marque n’était pas proscrit en soi. Quelques cas isolés de jurisprudence ont même vu le jour :

  • En 1999, l’OHMI a accepté l’enregistrement d’une marque olfactive pour des balles de tennis décrite comme « l’odeur de l’herbe fraichement coupée ».
  • En 2004, l’INPI a accepté pour la première fois l’enregistrement d’une marque en braille.

La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque dans la réforme

Cette exigence de représentation graphique, jugée trop restrictive, a été supprimée par la réforme.

Désormais, tout signe pourra constituer une marque s’il peut être représenté « dans le registre des marques de l’Union Européenne d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires » (Article 4 du règlement 2015/2424).

Ainsi, un signe pourra être représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin » (point 9 du règlement précité), avec pour seule condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (Point 13 de la directive UE 2015/2436).

L’application de la réforme

La réforme permet donc l’enregistrement de marques autres que graphiques.

Toutefois, le législateur va devoir se pencher sur de nombreux points laissés sous silence dans la réforme afin de lever les incertitudes suivantes :

    • Il est prévu dans la réforme que le signe doit être représenté de manière « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».
      Or, une marque olfactive ou gustative remplit-elle les deux derniers critères ?
      En effet, on peut considérer que les odeurs peuvent être perçues différemment par les personnes et s’estompent/s’altèrent au fil du temps. Il en est de même pour les goûts.
    • Les modes de représentation acceptés par l’Office au dépôt ne sont pas encore définis. Il est prévu que le signe soit représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible », sans en préciser la forme.
      Il faudrait mettre en place des formats standards, accessibles et intelligibles par tous, qui permettraient d’identifier facilement le signe et de le distinguer des autres.
      Il faudrait également réfléchir au mode de dépôt (papier et/ou en ligne) en fonction des modes de représentation acceptés (un échantillon ne pourrait être déposé en ligne).
    • Dans le cadre de recherches d’antériorités ou dépôts d’oppositions, il convient de comparer les deux signes en présence afin d’apprécier le risque de confusion entre eux, et donc de savoir si les signes peuvent coexister ou non.
      Il serait nécessaire de définir les critères sur lesquels reposera la comparaison. De la même manière, il faudra établir des critères pour constater la contrefaçon.
    • Concernant la consignation des signes, jusqu’à maintenant, ils figuraient dans le registre des marques, consultable sur les bases de données en ligne.
      La consignation ne devrait pas poser de problème pour les marques sonores étant donné qu’il est possible de lire en ligne des fichiers son.
      En revanche, la question se pose pour les marques olfactives et gustatives. On pourrait imaginer la création de nouvelles classifications, à l’instar de ce qui existe actuellement pour les éléments figuratifs.
    • Il conviendra également de s’interroger sur la coexistence tout d’abord entre les signes de natures différentes (par exemple, la marque de cosmétiques « La Mer » pourrait-elle s’opposer à une marque olfactive ou sonore évoquant la mer par son odeur ou par le bruit des vagues ?), mais également entre les marques et les autres droits de propriété intellectuelle (par exemple, entre une marque olfactive constituée de l’odeur du bois fumé et une technique brevetée d’obtention de bois fumé).

Pour conclure, nous pouvons considérer que l’avantage principal de cette suppression de la représentation graphique est d’offrir un éventail de types de marques plus large et légalisé.

Toutefois, nous notons également quelques inconvénients, notamment les incertitudes listées ci-dessus.

Certaines pourront être écartées grâce aux précisions législatives qui seront apportées à cette réforme par la suite et grâce à la jurisprudence.

D’autres seront plus difficiles à lever, notamment celles concernant le caractère subjectif de certains types de marques.

 

Article rédigé par Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo