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Le logiciel, objet de protection par le droit d’auteur

La protection des logiciels partie 1/2

La propriété intellectuelle d’un logiciel peut être protégée de différentes façons. Nous proposons de nous concentrer, dans cet article, sur la protection par le droit d’auteur.

protection des logiciels par le droit d'auteur
Photo par Marcus Spiske sur Unsplash

Selon le choix opéré par la grande majorité des textes internationaux comme des droits nationaux, et en particulier par le droit français, le logiciel est protégé par le droit d’auteur.

Ainsi, l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) fait figurer les logiciels dans la liste non exhaustive des œuvres de l’esprit.

Ce choix, qui peut sembler surprenant face à un objet technologique, n’exclut toutefois pas la protection par les brevets, même si l’on sait que la Convention sur le brevet européen et le CPI prévoient l’exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateurs en tant que tels. La protection par brevet, pour peu que les conditions de cette protection soient réunies, présente de nombreux avantages, parmi lesquels les bénéfices tirés de la protection par un titre ou l’amplitude des actes que le breveté peut interdire aux tiers d’accomplir. Il est ainsi recommandé, pour un logiciel en développement, de toujours se livrer à un examen pour déterminer si cette protection par brevet est envisageable. Pour l’heure, ces quelques lignes ont vocation à cheminer dans les spécificités du droit d’auteur appliqué aux logiciels.

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Révision des directives OEB au 1er novembre 2018

Nouvelles sections sur la clarté, l’unité d’invention et les inventions en intelligence artificielle

nouvelles directives de l'OEB
Photo par dirkmeylen sur Pixabay

De nouvelles Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets sont entrées en vigueur le 1er novembre 2018, en lieu et place des Directives précédentes qui étaient en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

Ces nouvelles Directives sont accessibles, au format HTML, sur le site internet de l’OEB. Signalons qu’une option permet de mettre en évidence les modifications apportées par rapport à la version antérieure.

Comme indiqué dans le communiqué de l’OEB en date du 25 juillet 2018, toutes les parties des Directives sont concernées par ces modifications.

La partie A a été mise à jour, notamment  pour référencer les accords de validation avec la Tunisie et le Cambodge (A-III, 12.1) ou pour tenir compte de modification de la loi belge. Plusieurs modifications intègrent les changement relatifs aux délais et modalités de paiement des taxes, pour mentionner par exemple la possibilité de les acquitter par carte de crédit (A-X,  4.4).

En partie F, certaines sous-sections relatives à la clarté des revendications ont été remaniées (par exemple, F-IV, 4.6.1, F-IV, 4.6.2, F-IV, 4.7.1, F-IV, 4.7.2). La formulation que devra prendre une revendication portant sur un produit obtenu par un procédé non biologique –mais pouvant aussi l’être par un procédé « essentiellement biologique »– est précisée (disclaimer). Les critères d’interprétation de revendications comportant certaines terminologies sont clarifiés, de même que le chapitre relatif à l’unité d’invention (F-V).

La partie G a, elle aussi, été remaniée de façon importante, avec l’introduction de nouvelles sections relatives à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique (G-II, 3.3.1) et à l’évaluation de la brevetabilité de revendications portant sur des méthodes de simulation ou de modélisation (G‑II, 3.3.2), ou sur des plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques (G-II, 3.5). Concernant la brevetabilité des programmes d’ordinateur, de nouvelles sections donnent des exemples de ce qui doit être considéré comme un effet technique (G‑II, 3.6.1) ou portent spécifiquement sur l’activité de programmation ou le langage de programmation (G‑II, 3.6.2).

On constate que l’OEB s’est attaché, au travers des modifications introduites dans cette nouvelle version des Directives, à mieux encadrer et guider les examinateurs et les praticiens dans la définition des inventions relevant du domaine de l’intelligence artificielle et de sa mise en œuvre, dans lequel on peut s’attendre à une augmentation du nombre de dépôt de demandes de brevet dans les prochaines années. Un index spécifique est ainsi disponible pour les inventions mises en œuvre par ordinateur https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm

D’autres modifications, dont certaines sont considérées comme mineures par l’OEB, sont également apportées aux directives. La liste complète des modifications (majeures et mineures) est à retrouver sur le site de l’OEB.

 

Marques internationales : le Malawi, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Entrée en vigueur le 25 décembre 2018

Malawi adhère au Protocole de Madrid
Photo par Kaufdex sur Pixabay

Comme indiqué sur le site de l’OMPI, le Malawi a déposé, le 25 septembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Afghanistan le 26 juin dernier, le Malawi devient ainsi la cent-deuxième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Malawi le 25 décembre 2018.

Les déposants pourront alors désigner le Malawi dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Malawi est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 1995) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1970), à la Convention de Paris (depuis 1964) et au Traité de coopération en matière de brevets (depuis 1978).

Bootcamp French Tech Tour China 2018

LLR est partenaire du programme French Tech Tour China 2018, un programme d’immersion de 15 jours permettant à des entreprises des secteurs de l’internet, des Fintech, des télécommunications, de l’audiovisuel, de l’IoT–M2M, du design et de la fabrication de matériels électroniques de valider et d’évaluer leurs chances de  développement, d’accroître leur visibilité et d’initier des courants d’affaires en Chine.

Ce programme débute par un bootcamp de deux jours au Hub Bpifrance à Paris, au cours duquel interviendront, le mardi 23 octobre prochain, Clémence Vallée-Thiollier et Qiang Cen sur les Procédures et le cadre juridique de la propriété intellectuelle en Chine.

Vous pourrez trouver d’autres informations sur ce programme co-organisé par Business France et Bpifrance, qui permet d’emmener 16 start-up au coeur de 4 centres chinois de la Tech, sur le site de Bpifrance.
French Tech Tour China 2018

Directive droit d’auteur : les États membres parviennent à un premier accord

Dernières nouvelles :

Le 12 septembre 2018, la proposition de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » a été adoptée par le Parlement européen. Les députés européens ont apporté de nombreux amendements à la proposition de la Commission européenne, visant à garantir que les artistes, éditeurs de presse et journalistes sont correctement rémunérés par les plateformes de partage et agrégateurs d’information. Notons cependant que les petites et micro-plateformes seraient exemptées du paiement de toute rémunération, que le partage d’hyperliens vers des articles serait libre de toute contrainte de droit d’auteur et que les plateformes de logiciels libres seraient exclues du champ d’application de la directive.

Celle-ci va désormais faire l’objet de discussions entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Ces discussions tripartites pourraient durer plusieurs mois avant le vote du texte définitif et la transposition de la directive dans le droit national des États membres.

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« Soumis à un intense lobbying, le Parlement européen a rejeté en l’état le projet de réforme des droits d’auteur à l’ère numérique » (Les Echos, 5 juillet 2018).

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Directive droit d'auteur
Photo par hpgrusen sur Pixabay

Le projet de réforme du droit d’auteur au niveau européen poursuit son cours : le Comité des représentants permanents (Coreper) a arrêté, le 25 mai 2018, un mandat de négociation sur la directive « droit d’auteur ». Signalons toutefois que plusieurs pays, dont l’Allemagne, ne soutiennent pas le texte.

Le Coreper est en charge de préparer les décisions du Conseil de l’Union européenne. Sa position servira de mandat à la présidence du Conseil pour entamer des négociations avec le Parlement européen. Suite à l’adoption, le 20 juin, de la proposition de directive par la commission des affaires juridiques (JURI), le vote des députés européens est prévu le 5 juillet 2018.

En France, Françoise Nyssen « se félicite de l’accord trouvé au Coreper ». Comme le souligne le communiqué de presse de la Ministre de la Culture, « ce texte comporte deux avancées majeures : la reconnaissance d’un droit voisin des éditeurs de presse et la reconnaissance d’une responsabilité des plateformes numériques en matière de rémunération des créateurs. »

Le mandat de négociation comprend :

  • la création d’un nouveau droit pour les éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse, avec protection de celles-ci pendant un an ;
  • la recherche du juste équilibre entre la rémunération perçue par les titulaires de droits et les bénéfices réalisés par les plateformes en ligne lorsqu’elles rendent les œuvres accessibles ;
  • l’amélioration de la coopération entre les titulaires de droits et les plateformes en ligne, le principe de base étant que les plateformes en ligne doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits ;
  • une exception aux droits d’auteur sur l’extraction de textes et de données pour les organismes de recherche publics ou lorsque les activités de recherche sont menées dans le cadre de partenariats public-privé.

9 octobre 2018 : intervention de LLR au French Health Tour

LLR au French Health Tour
Photo par chuttersnap sur Unsplash

Clémence Vallée-Thiollier et Qiang Cen participent à l’atelier d’information : Partnering and fundraising opportunities for biotech / medtech companies in China mardi 9 octobre 2018.

Cet atelier rassemble des sociétés innovantes des secteurs biotech et medtech déjà actives en Chine. Des présentations, tables rondes et débats ont pour objectif d’aider les entreprises participantes à :

  • identifier les opportunités de partenariat en Chine
  • profiter des retours d’expérience d’entreprises françaises qui réussissent en Chine
  • adopter les meilleures pratiques dans les domaines de la réglementation, la propriété intellectuelle, l’accès au marche, etc.

Clémence Vallée-Thiollier et Qiang Cen démasqueront les stéréotypes et partageront des recommandations en matière de protection des innovations et des marques en Chine.

Pour en savoir plus.

Vote par l’assemblée nationale des articles de la loi PACTE concernant la protection des inventions

Loi PACTE et protection des inventions : l’Assemblée nationale vote la création d’une procédure d’opposition aux brevets en France

Loi PACTE
Photo Credit: Waak’al Flickr via Compfight cc

Les députés ont voté dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018, en première lecture, les articles 40, 42 et 42 bis de la loi PACTE, qui prévoient plusieurs modifications importantes du code de la propriété intellectuelle (PI).

Procédure d’opposition

Le gouvernement est autorisé à créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI, afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette procédure sera mise en place par voie d’ordonnance, dans un délai de 9 mois suivant la promulgation de la loi.

Le gouvernement devra veiller à prévenir les procédures d’opposition abusives et prévoir les règles de recours applicables aux décisions.

Certificat d’utilité

Sa durée est allongée à 10 ans (au lieu de 6 actuellement). Le certificat d’utilité pourra être transformé en demande de brevet, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

Activité inventive

L’INPI pourra rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive. L’article L. 612-12 du code de la PI, qui énonce les conditions de rejet d’une demande par l’INPI, est modifié au 7° et se lira comme : « Qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ».

Autres motifs de rejet : Le 5° de ce même article L. 612-12 est aussi modifié pour ajouter les demandes dont « l’objet ne peut être considéré comme une invention » aux demandes qui seront rejetées.

La modification de l’article L. 612-12 entrera en vigueur 2 ans après la promulgation de la loi.

Ce texte doit maintenant être présenté au Sénat pour examen en commission.

LLR au Colloque International Paris – Place Européenne du droit des affaires, du numérique, de la PI et des technologies

Paris - Place Européenne du droit

Nous vous informons que LLR participe au colloque international « Paris – Place Européenne du droit des affaires, du numérique, de la PI et des technologies » qui se tiendra au nouveau Tribunal de Grande Instance dans le 17è arrondissement à Paris le 11 octobre prochain.

Cette manifestation est organisée notamment par la CNCPI et le Barreau de Paris avec le soutien du ministère de la Justice.

Elle vise à mettre en avant les atouts de la capitale pour le règlement des litiges, notamment internationaux, en propriété industrielle et à identifier les enjeux pour la pérennisation de ces atouts.

N’hésitez pas à consulter le programme détaillé du colloque.

Nos associés Guillaume de la Bigne, Gilles Escudier, Emmanuel Potdevin et Kristell Erout, et certains de nos collaborateurs ont prévu d’y assister. Nous serons très heureux de vous y rencontrer.

 

Blockchain et PI, quel lien ?

Blockchain et PI
Photo par Henry Hustava sur Unsplash

« Blockchain » désigne une technologie à la signification pas toujours très claire, très à la mode dans des domaines très différents sans forcément qu’on sache toujours de quoi on parle, et sans en comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. L’ambition de cet article est de vous faire comprendre en quoi consiste la blockchain (chaîne de blocs), ce qui la différencie des autres solutions techniques équivalentes, et de vous fournir les réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser d’un point de vue de la propriété intellectuelle.

Qu’est-ce que la blockchain ?

C’est une base de données distribuée, répliquée, décentralisée, encryptée et horodatée. À intervalles de temps réguliers, les nouvelles données sont regroupées dans un bloc. La procédure d’encryptage est alors lancée et porte sur ce nouveau bloc. On impose une caractéristique précise sur l’encryptage, qui ne peut apparaître qu’avec une assez faible probabilité, ce qui oblige donc à répéter un nombre relativement élevé de fois le calcul d’encryptage, permettant ainsi d’établir une preuve de travail. Le résultat de cet encryptage horodaté est considéré comme la chaîne liant le nouveau bloc au bloc précédent.

Une procédure de consensus complète le dispositif afin d’établir une solution dans le cas d’incohérences entre les différentes duplications de la base de données.

Plus le nombre de duplications est important, plus l’exigence de la preuve de travail est élevée, plus la fréquence de la génération de bloc est élevée, et plus la base de données blockchain est infalsifiable.

Elle est par ailleurs protégée en lecture et écriture, mais pas davantage que toute autre base de données standard.

Donc une base de données blockchain permet :

  • de gérer un flux important de données horodatées,
  • d’empêcher la modification des données horodatées,
  • de répartir la charge de calcul nécessaire pour sécuriser les bases de données,
  • de gérer les données de façon décentralisée : aucun individu ou groupe d’individus en particulier ne peut prendre le contrôle, une blockchain se développe sans autorité centrale, elle est réputée infalsifiable.

La base de données infalsifiable ainsi gérée permet un haut niveau de confiance dans les données stockées.

Il apparaît clairement qu’une telle base de données est très adaptée au suivi et à l’enregistrement d’un flux de transactions financières, et plus généralement à toute donnée qui doit être horodatée et infalsifiable.

Parlez-vous « blockchain » ?

Un vocabulaire s’est mis en place autour de la « blockchain », il correspond en réalité à des notions qui existaient déjà en informatique :

Blockchain = base de données distribuée, répliquée, décentralisée et horodatée.

Transaction = enregistrement composite qui comporte plusieurs champs, dans le cas d’une monnaie virtuelle on y retrouve en général au moins un émetteur, un destinataire; un montant, une date et une heure précise (l’équivalent d’une ligne d’une feuille Excel).

Bloc = un groupe de transactions effectuées dans un intervalle de temps donné.

Validation d’un bloc = les transactions sont dupliquées et encryptées d’une façon spécifique à chaque blockchain de façon à respecter des règles qui obligent à un grand nombre de calculs.

Chaîne = un encryptage horodaté qui lit deux blocs successifs dans le temps.

“Preuve de travail” ou “preuve de calcul” (Proof of work) = méthode utilisée pour atteindre le consensus distribué dans un grand nombre de blockchains publiques,

Nœud = ordinateur relié au réseau blockchain et utilisant un programme relayant les transactions. Les nœuds conservent une copie de la base de données blockchain et sont répartis partout dans le monde.

Minage = utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des transactions, sécuriser le réseau et permettre à tous les utilisateurs du système de rester synchronisés.

Mineur = personne morale ou physique qui connecte sur le réseau une ou plusieurs machines équipées pour effectuer du minage. Chaque mineur est récompensé au prorata de la puissance de calcul qu’il apporte au réseau.

Est-ce que la blockchain est protégée par des brevets ?

Les codes sources du protocole bitcoin – première application de la technologie blockchain, mise en œuvre par des logiciels libres – sont sous une licence open source MIT. Cette licence de logiciel, dont le code source est ouvert, permet d’utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, licencier et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve d’insérer une notice de copyright dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. Dans l’hypothèse de modification ou distribution du logiciel, elle ne contraint cependant pas à conserver la même licence et des termes analogues à cette licence (non copyleft).

On pourrait en déduire un peu trop rapidement que nul ne peut se l’approprier d’une certaine façon. En fait, certains acteurs déploient des stratégies de dépôt de brevets pour obtenir des droits exclusifs d’exploitation sur les procédés qu’ils développent et qui s’appuient sur cette technologie.

De nombreux dépôts en lien avec la technologie blockchain, récents, sont encore au stade de simples demandes de brevet (environ 85%), mais 15% des titres de propriété sont déjà actifs dans le monde.

Les deux plus grands déposants du secteur sont les sociétés IBM et nChain, avec environ 600 brevets déposés annuellement sur ce sujet en 2016 et en 2017.

Les principales différences des blockchains par rapport aux autres registres de base de données

Les bases de données standard sont en général dotées de moyens d’encryptage, de contrôles d’accès, que ce soit en écriture ou en lecture, de solution de sécurisation, de sauvegardes, etc.

Dans un grand nombre de situations, les bases de données standard sans la technologie blockchain présentent toutes les caractéristiques requises dans le cadre d’une utilisation standard des données.

Comparée aux bases de données standard, la blockchain permet spécifiquement de :

  • supprimer tout contrôle centralisé sur une base de données,
  • rendre infalsifiables des données horodatées.

Pour réellement être utile, une blockchain doit présenter un intérêt à un collectif disposant d’unités de calcul connectées à Internet : un nombre d’utilisateurs élevé permet d’assurer la protection et la pérennité d’une blockchain.

La blockchain, un outil utile dans la lutte contre la contrefaçon ?

blockchain et contrefaçon
Photo par jeonsango sur Pixabay

On peut imaginer une base de données qui regroupe des identifiants alimentés par toutes les marques ayant un intérêt à protéger leur marque et qui décident de confier les numéros de série de leur production à une base de données publique accessible de tous à tout moment, fiable, bien protégée, capable donc de gérer des milliards de « transactions » qui serait en l’occurrence des enregistrements de numéro de série au fur et à mesure de la production de nouveaux articles.

Néanmoins, ce qui est plus critique dans la lutte contre la contrefaçon, c’est d’établir un lien inviolable entre un objet authentique et son identifiant, ce n’est pas tellement la protection de l’identifiant lui-même qui est critique. Pour ce faire, un mécanisme qui permet de vérifier de façon fiable et standard la correspondance entre un objet à protéger et son identifiant (son numéro de série) est d’un grand intérêt, mais la blockchain traite d’un tout autre aspect : elle ne peut porter que sur l’authentification de l’identifiant lui-même et son horodatage.

Si l’on associe cet identifiant au nom du premier acheteur d’un objet qu’on souhaite protégé dans une blockchain, cela peut en effet être un élément de preuve d’authenticité, mais en cas de revente, il faudrait ne pas oublier de mettre à jour la base de données.

Le respect des données personnelles dans une telle application peut aussi poser problème : une donnée personnelle enregistrée dans une blockchain rend impossible l’application du principe du droit à l’oubli. Une base de données standard bien gérée pourrait être mieux adaptée à cette application.

De plus, un identifiant inscrit de façon standard sur un objet n’empêche pas le contrefacteur de tenter de dupliquer le tout à l’identique : l’objet comme son identifiant.

Des solutions efficaces de la lutte contre la contrefaçon se trouvent donc par exemple, selon nous, dans des solutions matérielles comme des encres invisibles de sécurité uniquement détectables sous certains types d’éclairage.

La valeur ajoutée d’une blockchain dans la protection contre la contrefaçon n’est donc pas évidente.

La blockchain, un outil utile dans la protection des droits d’auteur ?

On pourrait imaginer une base de données où on enregistre une œuvre et qu’on l’associe à une date et une heure précise.

Dans la mesure où le produit final à protéger est digitalisé, comme de la musique, des photos, des dessins, des textes, etc., et que la sécurisation du lien entre cet objet numérisé et l’horodatage de documents déposés est le facteur clé qui doit être stocké de façon infalsifiable, les caractéristiques de la blockchain présentent de nombreux avantages à une telle application :

  • La possibilité de garder des données sur le très le long terme,
  • L’impossibilité de falsifier des données horodatées.

Il faudrait qu’une base de données soit reconnue par des sociétés d’auteurs existantes comme étant la base de données de référence et l’alimente avec des catalogues d’œuvres déjà existantes afin de lancer un mouvement suffisamment important pour qu’une blockchain démarre, gagne en réputation et devienne la base de données de référence. Si une telle base de données venait à s’imposer, elle pourrait simplifier et rendre très facile et très peu coûteuse l’horodatage d’une œuvre. L’idéal pour les auteurs serait une reconnaissance internationale d’une telle base de données et qu’elle soit acceptée comme élément de preuve devant les tribunaux du monde entier. Même si en France, le droit d’auteur actuel n’exige aucune formalité juridique spécifique, il n’y a pas encore une blockchain qui a la réputation nécessaire pour servir de base de données de référence.

De façon similaire, il pourrait par ailleurs être envisagé une base de données reconnue où l’on enregistre une publication technique que l’on associe à une date et une heure précise, dans le but d’attester un contenu technique, utilisable ultérieurement comme état de la technique avec une date certaine, opposable potentiellement à des brevets.

Conclusion

La « technologie blockchain » permet de gérer une base de données horodatée de façon décentralisée en rendant ces données infalsifiables.

Un tel fonctionnement peut être recherché quand on veut éviter toute manipulation de données, mais c’est aussi au prix d’une perte de pouvoir sur les données enregistrées : il devient impossible de corriger, d’effacer quoi que ce soit. En effet, toute action sur les données déjà rangées dans des blocs est impossible par principe : effacer, corriger, ajouter des données rétroactivement sont des actions impossibles dans des blockchains.

Pour le suivi de transactions financières ou pour disposer d’un élément de preuve horodaté, c’est une solution extrêmement performante.

Pour d’autres types de données, la blockchain peut être beaucoup moins adaptée : toutes les données personnelles par exemple peuvent difficilement être traitées dans une blockchain si on veut garantir un droit à l’oubli.

Appliquer le fonctionnement des blockchains à toute sorte de bases de données existences serait donc inapproprié.

Au niveau de la Propriété Intellectuelle, c’est surtout comme source d’élément de preuve d’horodatage qu’une blockchain pourrait être utilisée avantageusement, à condition qu’une blockchain s’impose comme étant la référence dans ce domaine, connue et reconnue des juges qui restent souverains dans l’acceptation des éléments de preuve.

Pour aller plus loin :

https://blockchainfrance.net/

http://nowall-innovation.com/wp/fr/blockchain-brevets/

http://www.expertises.info/sommaire-du-mois/article-a-la-une/les-brevets-blockchain-etat-des.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain

http://www.expertises.info/sommaire-du-mois/article-a-la-une/les-brevets-blockchain-etat-des.html

 

Article rédigé par David Grezes du Cabinet LLRLLR logo

Les pièges du contrat de licence – illustration par l’affaire Genentech

pièges du contrat de licence
Photo par Skitterphoto sur Pixabay

L’affaire Genentech a donné lieu à plusieurs sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale (CCI). Ces sentences ont fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris qui a de son côté saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. LA CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016 et sur cette base, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 septembre 2017, rejeté les recours en annulation formés par le licencié.

Cette affaire  mérite d’être commentée à bien des égards.

Nous nous limiterons ici, après (i) un nécessaire rappel des faits, à revenir sur (ii) l’interprétation du contrat opérée par l’arbitre unique de la CCI et (iii) la position de la CJUE en droit de la concurrence, et tenterons d’en tirer (iv) quelques enseignements et recommandations pratiques.

Rappel des faits

La société allemande Behringwerke AG (aux droits de laquelle vient la société Hoechst) a concédé, le 6 août 1992, à la société Genentech une licence non-exclusive « mondiale » pour l’utilisation d’un activateur dérivé du cytomégalovirus humain (CMVH) et sur lequel a été déposé le brevet EP 0173 177 intitulé « séquences stimulantes pour systèmes d’expression eucaryotiques », ainsi que deux brevets américains délivrés respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.

La société Genentech a utilisé l’activateur CMVH pour faciliter la transcription d’une séquence d’ADN nécessaire à la production d’un médicament biologique.

Le brevet européen a été délivré le 22 avril 1992 et révoqué le 12 janvier 1999 à la suite d’une opposition.

Les deux brevets US 522 et US 140 ont été délivrés aux Etats-Unis, respectivement les 15 décembre 1998 et 17 avril 2001.

L’accord de licence prévoyait que, sauf résiliation anticipée, il resterait en vigueur « jusqu’à l’expiration des derniers droits attachés aux brevets sous licence dans chaque pays ». Il stipulait le paiement d’une redevance unique de 20 000 Deutschemarks, une redevance annuelle fixe de 20 000 Deutschemarks et enfin une redevance « courante » égale à 0,5% des ventes nettes de « produits finis ». Les produits sous licence étaient  définis comme les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

Genentech s’est acquittée de la redevance unique ainsi que la redevance annuelle mais n’a jamais payé la redevance courante.

Le 30 juin 2008, la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de la société Hoechst, a interrogé Genentech sur les produits finis qu’elle commercialisait.

Le 27 août 2008 Genentech a notifié à Sanofi-Aventis Deutschland sa décision de résilier l’accord de licence, résiliation qui est intervenue le 28 octobre 2008.

Le 24 octobre 2008, Hoechst, considérant que Genentech avait violé son obligation contractuelle en ne payant pas la redevance courante, a formé une requête en arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.

Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a saisi le Tribunal fédéral du district Est du Texas d’une action en contrefaçon des brevets contre Genentech et Biogen Idec Inc. Le même jour, ces dernières ont agi en nullité de ces brevets devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie.

L’arbitre, de son côté, a rendu une première sentence partielle le 26 mars 2010, rejetant la suspension de l’arbitrage sollicitée par Genentech au motif de litispendance.

Les actions en contrefaçon et en annulation des brevets aux Etats-Unis ont été jointes devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie, qui les a rejetées le 11 mars 2011.

Le Rituxan, produit commercialisé par Genentech, ne constituait donc pas, aux yeux de la juridiction américaine, une contrefaçon des brevets. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mars 2012 par la Cour d’appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral.

Dans une deuxième sentence partielle rendue le 9 juin 2011, l’arbitre a fait droit à la demande de Hoechst de se faire communiquer les rapports financiers relatifs au Rituxan (nom sous lequel le médicament est commercialisé aux Etats-Unis).

Par une troisième sentence partielle du 5 septembre 2012, il a retenu la responsabilité de la société Genentech et réserve sa décision sur l’évaluation du quantum et la liquidation des frais de procédure.

Par une sentence arbitrale finale du 25 février 2013, il a condamné la société Genentech à payer à Hoechst la somme de 108.322.850 Euros  en principal (outre intérêts et frais de représentation).

Des recours en annulation ont été formés contre la troisième sentence partielle et la sentence finale. Celles-ci ont été revêtues de l’exequatur par deux ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont rejeté la demande d’arrêt d’exécution de la société Genentech. Celle-ci a alors versé à Hoechst une somme de près de 1,7 millions d’Euros.

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour d’Appel de Paris a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dans les termes suivants :

« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »

La CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016, à la suite de quoi, la Cour d’Appel de Paris a rejeté les recours en annulation formés par la société Genentech et l’a condamnée à verser à Hoechst et Sanofi-Aventis la somme de 600.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.

L’interprétation du contrat par l’arbitre à la lumière du droit allemand

L’interprétation du contrat relève de l’arbitre unique de la CCI, conformément à la clause compromissoire stipulée par le  contrat de licence et n’a donc pas fait débat dans la suite de la procédure.

Elle n’en reste pas moins surprenante, voire inquiétante, aux yeux du rédacteur de contrats de licence.

Rappelons que les redevances courantes étaient dues pour la vente de produits finis sous licence, à savoir selon les termes traduits les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

Le point qui a fait débat entre les parties dans le cadre de l’arbitrage était l’interprétation du terme « infringe », dont la signification est contrefaire en français.

La requérante a, semble-t-il, réussi à faire adhérer l’arbitre à son interprétation de la clause litigieuse. Selon son approche, le terme « infringe » serait un terme contractuel par lequel les parties auraient déterminé les conditions d’exigibilité des redevances courantes. Elles auraient ainsi fait appel à une fiction, à savoir le licencié « would infringe » (contreferait) un droit de brevet sous licence en utilisant ledit brevet en l’absence d’accord de licence. Fiction car, par définition, le licencié est en droit d’utiliser le brevet et n’est donc pas contrefacteur. Les parties auraient ainsi défini contractuellement le produit en se basant sur les caractéristiques définies dans la demande de brevet mais sans exiger d’autres conditions, comme celle de la validité du brevet.

Pour l’arbitre, il ne s’agit donc pas de s’interroger sur la question de la contrefaçon au sens du droit des brevets mais d’interpréter une notion autonome d’usage de l’activateur CMVH au sens du contrat de licence.

L’arbitre a considéré que l’objectif commercial des parties était de permettre à Genentech d’utiliser l’activateur CMVH pour la production de protéine sans s’exposer au risque d’une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie. Dès lors, il importait peu que l’activateur ait été présent dans les produits finis, ni même que la fabrication ou l’utilisation de cet activateur aient enfreint, en l’absence d’accord, les droits attachés aux brevets sous licence.

Selon l’interprétation de l’arbitre, le licencié aurait acheté la tranquillité plutôt qu’un réel avantage concurrentiel procuré par des brevets.

Mais à quoi bon se protéger du risque de contrefaire une technologie que l’on ne met pas en œuvre ?

Le droit de la concurrence ne viendra pas au secours du licencié

« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »

Face à la question préjudicielle qui lui était posée, la CJUE a commencé par réinterpréter cette question en en étendant le périmètre.

Elle a considéré qu’elle devait se prononcer également à l’égard de redevances qui seraient exigées du licencié pour des actes de fabrication et de vente de médicaments ne mettant pas en œuvre la technologie brevetée. La Cour a donc ainsi reformulé la question : « il y a lieu de comprendre la question posée […] comme demandant en substance, si l’article 101, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord en cas d’annulation ou de non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie ».

Notons que la CJUE met au même plan la question de l’annulation d’un brevet (en l’occurrence il s’agit plus exactement d’une révocation) et celle de la non-contrefaçon (qu’il faut comprendre en réalité comme la non mise en œuvre).

Pour rendre sa décision, la Cour s’appuie sur un arrêt passé (arrêt Ottung du 12 mai 1989) où elle avait jugé que « l’obligation de payer une redevance, y compris après l’expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d’un jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence » et que « dans de telles circonstances, lorsque le licencié peut librement résilier l’accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant la durée de l’accord ne saurait relever du champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 101, § 1, TFUE ».

Elle conclut que « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la durée d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable. »

On relèvera tout de même une contradiction au sein de ce qui précède. En effet, il est question pour le licencié de payer « pour l’utilisation d’une technologie brevetée » alors qu’il s’agit justement de questionner cette utilisation au regard de brevets soit « annulés » soit « non-contrefaits ». Il n’y a dès lors à proprement parler pas de technologie brevetée réellement utilisée.

En conclusion le licencié doit payer, parce qu’il s’y est engagé contractuellement, mais pour quoi au juste ?

Quels enseignements ?

L’affaire Genentech vient nous rappeler à quel point les accords de licence sont des contrats complexes qui méritent la plus grande attention, au cours de leur négociation mais aussi au cours de leur exécution.

Mieux vaut, pour la rédaction de l’accord, être conseillé par un expert en la matière qui pourra comprendre et prendre en compte l’ensemble des composantes du projet, aux plans technique, commercial et juridique.

Ledit expert saura désormais qu’il est utile de préciser contractuellement que le terme « contrefaire » ou « infringe » doit s’entendre au sens qui lui est donné par le droit des brevets.

Mais la signature du contrat n’est qu’un début. Contrat à exécution successive par nature, parfois conclu pour une longue période, la licence nécessite un suivi étroit. Volumes d’exploitation, paiement des redevances, évolution de l’environnement technique ou juridique sont autant de données à surveiller.

Une avancée technologique permet de contourner un brevet ? La licence n’est peut-être plus nécessaire. Une antériorité qui était passée inaperçue est révélée ? La validité du brevet peut être mise à mal.

Si l’issue de cette affaire peut laisser perplexe, une chose reste certaine : négliger le suivi des accords signés ou laisser perdurer des obligations contractuelles devenues sans objet peut coûter très cher.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du Cabinet LLRlogo_LLR