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L’Indonésie, nouvel adhérent majeur au protocole de Madrid

Le nombre de pays adhérents au système international d’enregistrement de marques, sur la base de la Convention de Madrid et de son protocole, ne cesse de croître avec l’Indonésie qui devient le 100ème pays adhérent.

Les textes dont il s’agit, fondamentaux dans le paysage juridique international des marques, sont anciens (respectivement de 1891 et de 1989), mais toujours d’actualité.

En 2017, l’Indonésie est le 100ème pays venant grossir les rangs des adhérents. Tout un symbole, car les pays membres assurent désormais plus de 80 pour cent du commerce mondial.

Protocole de Madrid

Après la Chine (1995), qui a fait office de précurseur en ce domaine, le Japon (2000) et Singapour (2000), le Vietnam (2006), les Philippines (2012), le Cambodge (2015), le Laos (2016), le Brunei Darussalam (2017) et la Thaïlande (2017), de nombreux pays du continent asiatique semblent avoir mesuré l’intérêt d’adhérer au système de Madrid.

Ces adhésions traduisent le succès grandissant de l’Union de Madrid, qui tend à une harmonisation mondiale du droit des marques pour les procédures d’enregistrement, les Etats restant toutefois souverains pour la délivrance du titre de propriété.

L’Indonésie est le 8ème pays membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui regroupe au total 10 pays, à devenir pays membre.

Le protocole est entré en vigueur à son égard le 2 janvier 2018. A compter de cette date, les propriétaires locaux de marques en Indonésie peuvent déposer une seule demande internationale, pour faire protéger leurs marques sur les territoires des autres membres du système de Madrid.

Les raisons du succès de ce système sont multiples : c’est parce qu’il permet de simplifier le processus d’enregistrement et constitue un système de gestion centralisé que le protocole de Madrid présente tant d’avantages, grâce au dépôt d’une demande unique, dans une même langue (anglais, français ou espagnol), en payant une seule série de taxes dans une seule monnaie (le franc Suisse). Un guichet unique donc, dans un contexte où tirer le meilleur parti du système de Madrid est un des objectifs de l’OMPI, qui a publié en 2016 un recueil de conseils pratiques sur la meilleure façon d’utiliser les formulaires d’enregistrement.

A noter que le Brésil et le Canada devraient tous deux adhérer au protocole de Madrid en 2018. Le Canada, ainsi, est en train de moderniser son cadre législatif de propriété intellectuelle, car des préparatifs sont nécessaires pour devenir membre et ceux-ci prennent du temps.

D’autres pays ne sont pas encore signataires, alors qu’ils couvrent pourtant des marchés commerciaux majeurs ou à tout le moins en devenir. On citera parmi eux, et de manière non exhaustive, pour le continent asiatique, Taiwan, Hong Kong, la Malaisie et le Myanmar

On trouvera la liste à jour des membres du système de Madrid à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Brésil : nouveau partenaire de l’OEB pour le PPH à partir du 1er décembre 2017

Brésil programme Patent Prosecution Highway (PPH)Accord entre l’OEB et le Brésil pour la mise en œuvre d’un programme PPH pilote à partir du 1er décembre 2017

L’office européen des brevets (OEB) et le ministère de l’industrie et du commerce extérieur du Brésil ont signé un accord pour le lancement d’un programme « Patent Prosecution Highway » (PPH) pour une durée initiale de 2 ans.

Ce programme pilote entre l’OEB et l’office des brevets du Brésil débute le 1er décembre 2017.

Selon le communiqué de l’OEB il s’achèvera soit le 30 novembre 2019, après une période de deux ans, soit lorsque chacun des offices aura accepté 600 demandes dans le cadre du programme pilote, en fonction de la date intervenant la première.

Le lancement de ce programme devrait contribuer à résorber l’important arriéré, à l’office des brevets du Brésil, de demandes de brevet pour lesquelles l’examen n’a pas commencé.

L’office des brevets du Brésil a publié la résolution n° 202/2017, détaillant les procédures et les conditions de participation au programme PPH auprès de cet office.

Il concernera les demandes dans le domaine de la chimie et des technologies médicales, définies par leur classification internationale, hors applications pharmaceutiques : la classe A61K est exclue, sauf A61K8 (qui relève du domaine cosmétique). Ces demandes devront en outre répondre à des critères précis concernant leur statut pour être recevables dans le programme PPH. Au maximum 300 demandes par an pourront entrer dans ce programme auprès de l’office du Brésil, soit 600 demandes potentielles pour les 2 ans de mise en œuvre initiale.

En favorisant le partage d’information entre les offices, ce programme PPH permettra l’obtention de brevets plus rapidement et plus efficacement

Plus particulièrement, il permettra aux déposants dont les revendications ont été considérées comme brevetables par l’un des offices de solliciter le traitement accéléré de la demande correspondante auprès de l’office partenaire. Les deux offices partageront les résultats des travaux qu’ils auront déjà effectués, ce qui devrait accélérer la procédure de délivrance tout en réduisant les coûts pour les utilisateurs.

L’OEB participe déjà à des programmes PPH avec les offices de Chine, du Japon, de Corée et des Etats-Unis, ainsi qu’avec ceux d’Australie, du Canada, de Colombie, d’Israël, de Malaisie, du Mexique, des Philippines, de Russie et de Singapour.

Un programme PPH pilote avec l’office eurasien des brevets est également en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

De son côté, l’Institut national de la propriété industrielle du Brésil a aussi des programmes PPH en cours avec les offices de brevets des Etats-Unis, du Japon et le PROSUL (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay).

Article rédigé par Myriam Allab, du cabinet LLR

Tunisie : validation des brevets européens à partir du 1er décembre 2017

Le Président de l’Office européen des brevets (OEB) et la Directrice générale de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) de Tunisie ont récemment annoncé l’entrée en vigueur au 1er décembre 2017 de l’accord de validation signé en 2014 : les demandes de brevet et les brevets européens auront alors le même effet juridique qu’une demande de brevet et qu’un brevet national tunisien.

La validation en Tunisie aura lieu sur requête du demandeur, et sera réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1er décembre 2017. Néanmoins, une taxe spécifique devra être acquittée pour que cette requête devienne effective. À noter que cette possibilité de validation n’existe pas pour les demandes de brevet européen déposées avant le 1er décembre 2017.

L’extension à la Tunisie de la portée de la protection des brevets européens sera ainsi facilitée aux inventeurs et devrait renforcer l’attractivité de l’économie tunisienne, en rapprochant le marché national tunisien et le marché européen.

Cet accord de validation avec la Tunisie est le troisième à entrer en vigueur après ceux déjà signés par l’OEB avec la Maroc et la Moldavie. En attente d’entrée en vigueur,  un accord de validation a également été signé avec le Cambodge.

 

Pat-INFORMED : une base sur les brevets couvrant les médicaments bientôt disponible ?

médicaments

Dans un communiqué commun, l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et l’IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) ont annoncé le lancement d’un partenariat visant à rendre plus clair le lien entre l’information publique relative aux brevets et les médicaments homologués.

Pat-INFORMED, un portail mondial en ligne « mettra à disposition de nouveaux outils et ressources pour déterminer l’existence de brevets » sur des médicaments commercialisés ; cette information n’est aujourd’hui disponible que dans certains pays, comme aux Etats-Unis par le biais de l‘Orange Book. Ce portail devrait « faciliter les stratégies de gestion des pathologies élaborées par les organismes d’achat ou d’autres actions menées en vue de répondre aux besoins en matière de santé publique« .

Vingt entreprises biopharmaceutiques fondées sur la recherche se sont déjà engagées à fournir des données pour cette base, et d’autres adhésions sont attendues.

Mis en ligne mi-2018, le site ne concernera dans un 1er temps que certaines pathologies, ainsi que tout produit figurant sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Il devrait être étendu à tous les domaines thérapeutiques dans une seconde phase.

Contrats PI et réforme du droit des contrats : focus sur la période de négociation et le contenu du contrat

Contrats PI et réforme du droit des contrats

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 11 février 2016), entrée en vigueur le 1ER octobre 2016, a impacté de nombreux domaines du droit privé. Chaque spécialiste a dû rechercher les conséquences des modifications des principes structurants pour sa pratique contractuelle. Il en est ainsi pour les contrats balayant le vaste champ de la propriété intellectuelle, en allant de la propriété littéraire et artistique aux aspects plus technologiques (brevets, savoir- faire et informatique) et en passant par les signes distinctifs.

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Accord sur la JUB : l’Estonie et la Lituanie ont ratifié

Deux nouveau pays viennent de ratifier l’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) : l’Estonie, le 1er août, et la Lituanie, le 24 août.

Accord sur la JUB

Côté letton, le parlement a adopté en mars dernier une loi, qui entrera en vigueur en janvier 2018, pour permettre la ratification de l’accord.

Rappelons qu’en 2014 la Suède et les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ont conclu un accord pour créer la première division régionale « Nordique-Baltique » de la JUB. Cette division aura son siège à Stockholm et utilisera l’anglais comme langue de procédure.

Avec ces nouvelles ratifications, ce sont maintenant 14 pays qui ont déjà ratifié l’accord sur la JUB (dont la France, mais pas encore l’Allemagne ou le Royaume-Uni).

Nous profitons de l’occasion pour vous signaler la parution à l’Office européen des brevets (OEB) du guide du brevet unitaire : obtention, maintien en vigueur et gestion des brevets unitaires (1ère édition, août 2017).

Marques internationales : la Thaïlande, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

09/08/2017

 Nouvel adhérent au Protocole de Madrid
  • La Thaïlande adhère au Protocole de Madrid avec effet au 7 novembre 2017
  • Brunei Darussalam adhère au Protocole de Madrid avec effet au 6 janvier 201709
  • Le Laos adhère au Protocole de Madrid avec effet au 7 mars 2016.
  • La Gambie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 18 décembre 2015.
  • L’Algérie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 31 octobre 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Cambodge adhère au Protocole de Madrid avec effet au 5 juins 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Zimbabwe adhère au Protocole de Madrid avec effet au 11 mars 2015.
  • Nouvelle organisation partie à l’Union de Madrid : l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) adhère au Protocole de Madrid avec effet au 5 mars 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Tunisie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 octobre 2013.
  • Nouveaux états parties à l’Union de Madrid : L’Inde adhère au Protocole de Madrid avec effet au 08/07/2013 et le Rwanda adhère au Protocole de Madrid avec effet au 17/08/2013.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Mexique adhère au Protocole de Madrid avec effet au 19 février 2013.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Nouvelle Zélande adhère au Protocole de Madrid avec effet au 10/12/2012.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Colombie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 29/08/2012.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : les Philippines adhèrent au Protocole de Madrid avec effet au 25/07/2012.
  • Le Tadjikistan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 30 juin 2011.
  • Le Kazakhstan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 8 décembre 2010.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Israël adhère au Protocole de Madrid avec effet au 1er septembre 2010.
  • Le Soudan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 février 2010.
  • Le Libéria adhère au Protocole de Madrid avec effet au 11 décembre 2009.
  • L’ Egypte adhère au Protocole de Madrid avec effet au 3 septembre 2009.
  • La Bosnie-Herzégovine adhère au Protocole de Madrid avec effet au 27 janvier 2009.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Sao Tomé-et-Principe adhère au Protocole de Madrid avec effet au 8 décembre 2008.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : le Ghana adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 septembre 2008.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Madagascar adhère au Protocole de Madrid avec effet au 28 avril 2008.

Bataille entre M6 et NRJ autour du mot « énergie »

La chaîne M6 s’est vue déboutée par la Cour d’Appel après avoir tenté, en vain, de faire enregistrer à titre de marque le nom de son programme « Des hommes d’énergie », ce qui n’avait pas plu à son adversaire dans cette affaire, NRJ Group, titulaire de la célèbre marque « NRJ ».

Bataille entre M6 et NRJ autour du mot « énergie »

Le 13 août 2014, la société Métropole Télévision (M6) a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d’enregistrement pour la marque « Des hommes d’énergie » faisant référence à son programme court de télévision diffusé sur la chaîne du groupe.

La société NRJ Group, titulaire de la marque communautaire n°136150 « NRJ » déposée le 21 mai 1996, a plutôt mal accueilli la nouvelle.

Après une mise en demeure restée sans réponse, NRJ Group a formé le 5 novembre 2014 une opposition pour imitation de sa marque contre la demande d’enregistrement de M6 auprès de l’INPI.

Le Directeur de l’INPI a rendu sa décision le 30 avril 2015, reconnaissant l’opposition comme partiellement justifiée pour un certain nombre de produits et services identiques dans les domaines de la communication et du divertissement, refusant l’enregistrement de la demande d’enregistrement de marque pour ceux-ci.

Métropole Télévision a formé appel de cette décision.

La Cour d’appel de Versailles a rendu son verdict le 15 novembre 2016 et a rejeté l’appel formé par Métropole Télévision.

Les juges ont considéré que la demande contestée ne représentait pas la marque antérieure à l’identique. Ils ont donc dû analyser le risque de confusion entre les deux dénominations et en ont conclu qu’ « il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la connaissance de la marque antérieure sur le marché et à la stricte identité des produits et services dans le domaine de la communication et du divertissement, un risque d’association dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui n’a gardé qu’un souvenir imparfait des deux signes et sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première ».

En effet, en prenant en compte la similarité des produits et services visés ainsi que la prononciation identique entre les deux signes (« NRJ »/« énergie »), il a été retenu que la demande contestée pouvait être attribuée par erreur au titulaire de la marque antérieure.

De plus, les juges ont retenu le caractère distinctif très élevé de la marque antérieure « NRJ » grâce aux preuves de sa renommée apportées par NRJ Group, ce qui renforçait le risque de confusion entre les deux signes.

Cette affaire permet d’illustrer l’étendue de protection dont peut jouir une marque bénéficiant d’une renommée, alors même que des points de vue visuel et conceptuel la similitude entre les marques « NRJ » et « Des hommes d’énergie » n’est pas nécessairement évidente.

Article rédigé par Anne-Sophie Pillot, du cabinet LLR

Végétaux et animaux : l’OEB change de position

Végétaux et animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique : reprise des procédures d’examen et d’opposition devant l’OEB à compter du 1er juillet 2017 et modification de la position de l’OEB

végétaux et animauxL’OEB a annoncé le 29 juin 2017 avoir clarifié sa pratique relative aux brevets portant sur des animaux ou des végétaux. A ce titre, les végétaux et animaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique sont désormais exclus de la brevetabilité, et les dispositions juridiques des règles 27 et 28 de la CBE sont modifiées en ce sens.

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Priorité partielle : la (toute) fin d’un parricide ?

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Depuis plusieurs années, la question des demandes divisionnaires dites « empoisonnées » a été débattue au sein de la communauté de la propriété industrielle en Europe. L’opposabilité d’une demande divisionnaire à l’encontre de la demande/du brevet dont elle dérive, suite à la perte du droit de priorité, s’est posée à de nombreuses reprises sous diverses formes.

L’invention évolue souvent entre le dépôt de la première demande (priorité) et celui d’une demande de brevet subséquente, revendiquant cette priorité.

Si les dépôts subséquents ont une portée plus large que la divulgation présente dans le document de priorité, dans quelle mesure peuvent-ils bénéficier de la priorité de la 1ère demande ? Et si ces dépôts subséquents font eux-mêmes l’objet de demandes divisionnaires en Europe, peuvent-ils être opposables entre eux, dans le cas où la priorité est perdue ?

Une des questions brulantes concerne la priorité partielle qui peut être attribuée à l’objet d’une revendication, lorsque celle-ci comprend une caractéristique définie en terme générique (par exemple « dispositif de maintien du pied ») et que seule une caractéristique plus spécifique (par exemple « chaussure ») a été convenablement décrite dans le document de priorité. Au préalable, il était considéré que la généralisation d’une caractéristique spécifique ne remplissait pas le critère de « même invention » requis pour que la priorité soit acceptable.

Cette question a maintenant été tranchée par la Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets dans la décision G1/15

La question posée à la Grande chambre de recours était la suivante

Lorsqu’une revendication d’une demande de brevet européen couvre des objets alternatifs d’une ou plusieurs formulations génériques ou d’une autre manière (revendications de type générique »OU »), la revendication de priorité partielle peut-elle être refusée selon la CBE pour la revendication concernant l’objet alternatif décrit (de manière suffisante) pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ?[1]

La priorité partielle reconnue

La Grande Chambre a répondu ainsi :

En vertu de la CBE, le droit à une priorité partielle ne peut être refusé pour une revendication englobant un objet alternatif au moyen d’une ou plusieurs expressions génériques ou d’une autre manière (revendication générique de type « OU ») pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s’applique à cet égard.[2]

On comprend de cette décision qu’un document de priorité, ou une demande divisionnaire revendiquant valablement la priorité dudit document, ne peut pas (plus) être considéré comme faisant partie de l’état de la technique opposable au titre de l’article 54(3) CBE d’une demande de brevet européen revendiquant un objet formulé de manière générique, à partir du moment où l’un des éléments couverts par la formulation générique est déductible directement et sans ambiguïté du document dont la priorité est revendiquée.

En d’autres termes, il n’existe pas de conflit entre le document de priorité et la demande de brevet européen à partir du moment où l’objet revendiqué dans la demande de brevet européen est plus large que la divulgation du document.

La(les) priorité(s) partielle(s) vis-à-vis d’un seul (ou plusieurs) document(s) est (sont) donc entérinée(s) au même titre que les priorités multiples, elles-mêmes déjà reconnues par l’article 88 (2) CBE.

L’insécurité juridique soulevée est donc désormais levée, laissant la possibilité aux déposants d‘élargir la portée de la protection recherchée au bout de douze mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, sans voir leurs droits affectés au motif que l’invention « élargie » n’est pas décrite dans son intégralité dans le document initial.

 

L’affaire

Dans l’affaire à l’origine de la saisine de la Grande chambre de recours, une opposition avait été formée à l’encontre du brevet EP0921183, issu de la division de la demande EP95923299.2 (demande parente) ; cette demande parente correspond à l’entrée en phase régionale européenne de la demande internationale déposée le 8 juin 1995, et publiée sous le numéro WO 95/33805 A1 le 14 décembre 1995 (Document D1 dans la procédure d’opposition).

La demande parente, et donc la demande divisionnaire, revendiquait la priorité de la demande britannique GB 9411614.2 (document D16 dans la procédure d’opposition) déposée le 9 juin 1994.

Les revendications du brevet en cause portent sur l’utilisation de composés définis par une formule générale, plus large que celle figurant dans D16 (document de priorité). En première instance, le brevet a été révoqué pour défaut de nouveauté de l’objet des revendications 1 et 7 au titre de l’article 54(3) CBE, au regard de l’enseignement du document 1. La division d’opposition était arrivée à la conclusion que la généralisation de ces deux revendications avait pour conséquence que la priorité revendiquée n’était pas valide (car non déductible du document de priorité), faisant ainsi entrer dans l’état de la technique le document D1 (qui décrivait les composés définis de manière plus étroite, et pouvant donc bénéficier de la priorité de D16).

Exemple de la situation ancienne : aucune priorité partielle
Exemple de la situation ancienne : la division est dépourvue de nouveauté au vu de la publication de la demande D1, car les revendications de la division ne bénéficient plus de la priorité du fait de l’élargissement.

La titulaire a formé recours à l’encontre de cette décision contestant l’interprétation de la division et maintenant que le document D1 ne pouvait faire partie de l’état de la technique au sens de l’article 54(3) CBE puisque la priorité partielle devait être reconnue pour les objets divulgués dans le document D1.

Au stade du recours, la Chambre a procédé à une revue de la jurisprudence actuellement développée à l’Office, et a pesé le pour et contre des arguments des parties.

En faveur de la perte du droit de priorité, la chambre a relevé les arguments suivants :

  • Rien dans l’article 54(3) CBE, ou dans l’article 55 CBE n’empêche qu’une demande divisionnaire, ou le membre d’une famille de brevet européen, puisse entrer dans l’état de la technique au sens de l’article 54(3) CBE,
  • Rejeter une telle application de l’article 54(3) CBE donnerait un avantage injustifié aux déposant choisissant le dépôt de demandes divisionnaires revendiquant la priorité d’une demande antérieure au détriment de ceux qui choisissent de réaliser des dépôts parallèles revendiquant la même priorité, et
  • Une demande divisionnaire pourrait être un état de la technique au titre de l’article 54(3) CBE, dans la mesure où cette demande et sa demande parente sont deux demandes distinctes et indépendantes l’une de l’autre, comme cela est rappelé dans la décision G1/05.

A l’opposé, la chambre soulève que le droit de priorité ne devrait pas être perdu, dans le cas d’une généralisation puisque :

  • Le législateur n’a pas prévu que le dépôt d’une demande divisionnaire puisse rétroactivement (et fictionnellement) devenir un état de la technique opposable à la demande dont elle dérive,
  • La doctrine allemande indique qu’il ne peut y avoir de collision, au sens de l’article 54(3) CBE, entre une demande divisionnaire et sa demande parente,
  • Une telle perte de droit serait, semble-t-il, contraire à la convention de Paris, et
  • Une demande divisionnaire ne devrait pas être opposable à l’encontre de la demande dont elle dérive car leurs contenus intrinsèques sont identiques, puisque le contenu de la demande divisionnaire ne peut être élargi par rapport à celui de la demande dont elle dérive, et que les deux demandes sont réputées avoir été déposées le même jour et bénéficient de la même priorité.

Face à ces avis contraires, la chambre a considéré que la question de la priorité partielle revêtait un caractère juridique fondamental qui devait être soumise à l’analyse de la Grande chambre de recours.

 

L’avis de Grande Chambre de Recours

Saisie de la question, la Grande chambre de recours a donc analysé point par point les bases juridiques de la CBE, la jurisprudence, la doctrine et les traités internationaux pertinents pour arriver à une solution pragmatique, objet de la décision rendue.

La décision G2/98 avait admis la notion de priorité multiple sous certaines conditions

L’insécurité juridique relative aux priorités partielles reposait sur l’interprétation des chambres de recours du motif 6.7 de la décision de la Grande Chambre dans l’affaire G2/98, qui traitant de la notion de même invention avait statué ainsi :

L’utilisation d’un terme ou d’une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l’article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu’elle conduise à revendiquer un nombre limité d’objets alternatifs clairement définis.[3]

Ainsi, plusieurs chambres avaient donc considéré qu’un nouveau test avait été proposé par la grande Chambre pour définir l’admissibilité d’une revendication de priorité partielle.

Aussi, dans plusieurs affaires[4] le nombre d’objets alternatifs n’était pas limité et la priorité partielle n’a pas été reconnue comme valide.A contrario, dans d’autres affaires[5], la priorité partielle était considérée comme valide, soit par absence de référence au motif 6.7 de la décision G2/98, soit par réinterprétation de ce motif.

L’interprétation de G2/98 a conduit à des décisions divergentes sur la priorité partielle… Face à cette divergence d’opinions, la Grande Chambre a repris le contexte juridique de la priorité selon la CBE, pour répondre à la question posée.

Sur le droit

En première intention, la Grande Chambre rappelle que la priorité est un droit tel que défini par l’article 87(1) CBE[6], et en accord avec l’article 4A1 de la Convention de Paris[7], dont la CBE est un accord particulier (au sens de son article 19 de la convention de Paris).

La Grande Chambre rappelle ensuite que l’article 89 CBE[8] définit l’effet du droit de priorité protégeant le demandeur des dépôts effectués par des tiers pour la même invention pendant le délai de priorité et en accord avec le droit au premier déposant défini à l’article 60(2) CBE[9]

L’esprit des textes et l’intention du législateur : autoriser la priorité partielle ? Se basant sur la doctrine des états contractants et notamment l’exégèse de la convention de Paris réalisée par M. Budenhausen, la Grande Chambre de recours en conclut que ni la loi ni la logique ne permettent de penser que la collision entre une première demande de brevet et la demande de brevet européen revendiquant la priorité de la première demande soit possible, si les deux documents concernent la même invention.

Sur les priorités partielles

La Grande Chambre considère que les priorités partielles, et les priorités multiples trouvent leur fondement aux articles 88(2) et (3) CBE[10].

En outre, la Grande Chambre se réfère aux Travaux préparatoires de la Convention en 1973, et en particulier au mémorandum C de la FICPI (M/48/I) où la différence est faite entre les revendications de type générique « ET » et les revendications de type générique « OU ».

En ce qui concerne les priorités partielles, le mémorandum précise que :

« …si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative à A, une revendication de la demande pour A ou B consiste en fait en deux parties, distinctes, respectivement A et B, chacune étant complète en elle-même, et il semble qu’il n’y ait aucune raison qu’il ne soit pas possible de revendiquer la première priorité pour la partie A de la revendication et la seconde pour la partie B de la revendication. Il est sans importance que le mot « ou » se trouve réellement dans la revendication ou soit sous-entendu dans l’utilisation d’un terme générique, ou autrement. »

La grande chambre rappelle que le mémorandum décrit par ailleurs plusieurs exemples de cas ou un document décrit un objet et la demande qui en revendique la priorité est plus élargie, et notamment :

  • L’élargissement d’une formule chimique,
  • L’élargissement d’une plage de valeurs numériques, et
  • L’élargissement d’un champ d’utilisation.

La Grande chambre de recours rappelle enfin que les minutes de la conférence diplomatique de 1973 mentionnent que ce mémorandum fut un document clé pour la rédaction des dispositions finalement acceptées concernant les priorités multiples.

La Grande Chambre de recours arrive donc à la conclusion que les dispositions de la Convention de Paris, de la CBE et le mémorandum sont en accord avec l’intention du législateur d’autoriser la revendication de priorité partielle au même titre que les revendications multiples, et par conséquent le proviso du motif 6.7 de la décision G2/98 ne peut en aucune manière être considéré comme une nouvelle limitation au droit de priorité.

La définition de « même invention » est confortée

Enfin la Grande chambre est revenue sur la définition de la même invention et considère que la définition doit être aussi stricte que celle utilisée pour apprécier les dispositions de l’article 123(2) CBE, afin de consolider la jurisprudence établie, et maintenir une système juridique cohérent.

 

Conclusion et perspectives : l’admission du principe de la priorité partielle et des questions encore en suspens

Exemple de la situation ancienne : priorité partielle reconnue
Exemple de la situation nouvelle : la division conserve sa nouveauté au vu de la publication de la demande D1, car les revendications de la division ne bénéficient plus de la priorité pour l’élargissement, mais conservent la priorité pour l’aspect spécifique : la priorité est donc préservée partiellement.

L’abandon de la condition « un nombre limité d’objets alternatifs clairement définis » pour la revendication subséquente

La Grande Chambre considère donc, en accord avec la Convention de Paris et s’appuyant sur le mémorandum pour illustrer l’intention du législateur, que les priorités partielles au même titre que les priorités multiples ne peuvent être refusées pour une revendication englobant un objet alternatif pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s’applique à cet égard.

Cette décision vient clarifier l’approche jurisprudentielle relative à la priorité, et montre que l’Office européen des brevets a opté pour une approche libérale de l’interprétation de ce droit, tout comme le législateur l’avait déjà fait lors de la rédaction de la Convention sur le brevet européen en 1973.

La grande chambre a donc entériné la possibilité d’une revendication de priorité partielle dans le cadre de l’élargissement d’une caractéristique, tel que défini dans le mémorandum FICPI.

Bien que le spectre des divisionnaires empoisonnées semble s’éloigner, plusieurs questions demeurent en l’absence de prise de position par la Grande Chambre sur certains aspects. S’il est clair que les exemples explicitement définis dans le mémorandum seront acceptables et acceptés dans l’évaluation d’une priorité partielle, les exemples suivants pourraient être sujets à débats :

  • Lorsque la demande de brevet européen revendique une caractéristique (plage de valeur) qui est chevauchante par rapport au document de priorité, ou
  • Lorsque la demande de brevet européen revendique une caractéristique rétrécie (par des halogènes au chlore) par rapport au document de priorité.

Dans ces exemples, la question de la même invention reprendra tout son sens.

Une autre interrogation concerne le cas où la plage étroite décrite dans le document de priorité ne figure pas dans la demande européenne. Une plage étroite et une plage large ne sont pas la même invention au sens du critère défini dans la décision G2/98. Toutefois, selon l’avis de la grande Chambre dans la présente affaire, il pourrait être considéré que la plage étroite est divulguée dans la demande européenne.

Enfin cet avis est-il une remise en cause de l’indépendance de la demande première et de la demande seconde ?

De nombreuses questions restent donc en suspens, et il sera nécessaire de suivre l’application par les chambres de recours des principes posés dans la décision G1/15.

Article rédigé par Richard MONNI, CPI et Mandataire européen du Cabinet LLRlogo_LLR

 

 

Notes

[1] Question 1 : Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic « OR »-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

[2] Answer :Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.

[3] Soulignement ajouté.

[4] Décisions T1127/00, T2311/09, T184/06, T1443/05, T1877/08, T476/09, T1496/11.

[5] Décisions T135/01, T665/00, T1222/11, T571/10.

[6] Article 87(1) CBE : Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour a)un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…), une demande de brevet d’invention (…) ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

[7] Article 4A1 CUP : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, (….) dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

[8] Article 89 CBE : Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’article 54, paragraphes 2 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2

[9] Article 60(2) CBE : Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

[10] Article 88(2) CBE : Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. Article 88(3) CBE : Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.