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De la protection des marques faibles

protection des marques faibles
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Dans un arrêt particulièrement sévère du 18 septembre 2018, la Cour d’Appel de Paris considère que la marque PAP de la société LES EDITIONS NERESSIS déposée en classes 16, 35, 38 et 41 et exploitée pour des services d’annonces immobilières n’est pas contrefaite par les signes PAP AUTO, PAPAUTO ou PAPAUTO.COM utilisés sur un site internet papauto.com qui diffuse des annonces automobiles pour les particuliers.

En effet, selon la Cour, les signes en cause portent sur des services différents bien qu’ils présentent une certaine complémentarité, s’agissant de services d’annonces.

Du point de vue des signes, bien que la séquence PAP soit toujours en position d’attaque dans les signes utilisés sur le site, la Cour relève que cette séquence est toujours jointe à AUTO, que le nombre de syllabes des signes utilisés sur le site est plus important, et que la sonorité O est prégnante dans les signes utilisés sur le site ce qui les distingue nettement de la marque. En outre, la première partie « pap » de « papauto » se lit d’un trait et non pas en distinguant chacune des lettres comme cela peut être fait de la marque.

Conceptuellement, la Cour considère que le signe PAP, au contraire d’AUTO, n’est pas évocateur, de sorte que les signes en cause ne présentent pas de proximité conceptuelle. Cette démonstration de la Cour est renforcée par le fait que la société LES EDITIONS NERESSIS n’a pas justifié de la renommée dont jouissait sa marque PAP dans la communauté européenne, renommée dont elle se prévalait.

(CA Paris, pôle 5, 1ere chambre, 18 septembre 2018).

Article rédigé par Marie Fromm du cabinet LLR

Importations parallèles : peut-on faire interdire le démarquage et le remarquage de produits destinés à être importés et commercialisés pour la première fois dans l’EEE ?

importations parallèles
Photo par Rob 791 sur Pixabay

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018, a répondu par l’affirmative à cette question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Bruxelles, en considérant que « le titulaire d’une marque de l’Union Européenne peut s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier […] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) où ils n’ont jamais été commercialisés », sur le fondement de l’article 5 de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

Dans cette affaire, qui opposait Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV à Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA (C-129/17), les sociétés Duma et GSI faisaient l’acquisition de chariots élévateurs à fourche MITSUBICHI en dehors de l’Espace économique européen et, après les avoir placés sous le régime de l’entrepôt douanier, supprimaient tous les signes identiques à la Marque MITSUBISHI sur les produits, effectuaient des modifications afin de les rendre conformes aux normes en vigueur dans l’Union européenne, procédaient au remplacement des plaquettes d’identification et des numéros de série, et apposaient leurs propres signes, en vue de les importer et de les commercialiser dans l’EEE.

La CJUE se prononce dans cette affaire, en faveur des sociétés MITSUBISHI, en considérant que :

  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes portent par nature, atteinte à la fonction essentielle de la Marque, d’indication d’origine ; en effet, ces opérations empêchent de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de la Marque dans l’EEE ;
  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes affectent également les fonctions d’investissements et de publicité de la Marque ; en effet, en mettant dans le commerce pour la première fois, des produits démarqués, sans le consentement du titulaire de la Marque, les consommateurs connaissent ces produits sans qu’ils puissent les associer à leur Marque, empêchant ainsi le titulaire des droits d’acquérir une réputation sur sa Marque, susceptible d’attirer et de fidéliser sa clientèle, par la qualité de ses produits et, le privant ainsi de s’en servir pour la promotion de ses ventes, dans sa stratégie commerciale ou pour réaliser la valeur économique du produit portant la Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE sont contraires à l’objectif de la directive 2008/95 qui est d’assurer une concurrence non faussée ; en effet, ces opérations avaient pour but de contourner le droit du titulaire d’interdire l’importation de ces produits revêtus de sa Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, doivent être considérés comme un « usage dans la vie des affaires » qui peut être interdit conformément à l’article 5 de la directive 2008/95 et à l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 ; plusieurs arrêts de la CJCE (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club C-206/01 ; arrêts du 25 janvier 2007 Adam Opel C-48/05 et arrêt du 23 mars 2010 Google France et Google C-236/08 à C-238/08) étaient déjà venus établir que les types d’usage que le titulaire de la Marque peut interdire aux termes des articles 5 de la directive 2008/95 et 9 du règlement 207/2009 ne sont pas limitatifs, mais concernent quoiqu’il en soit un comportement actif (arrêt du 3 mars 2016, Daimler C-179/15) ; or dans cette affaire, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, la CJUE considère que les sociétés ayant procédé au démarquage et au remarquage de produits en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, avaient pour but d’en tirer un avantage économique dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui implique un comportement actif, et peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires ;

Ainsi,

  • les opérations de démarquage et de remarquage sur des produits acquis en dehors de l’EEE, en vue de les importer et de les commercialiser pour la première fois dans l’EEE, sans le consentement du titulaire de la Marque, peuvent être interdits, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009.
  • Il n’est donc pas possible de contourner la règlementation sur les importations parallèles en supprimant la Marque d’origine pour la remplacer par un autre signe.
  • Il est important de souligner que ces opérations sont interdites quand bien même les produits peuvent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la Marque. En effet, la CJUE relève non seulement que la fonction essentielle de la Marque, de garantie d’origine, est affectée indépendamment de ce fait, mais va plus loin, en estimant que cela accentue encore davantage l’atteinte ; affectant toutes les fonctions de la Marque.
  • Enfin, il est sans incidence que les opérations de démarquage et de remarquage des marchandises soient effectuées lorsqu’elles sont encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises pour la première fois dans l’EEE.

Dans une affaire où l’on aurait pu penser, conformément aux conclusions de l’avocat général, que seule la règlementation sur la concurrence déloyale pouvait venir s’appliquer, la CJUE fait une application extensible du droit des Marques.

En effet, outre l’examen classique de l’atteinte aux fonctions de la Marque, la CJUE pallie l’absence de réglementations européennes sur les Marques, spécifiques au démarquage de produits, en faisant une interprétation très large de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition nécessaire au droit d’interdire, conféré au titulaire de la marque par le règlement 207/2009 et la directive 2008/95 et, en mettant en balance les opérations en cause avec l’objectif de la directive 2008/95, d’une concurrence non faussée.

Par ailleurs, dans cette affaire, les sociétés Duma et GSI avaient, pendant une période de plus de 5 ans précédant les faits objets de la question préjudicielle posée à la CJUE, procédé à l’importation parallèle dans l’EEE des chariots élévateurs à fourche marqués MITSUBISHI, sans le consentement du titulaire; agissements considérés comme portant atteinte au droit des Marques, par la juridiction nationale de renvoi. En outre, la société Duma était autrefois un sous distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche MITSUBISHI en Belgique.

Il était donc plus aisé pour la CJUE, de conclure que les sociétés GSI et Duma avaient pour but de contourner le droit du titulaire de Marque d’interdire l’importation des produits revêtus de sa Marque, et d’en déduire que cela est contraire à l’objectif de la directive européenne d’une concurrence non faussée.

On peut se demander si la décision aurait été différente, si ces opérations avaient été effectuées sans ces antécédents, et sur un marché où le démarquage peut être motivé par d’autres facteurs.

L’avenir devra donc encore montrer comment cette décision devra être interprétée, selon les circonstances spécifiques des opérations de démarquage et remarquage.

Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de cette décision, très favorable aux titulaires de marques de l’Union européenne, qui mettent leurs marques au cœur de leur stratégie commerciale, et de ce fait, doivent pouvoir contrôler la première mise sur le marché de leurs produits dans l’Espace économique européen.

 

Article rédigé par Laurence Bontron du cabinet LLR

Evolution des directives de l’Office Américain des brevets et des marques en matière d’inventions exclues de la brevetabilité

L’Office Américain des brevets et des marques (USPTO) a publié en janvier 2019 de nouvelles directives concernant la protection des inventions comprenant une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité telle qu’un concept mathématique, une découverte scientifique, une méthode intellectuelle, un phénomène naturel, etc.

inventions exclues de la brevetabilité
Photo par Rodolfo Clix sur Pexels

Depuis près de 5 ans, la brevetabilité aux Etats-Unis de telles inventions est devenue incertaine, voire impossible. Cette incertitude juridique fait suite à deux décisions de la Cour Suprême (Mayo Collaborative Services v. Prometheus Lab., Inc. (2012) et Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)) redéfinissant de manière drastique l’interprétation de l’article 35 U.S.C 101 (inventions brevetables).

Ces deux décisions ont permis à l’USPTO d’établir un test appelé « Alice/Mayo test » permettant d’évaluer si une invention doit être exclue de la brevetabilité, et définissant que

  • si une revendication est considérée comme « directed to a judicial exception », c’est à dire qu’une revendication vise à protéger un objet exclu de la brevetabilité, elle doit être rejetée au titre de l’article 35 U.S.C 101, à moins
  • qu’elle ne comprenne une ou plusieurs autres caractéristiques qui, seules ou en combinaison avec la caractéristique portant sur l’objet exclu, « apportent plus que l’objet exclu ».

La première condition était considérée comme remplie dès lors qu’une revendication comprenait une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité.

Par contre, l’interprétation de la condition « apporte(nt) plus que l’objet exclu » était floue et variait selon l’examinateur en charge du dossier, certains exigeant que les caractéristiques supplémentaires soient en elles-mêmes innovantes. Ce qui était souvent très difficile à démontrer a posteriori.

Les nouvelles directives viennent assouplir les conditions d’évaluation de l’exclusion de la brevetabilité d’une invention, et suivent l’avis donné par une Cour d’appel du Circuit Fédéral dans l’affaire Vanda Pharmaceuticals Inc v. West-Ward Pharmaceuticals (2018).

Ces directives précisent qu’une revendication n’est plus considérée comme visant à protéger un objet exclue de la brevetabilité dès lors qu’elle vise à protéger une application pratique de cet objet.

A titre d’exemple, on peut citer une méthode de traitement d’un patient (application pratique) dont le diagnostic est établi à partir de l’analyse d’un phénomène biologique naturel (objet exclu de la brevetabilité).

Par conséquent, la première condition mentionnée ci-dessus n’étant plus remplie, ces inventions ne sont plus considérées comme exclues de la brevetabilité, et il n’y a plus lieu de démontrer que les caractéristiques supplémentaires « apportent plus que l’objet exclu ».

Rappelons toutefois que les directives n’ont pas force de loi, mais qu’elles éclairent tout de même sur la volonté qu’à l’USPTO à suivre les récentes décisions dans le domaine, et ouvrent ainsi la voie à une meilleure prédictibilité de la protection des inventions comprenant une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité.

 

Article rédigé par Laurent Badie du cabinet LLR

 

Dessins et modèles industriels : Saint-Marin adhère au système de La Haye

Arrangement de la Haye
Photo par Karol D sur Pexels

Succédant à la Russie, au Royaume-Uni, au Canada et au Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), et comme indiqué dans l’avis n° 16/2018 de l’OMPI,  Saint-Marin a déposé le 26 octobre dernier son instrument d’adhésion à l’Acte de Genève (dit « Acte de 1999 ») de l’Arrangement de La Haye, relatif à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Saint-Marin devient ainsi la cinquante-neuvième partie contractante à l’Acte de 1999 et le soixante-dixième membre de l’Union de La Haye.

L’Acte de 1999 et les déclarations qui accompagnaient l’instrument d’adhésion entreront en vigueur à l’égard de Saint-Marin le 26 janvier 2019.

A compter de cette date, entreprises et créateurs pourront demander l’enregistrement de leurs dessins et modèles à Saint-Marin, via une demande internationale unique permettant de désigner jusqu’à 70 pays ou organisations intergouvernementales.

Rappelons que Saint-Marin est déjà partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1991), ainsi qu’à la Convention de Paris (depuis 1960) [Convention instaurant le droit de priorité entre autres] et au Traité de coopération en matière de brevets (depuis 2004) [pour le dépôt de demandes internationales PCT].

Revirement de l’OEB : les plantes obtenues par un procédé biologique brevetables finalement ?

La R.28 CBE en vigueur depuis juillet 2017 ne serait pas applicable : la controverse en Europe sur la brevetabilité des produits issus d’un procédé biologique s’arrêtera-t-elle là ?

procédé biologique
Photo par Csengele Horn Barta sur Unsplash

Le 5 décembre 2018, la Chambre de recours 3.3.04, dans une formation élargie, a jugé que la nouvelle rédaction de la règle 28 CBE excluant de la brevetabilité « les végétaux … obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique », n’est pas applicable car elle est en contradiction avec les dispositions de la CBE. La demande de brevet EP2753168, portant sur des poivrons à valeur nutritionnelle améliorée, ne peut donc être rejetée sur cette base ; la demande est donc renvoyée devant la division d’examen pour statuer sur les autres critères de brevetabilité.

Le communiqué de l’OEB indique que la décision T1063/18 devrait être publiée rapidement en 2019.

On se souviendra qu’au terme de plusieurs années de procédure, les règles 27 et 28 de la CBE avaient été modifiées, pour prendre en compte la position de la Commission européenne sur l’interprétation de la Directive 98/44 CE. Comme nous l’avions relaté, ces règles, entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2017, s’appliquaient de façon rétroactive à toutes les demandes de brevet dont la procédure d’examen était en instance à cette date.

Le semencier Syngenta s’est ainsi vu notifier le rejet de sa demande de brevet en application de la nouvelle R 28(2) CBE. Le recours formé à l’encontre de cette décision a suscité le dépôt d’observations par différentes parties intéressées, et notamment des associations CropLife International et European Crop Protection, regroupant les grandes entreprises du secteur de la biotechnologie végétale, mais aussi de l’ESA (European Seed Association), soutenant la position inverse.

Syngenta a argumenté avec succès que la R 28(2) CBE est en conflit avec les dispositions de l’Art. 53 b CBE, tel qu’interprété par la Grande Chambre de recours ; la Commission européenne n’a pas autorité pour interpréter la CBE. A défaut, une nouvelle saisine de la Grande Chambre de recours était requise.

Dans un tel cas, l’Art. 164(2) CBE prévoit qu’en cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d’exécution, les dispositions de la convention prévalent. En d’autres termes, les articles de la CBE prévalent sur les règles.

Plus particulièrement, l’interprétation de l’Art. 53 b CBE énoncée par la Grande Chambre de recours dans le cadre des décisions G2/12 et G2/13 (dites aussi « tomates II » et « brocolis II »), avait conduit celle-ci à considérer que l’Art. 53(b) CBE n’a pas d’effet négatif sur l’admissibilité d’une revendication de produit, et ce même si la seule méthode disponible pour obtenir ledit produit était un « procédé essentiellement biologique ».

L’approche est-elle stabilisée ?

Il sera très intéressant de lire en détail les motivations de la décision T 1063/18 quand elle sera publiée, mais les végétaux obtenus par un procédé « essentiellement » biologique semblent de nouveau brevetables devant l’OEB… même s’il faut rappeler que plusieurs pays comme la France ont introduit des dispositions inverses dans leur loi nationale.

Gageons que d’autres recours seront déposés dans un avenir proche à l’encontre des décisions de rejet de brevet fondées sur l’application de la R 28 de la CBE dans sa rédaction de 2017 !

N’excluons pas, toutefois, la possibilité d’un nouveau revirement, à la suite d’une nouvelle saisine de la Grande Chambre de recours ou de la Cour de Justice Européenne… Les déposants devront adopter une stratégie à long terme, compte tenu de la durée de vie de 20 ans d’un brevet.

On peut aussi imaginer que la Commission européenne – et ceux des États membres qui sont aussi des États contractants de la CBE – réagiront à ce nouveau rebondissement dans la saga de la brevetabilité du vivant, qui va à l’encontre de ses préconisations.

A cet égard, soulignons que l’Art. 33 de la CBE prévoit la compétence du Conseil d’administration dans certains cas. En particulier, l’Art 33 (1) b) énonce que le Conseil d’administration a compétence pour modifier « les dispositions de la deuxième à la huitième partie … de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets.  » Cette piste sera-t-elle suivie par le Conseil pour modifier l’Art. 53(b) et résoudre ainsi, sans convoquer une conférence diplomatique des États contractants, la divergence avec la R 28 de la CBE sanctionnée dans la décision « poivrons » ?

 

Article rédigé par Myriam Allab du Cabinet LLR

Quelle loi pour une contrefaçon sur internet ?

La Cour de cassation a rendu le 26 septembre 2018 un arrêt dans une affaire opposant la société Pucci au groupe H&M et concernant la diffusion sur internet par le site www.hm.com/fr d’une collection de vêtements et d’accessoires conçue pour H&M par l’ex-directeur de Pucci.

choix de la jurisdiction loi compétente
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Pucci, estimant que certains de ses modèles sont repris par H&M et qu’ils semblent émaner de sa société, assigne H&M et le créateur en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.

La question du choix de la juridiction et de la loi compétentes était posée du fait que Pucci est italienne, H&M suédoise et que le site de diffusion est édité par H&M.

Le fait que les actes reprochés ont été réalisés sur un site rattaché à la France (zone .COM.FR) et écrit en français a permis de considérer que le public français était visé : la loi et les tribunaux français sont donc compétents.

Il s’agit là de l’application de l’article 5-2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, selon lequel « l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

 

Article rédigé par Gilles Escudier, associé du Cabinet LLR

Marques internationales : le Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid
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Comme indiqué sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), le Samoa a déposé, le 4 décembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Indonésie, à l’Afghanistan et au Malawi, le Samoa devient ainsi la cent-troisième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Samoa le 4 mars 2019.

Les déposants peuvent désormais désigner le Samoa dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Samoa est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 2012) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1997) et à la Convention de Paris (depuis 2013).

Affaire TAITTINGER

Marque ou nom patronymique, il faut parfois choisir

A l’approche des fêtes de fin d’année, quoi de plus approprié que de parler champagne ?

TAITTINGER
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Nous ne débattrons toutefois pas de la finesse des bulles du champagne Taittinger mais plutôt sur les trois questions suivantes : L’usage de son nom patronymique TAITTINGER engage-t-il la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au titre de la méconnaissance des dispositions de l’acte de cession conclu en 2005 ? Est-il une atteinte à la marque de renommée éponyme ? Est-il constitutif de concurrence de déloyale et de parasitisme ?

Dans sa décision du 10 juillet dernier, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait accueilli la demande du requérant en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger mais l’avait débouté sur ses deux autres requêtes.

Sur les faits

La société Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise (Ci-après CCVC) élabore et commercialise les champagne Taittinger. Cette société est titulaire de la marque française TAITTINGER déposée le 16 janvier 1968 notamment en classe 33 pour du champagne.

Madame Virginie Taittinger, actionnaire de cette société, a mandaté son père Monsieur Claude T pour la cession de ses parts sociales. Selon l’acte de cession conclu en 2005, la famille Taittinger s’engageait à ne pas faire usage du nom « Taittinger » pour désigner des produits ou services en concurrence avec l’activité de l’acquéreur.

Or, la société CCVC estime que la communication de Madame Virginie Taittinger relative à son activité de distribution d’un champagne est systématiquement axée sur le nom TAITTINGER et elle la met donc en demeure de cesser toute utilisation de TAITTINGER à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial.

Devant l’absence de résolution amiable, le TGI de Paris est saisi par la société CCVC qui engage la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, invoque une atteinte à sa marque de renommée TAITTINGER ainsi qu’à ses droits sur TAITTINGER au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur les décisions du TGI et de la Cour d’appel

Le Tribunal rejette la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au motif que le mandat ne prévoyait pas de prise d’engagement au nom de cette dernière sur l’usage de son nom patronymique.

Le TGI rejette également l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme en estimant notamment que Madame Virginie Taittinger ne fait qu’utiliser son nom de famille et que le préjudice n’est en rien démontré.

Suite à un recours formé par la société CCVC, la Cour d’appel de Paris condamne l’intimée en responsabilité contractuelle mais déboute le requérant sur ses autres demandes.

Sur l’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation est saisie et dans sa décision du 10 juillet dernier, casse et annule la décision de la Cour d’appel.

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, il est considéré que les dispositions du mandat n’emportaient pas le pouvoir de consentir une limitation ou une interdiction de l’usage du nom de famille TAITTINGER.

Sur l’atteinte à la renommée, la Cour rappelle que le profit indûment tiré de la renommée d’une marque doit être apprécié au regard de tous les facteurs pertinents et que ce n’est que s’il est prouvé que le défendeur aura alors la possibilité d’invoquer un juste motif.

Il faut en effet apprécier tout d’abord la renommée de la marque, qui est reconnue ici, puis une atteinte à cette renommée et enfin l’existence d’un éventuel juste motif.

Or, la Cour d’appel a estimé que l’atteinte n’était pas caractérisée car Madame Virginie Taittinger ne faisait qu’utiliser son nom patronymique mais elle n’a pas apprécié en amont l’existence d’une atteinte du fait d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque TAITTINGER.

La Cour d’appel a donc violé l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la Cour estime qu’en considérant qu’il n’est pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale et d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements notamment promotionnels de cette société, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas pris en considération le prestige et la notoriété de la société Taittinger.

Sur les liens entre le nom patronymique et la marque

L’on pourrait croire que chacun est libre de disposer de son nom patronymique comme il l’entend mais ce n’est pas si aisé lorsque le nom est connu.

En effet, une marque peut acquérir une valeur très importante avec le temps, notamment du fait de sa notoriété et dans ce cas des problématiques liées au droit des marques entrent en jeu.

La liberté d’utiliser son nom n’est alors plus nécessairement appliquée et cela va parfois même plus loin puisqu’une personne peut se voir sanctionnée pour avoir utilisé son nom.

Dans l’affaire qui nous occupe, ce n’est que parce que le mandat ne prévoyait pas expressément l’autorisation de s’engager à limiter ou interdire l’usage du nom patronymique Taittinger que la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger n’a pas été reconnue.

En revanche, le prestige et la notoriété de la société Taittinger suffisent à justifier l’interdiction pour Madame Virginie Taittinger d’utiliser son nom pour une activité similaire car cela peut être considéré par exemple comme un détournement de la clientèle de la société CCVC.

Quant à l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER, elle pourrait être reconnue si la cour d’appel de renvoi corrige son erreur et, après analyse de l’existence d’une atteinte puis du juste motif, estime que l’usage du nom patronymique tire indûment profit de la notoriété de la marque TAITTINGER.

Ces décisions Taittinger illustrent donc bien le fait que le droit des marques l’emporte sur la liberté d’utiliser son nom patronymique lorsque ce nom est connu et par conséquent que des impératifs économiques existent.

Il vaut mieux donc bien réfléchir en amont aux modalités de dépôt et de gestion d’une marque et/ou d’une dénomination sociale qui reprendraient un nom patronymique afin d’anticiper les problématiques liées à l’usage de ce nom s’il devenait notoire.

Sur le cas d’espèce, nous aurons le fin mot de l’histoire lorsque la Cour d’appel de Paris autrement composée rendra sa décision sur renvoi.

 

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

 

Article rédigé par Mathilde Escudier, du Cabinet LLRbrevet, limitation, directives, prescription, INPI

Procédures brevet à l’INPI : exclusivement par le portail en ligne mis en place à partir du 19 novembre 2018

Nouvelles exigences pour le format des textes déposés

portail en ligne INPI
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Dans la continuité de la dématérialisation totale de ses procédures, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a annoncé qu’à compter du 19 novembre 2018, tout dépôt de demande de brevet français devra être effectué par voie électronique, via son portail dédié e-procedures, à l’exception des demandes intéressant la Défense nationale.

Comme le précise le Directeur Général de l’INPI dans sa décision n° 2018-156 en date du 8 novembre 2018, il en sera de même pour les certificats d’utilité, les brevets français issus de la transformation d’une demande de brevet européen, les divisions, les certificats complémentaires de protection, les limitations, les pièces complémentaires ainsi que pour les procédures et échanges subséquents aux dépôts.

Signalons en particulier que la description et les revendications de la demande de brevet, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins devront être fournis lors du dépôt en un seul et même document au format Open XML (DOCX), document enrichi de balises sémantiques (a minima, « Description – Titre de l’invention », « Revendications » et « Abrégé »).

L’utilisation de documents au format DOCX balisé permettra l’indexation automatique des demandes de brevet et en facilitera le traitement. L’INPI se place ainsi à l’avant-garde des offices en matière de dématérialisation de ses procédures, en proposant le premier l’utilisation unique du format DOCX. De son côté, l’Office européen des brevets (OEB) adapte actuellement son logiciel de dépôt et lancera prochainement un projet pilote de dépôt au format DOCX, tout comme l’ont déjà fait l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour les demandes internationales et l’office américain (USPTO) pour les demandes régulières américaines.