Articles relatifs à : Analyses

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La brevetabilité des logiciels

La protection des logiciels partie 2/2

A la suite de l’article dédié à la protection d’un logiciel par le droit d’auteur, nous nous arrêtons ici sur la protection par brevet.

protection des logiciels par brevet
Photo par MikesPhotos sur Pixabay

L’économie numérique prend de plus en plus de place dans l’économie mondiale (elle en représenterait actuellement 22,5 %). C’est un secteur en constante évolution notamment grâce au nombre croissants de nouveaux logiciels développés. Au vu du poids de ce marché, il peut être très attractif pour les entreprises ou les particuliers qui sont amenés à investir des sommes importantes en recherche et développement de logiciels de pouvoir se protéger contre des potentiels contrefacteurs et/ou de pouvoir valoriser leurs recherches en contractant, par exemple, des contrats de licence.

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Le logiciel, objet de protection par le droit d’auteur

La protection des logiciels partie 1/2

La propriété intellectuelle d’un logiciel peut être protégée de différentes façons. Nous proposons de nous concentrer, dans cet article, sur la protection par le droit d’auteur.

protection des logiciels par le droit d'auteur
Photo par Marcus Spiske sur Unsplash

Selon le choix opéré par la grande majorité des textes internationaux comme des droits nationaux, et en particulier par le droit français, le logiciel est protégé par le droit d’auteur.

Ainsi, l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) fait figurer les logiciels dans la liste non exhaustive des œuvres de l’esprit.

Ce choix, qui peut sembler surprenant face à un objet technologique, n’exclut toutefois pas la protection par les brevets, même si l’on sait que la Convention sur le brevet européen et le CPI prévoient l’exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateurs en tant que tels. La protection par brevet, pour peu que les conditions de cette protection soient réunies, présente de nombreux avantages, parmi lesquels les bénéfices tirés de la protection par un titre ou l’amplitude des actes que le breveté peut interdire aux tiers d’accomplir. Il est ainsi recommandé, pour un logiciel en développement, de toujours se livrer à un examen pour déterminer si cette protection par brevet est envisageable. Pour l’heure, ces quelques lignes ont vocation à cheminer dans les spécificités du droit d’auteur appliqué aux logiciels.

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Blockchain et PI, quel lien ?

Blockchain et PI
Photo par Henry Hustava sur Unsplash

« Blockchain » désigne une technologie à la signification pas toujours très claire, très à la mode dans des domaines très différents sans forcément qu’on sache toujours de quoi on parle, et sans en comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. L’ambition de cet article est de vous faire comprendre en quoi consiste la blockchain (chaîne de blocs), ce qui la différencie des autres solutions techniques équivalentes, et de vous fournir les réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser d’un point de vue de la propriété intellectuelle.

Qu’est-ce que la blockchain ?

C’est une base de données distribuée, répliquée, décentralisée, encryptée et horodatée. À intervalles de temps réguliers, les nouvelles données sont regroupées dans un bloc. La procédure d’encryptage est alors lancée et porte sur ce nouveau bloc. On impose une caractéristique précise sur l’encryptage, qui ne peut apparaître qu’avec une assez faible probabilité, ce qui oblige donc à répéter un nombre relativement élevé de fois le calcul d’encryptage, permettant ainsi d’établir une preuve de travail. Le résultat de cet encryptage horodaté est considéré comme la chaîne liant le nouveau bloc au bloc précédent.

Une procédure de consensus complète le dispositif afin d’établir une solution dans le cas d’incohérences entre les différentes duplications de la base de données.

Plus le nombre de duplications est important, plus l’exigence de la preuve de travail est élevée, plus la fréquence de la génération de bloc est élevée, et plus la base de données blockchain est infalsifiable.

Elle est par ailleurs protégée en lecture et écriture, mais pas davantage que toute autre base de données standard.

Donc une base de données blockchain permet :

  • de gérer un flux important de données horodatées,
  • d’empêcher la modification des données horodatées,
  • de répartir la charge de calcul nécessaire pour sécuriser les bases de données,
  • de gérer les données de façon décentralisée : aucun individu ou groupe d’individus en particulier ne peut prendre le contrôle, une blockchain se développe sans autorité centrale, elle est réputée infalsifiable.

La base de données infalsifiable ainsi gérée permet un haut niveau de confiance dans les données stockées.

Il apparaît clairement qu’une telle base de données est très adaptée au suivi et à l’enregistrement d’un flux de transactions financières, et plus généralement à toute donnée qui doit être horodatée et infalsifiable.

Parlez-vous « blockchain » ?

Un vocabulaire s’est mis en place autour de la « blockchain », il correspond en réalité à des notions qui existaient déjà en informatique :

Blockchain = base de données distribuée, répliquée, décentralisée et horodatée.

Transaction = enregistrement composite qui comporte plusieurs champs, dans le cas d’une monnaie virtuelle on y retrouve en général au moins un émetteur, un destinataire; un montant, une date et une heure précise (l’équivalent d’une ligne d’une feuille Excel).

Bloc = un groupe de transactions effectuées dans un intervalle de temps donné.

Validation d’un bloc = les transactions sont dupliquées et encryptées d’une façon spécifique à chaque blockchain de façon à respecter des règles qui obligent à un grand nombre de calculs.

Chaîne = un encryptage horodaté qui lit deux blocs successifs dans le temps.

“Preuve de travail” ou “preuve de calcul” (Proof of work) = méthode utilisée pour atteindre le consensus distribué dans un grand nombre de blockchains publiques,

Nœud = ordinateur relié au réseau blockchain et utilisant un programme relayant les transactions. Les nœuds conservent une copie de la base de données blockchain et sont répartis partout dans le monde.

Minage = utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des transactions, sécuriser le réseau et permettre à tous les utilisateurs du système de rester synchronisés.

Mineur = personne morale ou physique qui connecte sur le réseau une ou plusieurs machines équipées pour effectuer du minage. Chaque mineur est récompensé au prorata de la puissance de calcul qu’il apporte au réseau.

Est-ce que la blockchain est protégée par des brevets ?

Les codes sources du protocole bitcoin – première application de la technologie blockchain, mise en œuvre par des logiciels libres – sont sous une licence open source MIT. Cette licence de logiciel, dont le code source est ouvert, permet d’utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, licencier et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve d’insérer une notice de copyright dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. Dans l’hypothèse de modification ou distribution du logiciel, elle ne contraint cependant pas à conserver la même licence et des termes analogues à cette licence (non copyleft).

On pourrait en déduire un peu trop rapidement que nul ne peut se l’approprier d’une certaine façon. En fait, certains acteurs déploient des stratégies de dépôt de brevets pour obtenir des droits exclusifs d’exploitation sur les procédés qu’ils développent et qui s’appuient sur cette technologie.

De nombreux dépôts en lien avec la technologie blockchain, récents, sont encore au stade de simples demandes de brevet (environ 85%), mais 15% des titres de propriété sont déjà actifs dans le monde.

Les deux plus grands déposants du secteur sont les sociétés IBM et nChain, avec environ 600 brevets déposés annuellement sur ce sujet en 2016 et en 2017.

Les principales différences des blockchains par rapport aux autres registres de base de données

Les bases de données standard sont en général dotées de moyens d’encryptage, de contrôles d’accès, que ce soit en écriture ou en lecture, de solution de sécurisation, de sauvegardes, etc.

Dans un grand nombre de situations, les bases de données standard sans la technologie blockchain présentent toutes les caractéristiques requises dans le cadre d’une utilisation standard des données.

Comparée aux bases de données standard, la blockchain permet spécifiquement de :

  • supprimer tout contrôle centralisé sur une base de données,
  • rendre infalsifiables des données horodatées.

Pour réellement être utile, une blockchain doit présenter un intérêt à un collectif disposant d’unités de calcul connectées à Internet : un nombre d’utilisateurs élevé permet d’assurer la protection et la pérennité d’une blockchain.

La blockchain, un outil utile dans la lutte contre la contrefaçon ?

blockchain et contrefaçon
Photo par jeonsango sur Pixabay

On peut imaginer une base de données qui regroupe des identifiants alimentés par toutes les marques ayant un intérêt à protéger leur marque et qui décident de confier les numéros de série de leur production à une base de données publique accessible de tous à tout moment, fiable, bien protégée, capable donc de gérer des milliards de « transactions » qui serait en l’occurrence des enregistrements de numéro de série au fur et à mesure de la production de nouveaux articles.

Néanmoins, ce qui est plus critique dans la lutte contre la contrefaçon, c’est d’établir un lien inviolable entre un objet authentique et son identifiant, ce n’est pas tellement la protection de l’identifiant lui-même qui est critique. Pour ce faire, un mécanisme qui permet de vérifier de façon fiable et standard la correspondance entre un objet à protéger et son identifiant (son numéro de série) est d’un grand intérêt, mais la blockchain traite d’un tout autre aspect : elle ne peut porter que sur l’authentification de l’identifiant lui-même et son horodatage.

Si l’on associe cet identifiant au nom du premier acheteur d’un objet qu’on souhaite protégé dans une blockchain, cela peut en effet être un élément de preuve d’authenticité, mais en cas de revente, il faudrait ne pas oublier de mettre à jour la base de données.

Le respect des données personnelles dans une telle application peut aussi poser problème : une donnée personnelle enregistrée dans une blockchain rend impossible l’application du principe du droit à l’oubli. Une base de données standard bien gérée pourrait être mieux adaptée à cette application.

De plus, un identifiant inscrit de façon standard sur un objet n’empêche pas le contrefacteur de tenter de dupliquer le tout à l’identique : l’objet comme son identifiant.

Des solutions efficaces de la lutte contre la contrefaçon se trouvent donc par exemple, selon nous, dans des solutions matérielles comme des encres invisibles de sécurité uniquement détectables sous certains types d’éclairage.

La valeur ajoutée d’une blockchain dans la protection contre la contrefaçon n’est donc pas évidente.

La blockchain, un outil utile dans la protection des droits d’auteur ?

On pourrait imaginer une base de données où on enregistre une œuvre et qu’on l’associe à une date et une heure précise.

Dans la mesure où le produit final à protéger est digitalisé, comme de la musique, des photos, des dessins, des textes, etc., et que la sécurisation du lien entre cet objet numérisé et l’horodatage de documents déposés est le facteur clé qui doit être stocké de façon infalsifiable, les caractéristiques de la blockchain présentent de nombreux avantages à une telle application :

  • La possibilité de garder des données sur le très le long terme,
  • L’impossibilité de falsifier des données horodatées.

Il faudrait qu’une base de données soit reconnue par des sociétés d’auteurs existantes comme étant la base de données de référence et l’alimente avec des catalogues d’œuvres déjà existantes afin de lancer un mouvement suffisamment important pour qu’une blockchain démarre, gagne en réputation et devienne la base de données de référence. Si une telle base de données venait à s’imposer, elle pourrait simplifier et rendre très facile et très peu coûteuse l’horodatage d’une œuvre. L’idéal pour les auteurs serait une reconnaissance internationale d’une telle base de données et qu’elle soit acceptée comme élément de preuve devant les tribunaux du monde entier. Même si en France, le droit d’auteur actuel n’exige aucune formalité juridique spécifique, il n’y a pas encore une blockchain qui a la réputation nécessaire pour servir de base de données de référence.

De façon similaire, il pourrait par ailleurs être envisagé une base de données reconnue où l’on enregistre une publication technique que l’on associe à une date et une heure précise, dans le but d’attester un contenu technique, utilisable ultérieurement comme état de la technique avec une date certaine, opposable potentiellement à des brevets.

Conclusion

La « technologie blockchain » permet de gérer une base de données horodatée de façon décentralisée en rendant ces données infalsifiables.

Un tel fonctionnement peut être recherché quand on veut éviter toute manipulation de données, mais c’est aussi au prix d’une perte de pouvoir sur les données enregistrées : il devient impossible de corriger, d’effacer quoi que ce soit. En effet, toute action sur les données déjà rangées dans des blocs est impossible par principe : effacer, corriger, ajouter des données rétroactivement sont des actions impossibles dans des blockchains.

Pour le suivi de transactions financières ou pour disposer d’un élément de preuve horodaté, c’est une solution extrêmement performante.

Pour d’autres types de données, la blockchain peut être beaucoup moins adaptée : toutes les données personnelles par exemple peuvent difficilement être traitées dans une blockchain si on veut garantir un droit à l’oubli.

Appliquer le fonctionnement des blockchains à toute sorte de bases de données existences serait donc inapproprié.

Au niveau de la Propriété Intellectuelle, c’est surtout comme source d’élément de preuve d’horodatage qu’une blockchain pourrait être utilisée avantageusement, à condition qu’une blockchain s’impose comme étant la référence dans ce domaine, connue et reconnue des juges qui restent souverains dans l’acceptation des éléments de preuve.

Pour aller plus loin :

https://blockchainfrance.net/

http://nowall-innovation.com/wp/fr/blockchain-brevets/

http://www.expertises.info/sommaire-du-mois/article-a-la-une/les-brevets-blockchain-etat-des.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain

http://www.expertises.info/sommaire-du-mois/article-a-la-une/les-brevets-blockchain-etat-des.html

 

Article rédigé par David Grezes du Cabinet LLRLLR logo

Les pièges du contrat de licence – illustration par l’affaire Genentech

pièges du contrat de licence
Photo par Skitterphoto sur Pixabay

L’affaire Genentech a donné lieu à plusieurs sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale (CCI). Ces sentences ont fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris qui a de son côté saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. LA CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016 et sur cette base, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 septembre 2017, rejeté les recours en annulation formés par le licencié.

Cette affaire  mérite d’être commentée à bien des égards.

Nous nous limiterons ici, après (i) un nécessaire rappel des faits, à revenir sur (ii) l’interprétation du contrat opérée par l’arbitre unique de la CCI et (iii) la position de la CJUE en droit de la concurrence, et tenterons d’en tirer (iv) quelques enseignements et recommandations pratiques.

Rappel des faits

La société allemande Behringwerke AG (aux droits de laquelle vient la société Hoechst) a concédé, le 6 août 1992, à la société Genentech une licence non-exclusive « mondiale » pour l’utilisation d’un activateur dérivé du cytomégalovirus humain (CMVH) et sur lequel a été déposé le brevet EP 0173 177 intitulé « séquences stimulantes pour systèmes d’expression eucaryotiques », ainsi que deux brevets américains délivrés respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.

La société Genentech a utilisé l’activateur CMVH pour faciliter la transcription d’une séquence d’ADN nécessaire à la production d’un médicament biologique.

Le brevet européen a été délivré le 22 avril 1992 et révoqué le 12 janvier 1999 à la suite d’une opposition.

Les deux brevets US 522 et US 140 ont été délivrés aux Etats-Unis, respectivement les 15 décembre 1998 et 17 avril 2001.

L’accord de licence prévoyait que, sauf résiliation anticipée, il resterait en vigueur « jusqu’à l’expiration des derniers droits attachés aux brevets sous licence dans chaque pays ». Il stipulait le paiement d’une redevance unique de 20 000 Deutschemarks, une redevance annuelle fixe de 20 000 Deutschemarks et enfin une redevance « courante » égale à 0,5% des ventes nettes de « produits finis ». Les produits sous licence étaient  définis comme les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

Genentech s’est acquittée de la redevance unique ainsi que la redevance annuelle mais n’a jamais payé la redevance courante.

Le 30 juin 2008, la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de la société Hoechst, a interrogé Genentech sur les produits finis qu’elle commercialisait.

Le 27 août 2008 Genentech a notifié à Sanofi-Aventis Deutschland sa décision de résilier l’accord de licence, résiliation qui est intervenue le 28 octobre 2008.

Le 24 octobre 2008, Hoechst, considérant que Genentech avait violé son obligation contractuelle en ne payant pas la redevance courante, a formé une requête en arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.

Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a saisi le Tribunal fédéral du district Est du Texas d’une action en contrefaçon des brevets contre Genentech et Biogen Idec Inc. Le même jour, ces dernières ont agi en nullité de ces brevets devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie.

L’arbitre, de son côté, a rendu une première sentence partielle le 26 mars 2010, rejetant la suspension de l’arbitrage sollicitée par Genentech au motif de litispendance.

Les actions en contrefaçon et en annulation des brevets aux Etats-Unis ont été jointes devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie, qui les a rejetées le 11 mars 2011.

Le Rituxan, produit commercialisé par Genentech, ne constituait donc pas, aux yeux de la juridiction américaine, une contrefaçon des brevets. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mars 2012 par la Cour d’appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral.

Dans une deuxième sentence partielle rendue le 9 juin 2011, l’arbitre a fait droit à la demande de Hoechst de se faire communiquer les rapports financiers relatifs au Rituxan (nom sous lequel le médicament est commercialisé aux Etats-Unis).

Par une troisième sentence partielle du 5 septembre 2012, il a retenu la responsabilité de la société Genentech et réserve sa décision sur l’évaluation du quantum et la liquidation des frais de procédure.

Par une sentence arbitrale finale du 25 février 2013, il a condamné la société Genentech à payer à Hoechst la somme de 108.322.850 Euros  en principal (outre intérêts et frais de représentation).

Des recours en annulation ont été formés contre la troisième sentence partielle et la sentence finale. Celles-ci ont été revêtues de l’exequatur par deux ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont rejeté la demande d’arrêt d’exécution de la société Genentech. Celle-ci a alors versé à Hoechst une somme de près de 1,7 millions d’Euros.

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour d’Appel de Paris a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dans les termes suivants :

« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »

La CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016, à la suite de quoi, la Cour d’Appel de Paris a rejeté les recours en annulation formés par la société Genentech et l’a condamnée à verser à Hoechst et Sanofi-Aventis la somme de 600.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.

L’interprétation du contrat par l’arbitre à la lumière du droit allemand

L’interprétation du contrat relève de l’arbitre unique de la CCI, conformément à la clause compromissoire stipulée par le  contrat de licence et n’a donc pas fait débat dans la suite de la procédure.

Elle n’en reste pas moins surprenante, voire inquiétante, aux yeux du rédacteur de contrats de licence.

Rappelons que les redevances courantes étaient dues pour la vente de produits finis sous licence, à savoir selon les termes traduits les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

Le point qui a fait débat entre les parties dans le cadre de l’arbitrage était l’interprétation du terme « infringe », dont la signification est contrefaire en français.

La requérante a, semble-t-il, réussi à faire adhérer l’arbitre à son interprétation de la clause litigieuse. Selon son approche, le terme « infringe » serait un terme contractuel par lequel les parties auraient déterminé les conditions d’exigibilité des redevances courantes. Elles auraient ainsi fait appel à une fiction, à savoir le licencié « would infringe » (contreferait) un droit de brevet sous licence en utilisant ledit brevet en l’absence d’accord de licence. Fiction car, par définition, le licencié est en droit d’utiliser le brevet et n’est donc pas contrefacteur. Les parties auraient ainsi défini contractuellement le produit en se basant sur les caractéristiques définies dans la demande de brevet mais sans exiger d’autres conditions, comme celle de la validité du brevet.

Pour l’arbitre, il ne s’agit donc pas de s’interroger sur la question de la contrefaçon au sens du droit des brevets mais d’interpréter une notion autonome d’usage de l’activateur CMVH au sens du contrat de licence.

L’arbitre a considéré que l’objectif commercial des parties était de permettre à Genentech d’utiliser l’activateur CMVH pour la production de protéine sans s’exposer au risque d’une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie. Dès lors, il importait peu que l’activateur ait été présent dans les produits finis, ni même que la fabrication ou l’utilisation de cet activateur aient enfreint, en l’absence d’accord, les droits attachés aux brevets sous licence.

Selon l’interprétation de l’arbitre, le licencié aurait acheté la tranquillité plutôt qu’un réel avantage concurrentiel procuré par des brevets.

Mais à quoi bon se protéger du risque de contrefaire une technologie que l’on ne met pas en œuvre ?

Le droit de la concurrence ne viendra pas au secours du licencié

« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »

Face à la question préjudicielle qui lui était posée, la CJUE a commencé par réinterpréter cette question en en étendant le périmètre.

Elle a considéré qu’elle devait se prononcer également à l’égard de redevances qui seraient exigées du licencié pour des actes de fabrication et de vente de médicaments ne mettant pas en œuvre la technologie brevetée. La Cour a donc ainsi reformulé la question : « il y a lieu de comprendre la question posée […] comme demandant en substance, si l’article 101, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord en cas d’annulation ou de non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie ».

Notons que la CJUE met au même plan la question de l’annulation d’un brevet (en l’occurrence il s’agit plus exactement d’une révocation) et celle de la non-contrefaçon (qu’il faut comprendre en réalité comme la non mise en œuvre).

Pour rendre sa décision, la Cour s’appuie sur un arrêt passé (arrêt Ottung du 12 mai 1989) où elle avait jugé que « l’obligation de payer une redevance, y compris après l’expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d’un jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence » et que « dans de telles circonstances, lorsque le licencié peut librement résilier l’accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant la durée de l’accord ne saurait relever du champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 101, § 1, TFUE ».

Elle conclut que « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la durée d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable. »

On relèvera tout de même une contradiction au sein de ce qui précède. En effet, il est question pour le licencié de payer « pour l’utilisation d’une technologie brevetée » alors qu’il s’agit justement de questionner cette utilisation au regard de brevets soit « annulés » soit « non-contrefaits ». Il n’y a dès lors à proprement parler pas de technologie brevetée réellement utilisée.

En conclusion le licencié doit payer, parce qu’il s’y est engagé contractuellement, mais pour quoi au juste ?

Quels enseignements ?

L’affaire Genentech vient nous rappeler à quel point les accords de licence sont des contrats complexes qui méritent la plus grande attention, au cours de leur négociation mais aussi au cours de leur exécution.

Mieux vaut, pour la rédaction de l’accord, être conseillé par un expert en la matière qui pourra comprendre et prendre en compte l’ensemble des composantes du projet, aux plans technique, commercial et juridique.

Ledit expert saura désormais qu’il est utile de préciser contractuellement que le terme « contrefaire » ou « infringe » doit s’entendre au sens qui lui est donné par le droit des brevets.

Mais la signature du contrat n’est qu’un début. Contrat à exécution successive par nature, parfois conclu pour une longue période, la licence nécessite un suivi étroit. Volumes d’exploitation, paiement des redevances, évolution de l’environnement technique ou juridique sont autant de données à surveiller.

Une avancée technologique permet de contourner un brevet ? La licence n’est peut-être plus nécessaire. Une antériorité qui était passée inaperçue est révélée ? La validité du brevet peut être mise à mal.

Si l’issue de cette affaire peut laisser perplexe, une chose reste certaine : négliger le suivi des accords signés ou laisser perdurer des obligations contractuelles devenues sans objet peut coûter très cher.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du Cabinet LLRlogo_LLR

Accélération de la procédure pour l’obtention d’un brevet en France

Bien que la procédure de délivrance en France soit généralement rapide, de multiples possibilités d’accélération de la procédure existent.

accélération de procédure
Photo par Pixabay

En France, environ la moitié des demandes de brevets sont délivrées dans les 30 mois à compter de leur dépôt. Cependant, il est dans certains cas possible d’obtenir la délivrance plus rapidement, ou d’accélérer la procédure concernant des demandes habituellement délivrées après une durée plus longue. Néanmoins, cette stratégie n’est pas toujours avantageuse, et votre CPI peut vous aider à déterminer la meilleure option adaptée à votre cas.

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« For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. »

Old Testament, Hosea 8, 7.

foreign lost profits
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On 22 June 2018 an interesting decision was issued by the US Supreme Court (USSC) relating to an award of damages in WESTERNGECO LLC v. ION GEOPHYSICAL CORP.  Reversing the decision of the Federal District Court, the USSC decided to award damages for loss of profits which occurred outside the US. This was a reversal of the previous position held by US Courts where lost foreign sales were generally considered not recoverable through enforcement of a US patent.  In order not to over, or under, interpret this decision and its consequences, the facts of the case are important.  Here is the Supreme Court’s own summary:

Petitioner WesternGeco LLC owns four patents relating to a system that it developed for surveying the ocean floor. The system uses lateral-steering technology to produce higher quality data than previous survey systems. WesternGeco does not sell its technology or license it to competitors. Instead, it uses the technology itself, performing surveys for oil and gas companies. For several years, WesternGeco was the only surveyor that used such lateral-steering technology.

In late 2007 respondent ION Geophysical Corporation began selling a competing system. It manufactured the components for its competing system in the United States and then shipped them to companies abroad. Those com­panies combined the components to create a surveying system indistinguishable from WesternGeco’s and used the system to compete with WesternGeco.

WesternGeco sued for patent infringement under §§271(f)(1) and (f)(2). At trial, WesternGeco proved that it had lost 10 specific survey contracts due to ION’s in­fringement. The jury found ION liable and awarded WesternGeco damages of $12.5 million in royalties and $93.4 million in lost profits.” (Emphasis added).

§ 271(f)(1) of the U.S. Title 35 (Patents) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components from the US to a foreign destination. §271(f)(2) addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention, once again, from the US to a foreign destination.

ION filed an appeal and the Federal circuit reversed the decision regarding the lost profits award on the basis that lost foreign profits are not recoverable, in principle. Based on the 22 June 2018 decision of the USSC, this principle does not hold anymore: foreign lost profits ARE now recoverable, at least under specific conditions.

In a nutshell, the USSC decided that once domestic infringement is established, the overriding principle of award is to provide a remedy which is commensurate with the harm caused by the infringement. The fact that the lost profits arose from the loss of foreign contracts was not relevant to assess damages.

At first, anyone can see the fairness principle underlying this decision. The action of the infringer enabled the purchaser to dispense with the surveying services of the patentee.  The loss caused could have threatened the very existence of the company.

However, among the five Supreme Court judges, two dissented with this approach. One of the dissenting judges, Judge Gorsuch J, raised the issue that the infringer becomes suddenly liable for acts beyond its control and that it has no power to stop. Hence, once the supply of the components necessary to manufacture the surveying devices is carried out, the infringer cannot retract it.  It becomes thus potentially liable for all future “lost contracts” that can be established as being the direct consequence of the supply forbidden by §271(f)(1) and §271 (f)(2) (cf. supra).  Although such a proof is usually difficult to establish, this was one of the cases where it was successfully argued, because there were no other competing players in this specialised market than the litigants themselves.

If the acts of using the invention had been carried out in the US, the purchaser in this case would have become an infringer and could have been stopped. This is not the case if the purchaser is in fact using the invention outside of the US.  The liability of the US supplier/infringer mushrooms suddenly without clear limits.

However the USSC balanced this potential unknown liability with the principle that the patentee has to be commensurately compensated, and decided in favour of the latter.

This decision now stands as a strengthening of patent rights.  This will be pleasing to the owners of US patents and increase the value of their US portfolio.  However to be applicable the patentee had not only to establish a domestic infringing act of exporting abroad but also a clear and direct consequential link between the act and the loss of profits. In this case this was possible due to the combination of :

  • a particular business model where the patentee kept its patented technology for itself and offered only its services; and
  • a market where only one competitor existed, said competitor being the infringer.

This particular combination of facts is not likely to be very frequent. Nonetheless, there is no doubt that U.S. exporters as well as U.S. patentees will be keeping this decision very much in mind as a biblical warning against unforeseen consequences of unlawful conduct.

 

Article written by Sophie McDade from LLRLLR logo

La protection de l’hashtag par le droit des marques

hashtag
Credit photo – Jon Tyson on unsplash

Qu’est-ce qu’un hashtag ?

Mot-dièse en bon français, le « # » inséré dans un message qui a vocation à être partagé, est un marqueur de métadonnées qui est associé à un mot-clé afin d’en faciliter le repérage.

Son usage consiste à saisir un mot et à le faire précéder du symbole # afin de le mettre en exergue et de le référencer. Exemple : #PropriétéIntellectuelle ; #veryIP.

Popularisé par Twitter, il est aujourd’hui largement utilisé sur Internet afin d’identifier un contenu par l’usage d’un mot-clé reconnu par la communauté des personnes intéressées par le sujet traité.

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Un cas particulier de contrefaçon de brevet : l’équivalence

Voici deux exemples récents de décisions dans lesquelles sont abordées les questions de contrefaçon par équivalence d’un brevet. Une occasion de rappeler les grandes lignes de l’application de la théorie des équivalents en France.

Contrefaçon, Brevet, Équivalence, Jurisprudence
Photo – gratisography.com on Pexels

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Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

Louboutin

Au moment où nous publions cet article[i] qui revient sur la manière dont la marque célèbre de chaussures Louboutin se protège de la concurrence,  la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance qui affirmait que l’apposition de la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon haut est protégeable au titre du droit des marques. C’est une nouvelle victoire pour Louboutin qui avait déjà eu gain de cause sur ce point devant la justice américaine en 2012.

En outre, Louboutin vient de remporter une nouvelle victoire, au niveau européen cette fois, puisque la Cour européenne de justice (CJUE) a décidé en faveur de la société française dans un cas qui l’oppose à la société néerlandaise, Van Haren, qui soutenait que la marque déposée par Louboutin était contraire à la législation européenne sur les marques. Les juges européens n’ont pas suivi l’avis de l’avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, qui avait donné raison à Van Haren, et ont considéré, au contraire, que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains épisodes dans la bataille de la maison Louboutin pour défendre l’exclusivité de sa marque.

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

If you evoke Louboutin’s name, it will probably be associated by lots of people with red sole shoes, especially high heels.

Obviously, the famous luxury shoes designer Christian Louboutin has made red sole shoes his trademark since 1992 to the extent that this characteristic is even sometimes used to designate his creations rather than his name.

In order to protect himself from competition, Mr. Louboutin registered his red sole as a French figurative trademark on November 29, 2000.

Since a decision of the Court of Justice of the European Union dated May 6th, 2003[i], it is effectively possible to register a colour as a trademark, on the condition that the color constitutes a sign that can be graphically represented and capable to distinguish the products and services of the holder from those of other companies.

More precisely, the graphic representation must be “clear, precise, complete by itself, easily accessible, intelligible, durable and objective”, as listed by the CJUE in a 2002 case[ii].

The trademark in question filed by Mr. Louboutin was composed of a picture of a sole with the following description: “shoe sole of the colour red”, and was designating “Shoes” in class 25.

Louboutin trademark FR 003067674
Louboutin trademark FR 003067674

Further to several judicial cases Mr. Louboutin brought, in order to safeguard his rights from opponents using red soles, all lost, his French Trademark n°3067674 was finally canceled in 2011 during the C. Louboutin versus Zara France case.

Accusing Zara France of counterfeiting because the firm was commercializing red-soled shoes, Mr. Louboutin’s arguments were dismissed. The French Court of Appeal (Cour d’appel)[i] and Supreme Court (Cour de cassation)[ii] ruled that “neither the form, nor the colour of the sign has been determined with enough clarity, precision and correctness to confer distinctiveness to the sign permitting to identify the origin of the shoe”.

Indeed, the colour of the sole was just described as “red” and the picture did not enable to immediately identify a sole without reading the description.

Further to this failure and to the loss of his trademark, Mr. Louboutin decided to file a new French trademark application in 2011, but more precise, in order to avoid cancellation.

This time, he chose to file a sketch of a high heeled sandal in dotted line, except for the outline of the sole which was continuous.

Louboutin trademark FR 113869370
Louboutin trademark FR 113869370

The following description was added: “The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).” and the application was designating “High-heeled shoes (except orthopaedic footwear)” in class 25.

This new trademark has permitted to reverse the trend and Mr. Louboutin finally won a new case on the basis of counterfeit of his red sole against the French company Kesslord.

Indeed, the red colour applied to the sole has been considered as a tridimensional sign satisfying the graphic representation’s requirements and, therefore, constituting a valid trademark.

Facts

Kesslord is a French company specialized in leather goods (bags, shoes…).

It offers to its customers to personalize items by choosing colour and texture, and proposes notably red soles for shoes.

When Mr. Louboutin found this out, he sent a formal notice to Kesslord, asking to withdraw the red colour from its personalization catalogue.

As a conservation measure, Kesslord has withdrawn the red colour of its catalogue and, a short time afterwards, asked for cancellation of Mr. Louboutin’s French trademark n°3869370, arguing that it didn’t satisfy the trademark’s requirements of clarity, precision, accessibility, intelligibility and objectivity.

In fact, Kesslord considered that the sign was likely to vary depending on the type of shoes on which it was applied. Consequently, the exact extent of the protection was not determined.

Kesslord wanted the Court to reduce the protection solely to “red colour (Pantone code n° 18 1663TP) applied to the totality of the sole of a fine stiletto, doted of 10cm heels, the colour not being continued on the heel”.

On Mr. Louboutin’s side, he argued that the sign was a guarantee for the commercial origin of the shoes on which it was affixed and permitted to identify two concrete and immediately perceptible elements: the red colour defined with the Pantone Code and the location on the outside sole of the high heel which made of it a position trademark. The rest of the shoe, dotted on the sketch, was not part of the field of protection, in a manner that if the shoe varies, the sign would stay constant.

The First Instance Court of Paris (Tribunal de grande instance) ruled on March 16, 2017[1] that the figurative trademark was distinctive and able to be graphically represented, so valid according to CJCE case-law[2], and rejected the cancellation action.

As the graphic representation of the trademark comprised a defined form, which was a high heel‘s sole with a clear curve, and a distinctly identified colour with a Pantone code in the description, the criteria of clarity, precision, objectivity and consistency of the graphic representation required by the CJCE[3] were fulfilled.

Conclusion

This new decision marks a new era for Mr. Louboutin, who can finally defend his rights on the red sole.

But this saga is far from over: a new episode is coming up soon as an appeal was filed on April 3, 2017 against the First Instance Court’s decision.

We should therefore be informed in the near future if the French jurisdictions will consecrate a monopoly for the position trademark of the red sole shoes.


[i] Cet article été rédigé en anglais par nos experts, Gilles Escudier (CPI et mandataire européen en marques, modèles et dessins) et Anne-Sophie Pillot (juriste en propriété industrielle), pour le Bulletin de l’ECTA de mars 2018. Il est republié ici avec l’accord de l’ECTA.

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017 (RG 2015/11131 ; M20170192)

[2] CJCE, 18 June 2002, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 and CJCE, 25 January 2007, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, C-321/03

[3] CJCE, 27 November 2003, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01

[i] Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 22 juin 2011, n°09/00405

[ii] Cour de cassation, civile, ch. Commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724

[i] CJCE, 6 May 2003, Libertel Groep vs Bureau Benelux Marques, C-104/01

[ii] CJCE, 12 December 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patente und Markenamt, C-273/00

 

Articlé rédigé par Gilles Escudier et Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entre en application

Règlement européen sur la protection des données (RGPD)
Photo par David Werbrouck sur Unsplash

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entre en application le 25 mai 2018.

Le RGPD définit le nouveau droit applicable à la protection des données personnelles.

La loi nationale, dite « loi informatique et libertés » se verra également modifiée en 2018, afin notamment de régler les spécificités nationales permises par le règlement.

Qui est concerné par le RGDP ?

Sont soumises au RGPD toutes les organisations, publiques ou privées, qui traitent des données personnelles.

La notion de « donnée personnelle » vise toute information permettant d’identifier une personne physique : nom, prénom, ou toute autre information permettant l’identification directe ou indirecte.

Le « traitement » vise un outil – généralement informatisé – qui permet de collecter, organiser, traiter des données personnelles.

Le responsable de traitement est la personne physique ou morale qui détermine, seule ou conjointement, les finalités et les moyens du traitement (art. 4 RGPD).

Qu’est-ce que cela change ?

Parmi les nouveautés issues du RGPD, l’on notera :

  • La fin des déclarations à la CNIL, qui sont remplacées par l’obligation de documenter sa conformité ; c’est, dès lors, un principe de responsabilité (« accountability ») qui s’applique.
  • L’apparition d’un certain nombre d’obligations et de responsabilités à la charge des sous-traitants.
  • La prise en compte de la dimension internationale. Ainsi, la localisation du responsable de traitement est indifférente dès lors que les données de citoyens européens sont concernées. Le transfert des données personnelles hors de l’Union Européenne se trouve, quant à lui, encadré par des outils supplémentaires.
  • La consécration et le renforcement de certains droits des personnes physiques (droit à l’information, droit à l’oubli), et l’instauration de nouveaux droits, tels le droit à la portabilité des données. Le consentement des enfants est encadré : un mineur de 16 ans ne peut consentir seul au traitement de ses données (seuil qui peut être abaissé jusqu’à 13 ans par les Etats membres).
  • La mise en place d’un régime fort de sanctions administratives. Ainsi les autorités locales – en France, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – pourront prononcer des sanctions allant jusqu’à 2% du chiffre d’affaires (ou 10 millions d’euros) ou 4% du chiffre d’affaires (ou 20 millions d’euros), en fonction de la nature du manquement.

A partir d’aujourd’hui, tout responsable de traitement doit être en mesure de démontrer qu’il a mis en œuvre des mesures techniques, juridiques, organisationnelles pour protéger les données personnelles et respecter les dispositions du RGPD.

4 principes clefs : transparence, consentement, droit des personnes, sécurité

Les conditions et modalités du traitement sont précisées à l’article 5.1 du RGPD, qui prévoit notamment que les données personnelles doivent être :

  • « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée »
  • « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, […] »
  • « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées »
  • « exactes et, si nécessaire, tenues à jour, […] »
  • « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées […] » étant précisé que des exceptions sont prévues : fins archivistiques dans l’intérêt intérêt public, fins de recherche scientifique ou historique, fins statistiques
  • « traitées de façon à garantir une sécurité appropriée […] à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées »

Les mesures doivent être proportionnées aux risques identifiés

Toutefois, les mesures doivent être adaptées aux contraintes de l’organisation et aux risques identifiés :

« Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement ». (art. 24.1. RGPD)

Ainsi, la collecte et le traitement de données sensibles ou les traitements de données dit « à risques » génèrent des obligations renforcées.

Pour certaines organisations, la désignation d’un délégué à la protection des données (DPP) est obligatoire ; c’est le cas des autorités et organismes publics, des organismes réalisant un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, ainsi que des organismes traitant à grande échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations pénales ou infractions.
Dans les cas où la désignation d’un délégué à la protection des données ne constitue pas une obligation, celle-ci est néanmoins encouragée par la CNIL.

La mise en place d’un nouveau traitement susceptible de générer des risques élevés est subordonnée à la conduite d’une analyse d’impact.

Pour aller plus loin

Un guide à destination des TPE/PME, édité en partenariat par la CNIL et Bpifrance, aborde de façon très pratique les étapes permettant de faire le point et s’organiser pour assurer sa conformité.

La CNIL propose également sur son site une palette d’outils et de modèles fort utiles, parmi lesquels la version mise à jour du modèle de registre des activités de traitement.

Retenons enfin que la mise en conformité au RGPD représente, au-delà des contraintes pour les organisations, une opportunité de se mettre en valeur et de communiquer, face à des utilisateurs mieux informés et de plus en plus sensibles au respect de leurs droits.

Cette démarche nécessitant la mise en œuvre de compétences à la fois juridiques et techniques, les conseils en propriété industrielle sont des interlocuteurs naturels pour l’accompagner.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du Cabinet LLRLLR logo