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Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

Louboutin

Au moment où nous publions cet article[i] qui revient sur la manière dont la marque célèbre de chaussures Louboutin se protège de la concurrence,  la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance qui affirmait que l’apposition de la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon haut est protégeable au titre du droit des marques. C’est une nouvelle victoire pour Louboutin qui avait déjà eu gain de cause sur ce point devant la justice américaine en 2012.

En outre, Louboutin vient de remporter une nouvelle victoire, au niveau européen cette fois, puisque la Cour européenne de justice (CJUE) a décidé en faveur de la société française dans un cas qui l’oppose à la société néerlandaise, Van Haren, qui soutenait que la marque déposée par Louboutin était contraire à la législation européenne sur les marques. Les juges européens n’ont pas suivi l’avis de l’avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, qui avait donné raison à Van Haren, et ont considéré, au contraire, que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains épisodes dans la bataille de la maison Louboutin pour défendre l’exclusivité de sa marque.

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

If you evoke Louboutin’s name, it will probably be associated by lots of people with red sole shoes, especially high heels.

Obviously, the famous luxury shoes designer Christian Louboutin has made red sole shoes his trademark since 1992 to the extent that this characteristic is even sometimes used to designate his creations rather than his name.

In order to protect himself from competition, Mr. Louboutin registered his red sole as a French figurative trademark on November 29, 2000.

Since a decision of the Court of Justice of the European Union dated May 6th, 2003[i], it is effectively possible to register a colour as a trademark, on the condition that the color constitutes a sign that can be graphically represented and capable to distinguish the products and services of the holder from those of other companies.

More precisely, the graphic representation must be “clear, precise, complete by itself, easily accessible, intelligible, durable and objective”, as listed by the CJUE in a 2002 case[ii].

The trademark in question filed by Mr. Louboutin was composed of a picture of a sole with the following description: “shoe sole of the colour red”, and was designating “Shoes” in class 25.

Louboutin trademark FR 003067674
Louboutin trademark FR 003067674

Further to several judicial cases Mr. Louboutin brought, in order to safeguard his rights from opponents using red soles, all lost, his French Trademark n°3067674 was finally canceled in 2011 during the C. Louboutin versus Zara France case.

Accusing Zara France of counterfeiting because the firm was commercializing red-soled shoes, Mr. Louboutin’s arguments were dismissed. The French Court of Appeal (Cour d’appel)[i] and Supreme Court (Cour de cassation)[ii] ruled that “neither the form, nor the colour of the sign has been determined with enough clarity, precision and correctness to confer distinctiveness to the sign permitting to identify the origin of the shoe”.

Indeed, the colour of the sole was just described as “red” and the picture did not enable to immediately identify a sole without reading the description.

Further to this failure and to the loss of his trademark, Mr. Louboutin decided to file a new French trademark application in 2011, but more precise, in order to avoid cancellation.

This time, he chose to file a sketch of a high heeled sandal in dotted line, except for the outline of the sole which was continuous.

Louboutin trademark FR 113869370
Louboutin trademark FR 113869370

The following description was added: “The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).” and the application was designating “High-heeled shoes (except orthopaedic footwear)” in class 25.

This new trademark has permitted to reverse the trend and Mr. Louboutin finally won a new case on the basis of counterfeit of his red sole against the French company Kesslord.

Indeed, the red colour applied to the sole has been considered as a tridimensional sign satisfying the graphic representation’s requirements and, therefore, constituting a valid trademark.

Facts

Kesslord is a French company specialized in leather goods (bags, shoes…).

It offers to its customers to personalize items by choosing colour and texture, and proposes notably red soles for shoes.

When Mr. Louboutin found this out, he sent a formal notice to Kesslord, asking to withdraw the red colour from its personalization catalogue.

As a conservation measure, Kesslord has withdrawn the red colour of its catalogue and, a short time afterwards, asked for cancellation of Mr. Louboutin’s French trademark n°3869370, arguing that it didn’t satisfy the trademark’s requirements of clarity, precision, accessibility, intelligibility and objectivity.

In fact, Kesslord considered that the sign was likely to vary depending on the type of shoes on which it was applied. Consequently, the exact extent of the protection was not determined.

Kesslord wanted the Court to reduce the protection solely to “red colour (Pantone code n° 18 1663TP) applied to the totality of the sole of a fine stiletto, doted of 10cm heels, the colour not being continued on the heel”.

On Mr. Louboutin’s side, he argued that the sign was a guarantee for the commercial origin of the shoes on which it was affixed and permitted to identify two concrete and immediately perceptible elements: the red colour defined with the Pantone Code and the location on the outside sole of the high heel which made of it a position trademark. The rest of the shoe, dotted on the sketch, was not part of the field of protection, in a manner that if the shoe varies, the sign would stay constant.

The First Instance Court of Paris (Tribunal de grande instance) ruled on March 16, 2017[1] that the figurative trademark was distinctive and able to be graphically represented, so valid according to CJCE case-law[2], and rejected the cancellation action.

As the graphic representation of the trademark comprised a defined form, which was a high heel‘s sole with a clear curve, and a distinctly identified colour with a Pantone code in the description, the criteria of clarity, precision, objectivity and consistency of the graphic representation required by the CJCE[3] were fulfilled.

Conclusion

This new decision marks a new era for Mr. Louboutin, who can finally defend his rights on the red sole.

But this saga is far from over: a new episode is coming up soon as an appeal was filed on April 3, 2017 against the First Instance Court’s decision.

We should therefore be informed in the near future if the French jurisdictions will consecrate a monopoly for the position trademark of the red sole shoes.


[i] Cet article été rédigé en anglais par nos experts, Gilles Escudier (CPI et mandataire européen en marques, modèles et dessins) et Anne-Sophie Pillot (juriste en propriété industrielle), pour le Bulletin de l’ECTA de mars 2018. Il est republié ici avec l’accord de l’ECTA.

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017 (RG 2015/11131 ; M20170192)

[2] CJCE, 18 June 2002, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 and CJCE, 25 January 2007, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, C-321/03

[3] CJCE, 27 November 2003, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01

[i] Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 22 juin 2011, n°09/00405

[ii] Cour de cassation, civile, ch. Commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724

[i] CJCE, 6 May 2003, Libertel Groep vs Bureau Benelux Marques, C-104/01

[ii] CJCE, 12 December 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patente und Markenamt, C-273/00

 

Articlé rédigé par Gilles Escudier et Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entre en application

Règlement européen sur la protection des données (RGPD)
Photo par David Werbrouck sur Unsplash

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entre en application le 25 mai 2018.

Le RGPD définit le nouveau droit applicable à la protection des données personnelles.

La loi nationale, dite « loi informatique et libertés » se verra également modifiée en 2018, afin notamment de régler les spécificités nationales permises par le règlement.

Qui est concerné par le RGDP ?

Sont soumises au RGPD toutes les organisations, publiques ou privées, qui traitent des données personnelles.

La notion de « donnée personnelle » vise toute information permettant d’identifier une personne physique : nom, prénom, ou toute autre information permettant l’identification directe ou indirecte.

Le « traitement » vise un outil – généralement informatisé – qui permet de collecter, organiser, traiter des données personnelles.

Le responsable de traitement est la personne physique ou morale qui détermine, seule ou conjointement, les finalités et les moyens du traitement (art. 4 RGPD).

Qu’est-ce que cela change ?

Parmi les nouveautés issues du RGPD, l’on notera :

  • La fin des déclarations à la CNIL, qui sont remplacées par l’obligation de documenter sa conformité ; c’est, dès lors, un principe de responsabilité (« accountability ») qui s’applique.
  • L’apparition d’un certain nombre d’obligations et de responsabilités à la charge des sous-traitants.
  • La prise en compte de la dimension internationale. Ainsi, la localisation du responsable de traitement est indifférente dès lors que les données de citoyens européens sont concernées. Le transfert des données personnelles hors de l’Union Européenne se trouve, quant à lui, encadré par des outils supplémentaires.
  • La consécration et le renforcement de certains droits des personnes physiques (droit à l’information, droit à l’oubli), et l’instauration de nouveaux droits, tels le droit à la portabilité des données. Le consentement des enfants est encadré : un mineur de 16 ans ne peut consentir seul au traitement de ses données (seuil qui peut être abaissé jusqu’à 13 ans par les Etats membres).
  • La mise en place d’un régime fort de sanctions administratives. Ainsi les autorités locales – en France, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – pourront prononcer des sanctions allant jusqu’à 2% du chiffre d’affaires (ou 10 millions d’euros) ou 4% du chiffre d’affaires (ou 20 millions d’euros), en fonction de la nature du manquement.

A partir d’aujourd’hui, tout responsable de traitement doit être en mesure de démontrer qu’il a mis en œuvre des mesures techniques, juridiques, organisationnelles pour protéger les données personnelles et respecter les dispositions du RGPD.

4 principes clefs : transparence, consentement, droit des personnes, sécurité

Les conditions et modalités du traitement sont précisées à l’article 5.1 du RGPD, qui prévoit notamment que les données personnelles doivent être :

  • « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée »
  • « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, […] »
  • « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées »
  • « exactes et, si nécessaire, tenues à jour, […] »
  • « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées […] » étant précisé que des exceptions sont prévues : fins archivistiques dans l’intérêt intérêt public, fins de recherche scientifique ou historique, fins statistiques
  • « traitées de façon à garantir une sécurité appropriée […] à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées »

Les mesures doivent être proportionnées aux risques identifiés

Toutefois, les mesures doivent être adaptées aux contraintes de l’organisation et aux risques identifiés :

« Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement ». (art. 24.1. RGPD)

Ainsi, la collecte et le traitement de données sensibles ou les traitements de données dit « à risques » génèrent des obligations renforcées.

Pour certaines organisations, la désignation d’un délégué à la protection des données (DPP) est obligatoire ; c’est le cas des autorités et organismes publics, des organismes réalisant un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, ainsi que des organismes traitant à grande échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations pénales ou infractions.
Dans les cas où la désignation d’un délégué à la protection des données ne constitue pas une obligation, celle-ci est néanmoins encouragée par la CNIL.

La mise en place d’un nouveau traitement susceptible de générer des risques élevés est subordonnée à la conduite d’une analyse d’impact.

Pour aller plus loin

Un guide à destination des TPE/PME, édité en partenariat par la CNIL et Bpifrance, aborde de façon très pratique les étapes permettant de faire le point et s’organiser pour assurer sa conformité.

La CNIL propose également sur son site une palette d’outils et de modèles fort utiles, parmi lesquels la version mise à jour du modèle de registre des activités de traitement.

Retenons enfin que la mise en conformité au RGPD représente, au-delà des contraintes pour les organisations, une opportunité de se mettre en valeur et de communiquer, face à des utilisateurs mieux informés et de plus en plus sensibles au respect de leurs droits.

Cette démarche nécessitant la mise en œuvre de compétences à la fois juridiques et techniques, les conseils en propriété industrielle sont des interlocuteurs naturels pour l’accompagner.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du Cabinet LLRLLR logo

Conséquences de la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque

suppression de l’exigence de représentation graphique
Photo by Milada Vigerova on Unsplash

Il y a quelques semaines, nous revenions sur ce site sur les points principaux de la réforme « Paquet Marques ».

La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque constitue l’une des mesures phares de cette réforme.

Elle marque en effet une rupture importante avec la législation antérieure, qui n’autorisait à l’enregistrement que les marques susceptibles de représentation graphique, et par laquelle il était quasiment impossible d’obtenir un titre pour des marques autres que verbales, semi-figuratives ou figuratives.

Elle amène également de nombreux questionnements et des nécessités d’adaptation de la procédure pour sa mise en œuvre.

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Le coefficient d’adversité des choses contre l’accord sur la juridiction unifiée du brevet : faudrait-il (encore) des années de patience pour obtenir une entrée en vigueur ?

Pour que l’accord sur la juridiction unifiée du brevet (JUB) entre en vigueur (article 89), il doit être ratifié par treize Etats membres de l’Union dont obligatoirement les trois Etats plus gros déposants de brevets européens en 2012, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Deux rochers, le premier britannique et l’autre allemand, viennent-il nous rappeler notre impuissance à aboutir ?

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La réforme « Paquet Marques » : qu’est-ce qui a changé ?

Réforme "Paquet Marques"
Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté une réforme, dite réforme « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne, tout en renforçant la coexistence avec les systèmes nationaux des états membres.

Cette réforme est entrée en vigueur le 23 mars 2016 et a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Entrée en vigueur le 23 janvier 2016, elle devra être transposée aux législations nationales dans un délai de trois ans (soit avant le 14 janvier 2019).

  • le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017.

A cette occasion, nous vous proposons de revoir les points principaux de cette réforme.

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Privileged at last…

A new Rule at the U.S. Patent Office establishes that communications with foreign patent attorneys can be privileged.

Privileged information Since its coming into force on 7 December 2017, a new Rule (§ 42.57)[i] establishes that US patent agents, as well as foreign patent “practitioners”, who are qualified in their jurisdiction, will receive the same treatment as US attorneys on all issues affecting privilege or waiver. 82 Fed. Reg. 51570-75 (Nov. 7, 2017).

This clarification was long overdue as the status of a communication between a litigant and its domestic or foreign patent agent had been a hotly debated topic in the United States (US) for the last 50 years.

This is of real importance as patent litigations on an international level frequently involve the US, including challenges regarding the validity of patents which are heard before the US Patent and Trademark Office’s Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Privileged information and the US discovery process

In the US, pre-trial steps will generally involve the dreaded “discovery” process[i].  In this process reciprocal demands will be made by the parties for production of documents, depositions of parties and potential witnesses, written interrogatories etc…. The theory underlying the US rights of discovery is that all parties will go to trial with as much knowledge as possible and that neither party should be able to keep secrets from the other (except for protection against self-incrimination). This common law pleading principle is mainly applied to civil disputes and is the object of some detailed dispositions[ii] at the Federal level.

Therefore some information may not have to be disclosed and may be kept secret. Such information is described as being “privileged”.  Legal advice provided by an attorney to her/his client can enter the category of privileged information upon very specific conditions[iii] and is generally referred to as being “client-attorney privileged”.

Litigation involving patents offers several very specific challenges when the parties come to the discovery step and have to determine if a communication is, or is not, privileged.  In particular this is due to fact of:

  • the nature of patent-related communications: they may comprise a great deal of highly sensitive technical information.
  • the legal status of the advisers: they are frequently not registered before a US court to practise law and therefore, strictly speaking, not “attorneys”.  They can be US patent agents, or in-house counsels. Even more difficult is the case of foreign patent practitioners, who can also be either independent or in-house advisers of the litigant.

The new provisions now clarify at least the issue of professional status before the USPTAB of qualified independent patent practitioners such as the French CPI (Conseil en propriété industrielle), German (Patentanwalt) and British CPA (Chartered Patent Attorneys).

It is however always worth keeping in mind that the “privilege” status is to be decided on a document-by-document basis.  The nature of the communication is as important as the person writing it in order to decide if the privilege can be asserted.  The communication must be confidential in nature and “reasonably necessary and incident to the scope of the practitioner’s authority”[iii].  Opinions relating, for example, to commercial matters are unlikely to qualify.  Likewise, results of a patent search, even if carried out by a qualified patent attorney, may not be privileged although a detailed patentabilty opinion based on said search should be.

Thus, the issue of privileged information will stay an exceptionally delicate matter for patent attorneys worldwide and should be considered most carefully before starting any litigations involving countries, like the US, which have discovery-like provisions.

[i] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-11…/2017-23048.pdf

[ii] Chapter V of Federal Rules of Civil Procedure

[iii] The standard set forth in United States v. United Shoe Machinery Corp. 1918 is often cited as « the » test for privilege:

“The privilege applies only if (1) the asserted holder of the privilege is or sought to become a client; (2) the person to whom the communication is made (a) is a member of the bar of a court, or his subordinate and (b) in connection with the communication is acting as a lawyer; (3) the communication related to a fact of which the attorney was informed (a) by his client (b) without the presence of strangers (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion on law or (ii) or legal services or (ii) assistance in some legal proceeding, and not (d) for the purpose of committing a crime or tort; and (4) the privilege has been (a) claimed and (b) not waived by the client.” (emphasis added).

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/247/32/case.html

Article written by Sophie McDade from LLR Patent and Trademark Attorneys

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Prescription de l’action en nullité de brevet : du nouveau mais toujours pas de solution ?

Délai de prescription de l'action en nullité de brevet

L’application d’un délai de prescription en matière de brevets reste contestable pour de nombreux experts, mais la jurisprudence française parait l’avoir entérinée. Sur la question de son point de départ, même si la jurisprudence ne semble toujours pas fixée, deux approches semblent se dégager pour calculer la prescription de l’action en nullité : la date d’apparition de l’intérêt à agir ou la date de publication de la délivrance du brevet.

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Certificat Complémentaire de Protection : un avis de fin de procédure n’est pas une autorisation de mise sur le marché au sens du règlement (CE) no 469/2009

Dans un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué que le règlement européen concernant le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) pour les médicaments doit être interprété en ce sens que l’avis de fin de procédure en vue de l’octroi d’une AMM – par l’État membre de référence de l’Union européenne – ne peut être assimilé à une AMM (autorisation de mise sur le marché). Un CCP ne peut pas être délivré sur la base d’un tel avis.

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L’impression 3D va-t-elle révolutionner les droits de la propriété industrielle ?

Sans doute instruits par les déboires des distributeurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, de nombreux auteurs se sont penchés sur les conséquences juridiques de l’apparition des imprimantes 3D dans le champ de la consommation de masse.

Les droits de la propriété intellectuelle seraient-ils une nouvelle fois bafoués par les fabs-labs ou autres ateliers collaboratifs, et par les machines dorénavant accessibles aux particuliers et disponibles dans les chaines de la grande distribution ?

Voici quelques réflexions pour rassurer les créateurs qui auraient peur que l’impression 3D soit source de violation de leur propriété intellectuelle.

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Mandataire ou mandataire ? N’est pas mandataire qui veut !

Lorsque des sociétés procédant uniquement au paiement d’annuités tentent d’obtenir – sans succès – un élargissement de leur mandat auprès de l’INPI, constitué pour le simple paiement des redevances.

N’est pas mandataire qui veut !Pas moins de trois arrêts ont été émis par la Cour d’appel de Paris en 2017 pour rappeler que les avertissements avant déchéance ou les constatations de déchéances ne peuvent être transmis par l’INPI qu’au Conseil en Propriété Industrielle dûment constitué ou au titulaire du brevet, et non aux sociétés procédant uniquement au paiement des annuités.

 

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