Articles relatifs à : Analyses

en_US

Un cas particulier de contrefaçon de brevet : la fourniture de moyens

contrefaçon par fourniture de moyens
Photo par Rick Tremblay de Pixabay

Outre la contrefaçon littérale des revendications du brevet, la jurisprudence française retient différents types d’actes pouvant constituer une contrefaçon. L’arrêt de la cour de cassation discuté ici illustre le raisonnement tenu pour conclure d’une part à l’existence d’une contrefaçon par équivalence et d’autre part à celle d’une contrefaçon par fourniture de moyens.

Il rappelle aussi le rôle essentiel que peut jouer la saisie-contrefaçon.

Lire la suite Un cas particulier de contrefaçon de brevet : la fourniture de moyens

Déchéance d’une marque de l’Union Européenne : une décision instructive à propos de la marque Spinning

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne des services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

déchéance d’une marque de l’Union Européenne
Photo par anneileino

Qu’est-ce que le « Spinning » ?  Sur les résultats des moteurs de recherche en ligne, l’on remarque que ce terme est assez communément employé (aux côtés des termes « vélos en salle »/ « indoor cycling ») pour désigner une activité sportive née dans les années 90s, associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un vélo fixe ergométrique, pratiquée en groupe ou individuellement, en salle ou chez soi. Ce type de sport est devenu très populaire compte tenu notamment de la perte de calories impressionnante qu’il provoque en une séance !

Mais le terme « Spinning » est surtout une marque de l’Union Européenne, enregistrée en 2000 par la société américaine Mad Dogg Athletics et désignant les: « cassettes audio et vidéo » en classe 9, les « équipements d’exercice » en classe 28 et les services d’« entraînement physique » en classe 41.

Or, l’utilisation qui en est faite par le public vulnérabilise cette marque.

Car selon l’article 58 paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne: « Le titulaire de la marque de l’Union Européenne est déclaré́ déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:  b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité́ ou de l’inactivité́ de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

Cet article vise à garantir le caractère distinctif d’une marque, conformément à sa fonction d’origine, et éviter que des termes génériques ne soient indéfiniment réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

La marque Spinning va-t-elle résister à la déchéance ? C’est ce qui a fait l’objet des décisions récemment rendues par les instances européennes.

Le TUE a en effet annulé la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne les services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

Cette décision pédagogique mérite une attention particulière.

Les faits

En 2012, la société tchèque Aerospinning Master Franchising a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des « équipements d’exercice » et services d’«entraînement physique».

Le 21 juillet 2016, l’EUIPO a déclaré́ la société Mad Dogg Athletics déchue de ses droits sur la marque SPINNING pour les produits et services en question. Notamment, l’EUIPO a énoncé que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’«entraînement physique » (celui pratiqué sur des vélos d’intérieur) et d’« équipements d’exercice » (les vélos d’entrainement eux-mêmes). Le terme « spinning » ne pourrait plus, selon l’Office, faire l’objet de droits privatifs en tant que marque de l’Union Européenne.

Mad Dogg Athletics a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le TUE, avec succès, puisque le 8 novembre 2018, le Tribunal a rendu une décision d’annulation.

Trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1/ La cause de déchéance doit être examinée conformément au contexte factuel et juridique existant au plus tard à la date de la demande de la déchéance

Mad Dogg Athletics soutenait qu’il devrait être tenu compte des efforts accomplis par le titulaire d’une marque après le dépôt de la demande en déchéance, puisque ces efforts auraient entrainé un revirement de la perception du public pertinent., de sorte que le signe contesté aurait pu être à nouveau apprécié comme une marque par le public au moment où̀ la décision sur la déchéance est adoptée.

Mais selon le Tribunal, même à admettre la possibilité́ d’un tel revirement de perception, celui-ci ne permettrait pas de faire échec à la règle énoncée à l’article 55, paragraphe 1, du Règlement N° 207/2009[1] exigeant que l’existence de la cause de déchéance soit examinée conformément au contexte existant au plus tard le jour de l’introduction de la demande en déchéance. Il précise qu’en tout état de cause, si ce revirement de perception était avéré́, il serait toujours loisible à la requérante de demander, à nouveau, à l’EUIPO d’enregistrer sa marque.

Seules donc les circonstances antérieures à la demande en déchéance doivent être prises en compte, sans préjudice cependant de la prise en considération d’éventuelles circonstances postérieures, lesquelles peuvent confirmer ou permettre de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ou encore les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Le Tribunal fait ainsi un rappel d’une jurisprudence constante[2].

2/ Les effets de la déchéance sont étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne

Mad Dogg Athletics critiquait encore la décision de l’EUIPO en ce qu’il a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était circonscrit à la République tchèque. Selon la requérante, limiter cet examen à ce seul État membre ne serait pas suffisant pour déclarer la déchéance de la marque contestée alors que celle-ci jouirait d’une renommée dans l’ensemble de l’Union. La déchéance de la marque contestée ne pourrait être envisagée que si cette marque était perçue par le public pertinent comme une désignation usuelle dans l’ensemble de l’Union ou, à tout le moins, dans une partie très majoritaire de celle-ci.

Mais le Tribunal rappelle le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, selon lequel la marque jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union[3]. Une marque de l’Union européenne ne peut ainsi, sauf disposition contraire du Règlement, être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité́ et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union

En toute logique, le Tribunal conclut que s’il est constaté dans un seul État Membre que la marque est devenue une désignation usuelle, la déchéance des droits de son titulaire est prononcée pour l’ensemble de l’Union.

L’EUIPO a donc, à bon droit, constaté la déchéance de la société Mad Dogg Athletics sur la marque contestée sur la base d’éléments de preuve concernant seulement la République tchèque.

3/ L’appréciation de la déchéance de la marque prend en considération la perception des consommateurs ou des utilisateurs finals, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, la perception des professionnels

Si l’EUIPO a jusque-là tenu un raisonnement non critiquable, il se fait cependant coincer sur la question du public pertinent.

Pour le Tribunal, c’est en effet à tort que l’EUIPO a pris en considération pour l’appréciation de la cause de déchéance uniquement les utilisateurs finals des « équipements d’exercice », à l’exclusion des clients professionnels.

Car Mad Dogg Athletics aurait démontré que dans la plupart des cas, ce sont les exploitants professionnels de salles de sport, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation qui achètent les vélos d’intérieur sous la marque SPINNING. Et ce sont ces mêmes exploitants professionnels qui mettent, dans le cadre de la fourniture de services d’« entraînement physique », ces vélos à la disposition de leurs clients pour leur permettre de pratiquer l’activité sportive. Une situation aisée à comprendre compte tenu du coût très élevé de ce type de vélos : l’exploitant de salle de sport, propriétaire et promoteur des produits, est le véritable lien entre les fournisseurs et les utilisateurs et par conséquent, c’est lui qui diffuse la marque.

Le Tribunal constate donc, d’une part, que ces exploitants professionnels jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, d’autre part, qu’ils exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».

Pourtant, la décision de l’EUIPO ne contient aucun élément relatif à la perception de la marque SPINNING auprès des clients professionnels alors que leur opinion était décisive.

Cette erreur d’appréciation a vicié l’ensemble de la décision attaquée et a conduit le Tribunal à annuler la décision de l’EUIPO.

*          *          *

Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l’Union Européenne contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

[1] Devenu article 62, paragraphe 1, du Règlement n° 2017/1001

[2] Ord., 27 janv. 2004, Aff. C-259/02, La Mer Technology, EU:C:2004:50 Trib. UE, 2 févr. 2016, aff. T-171/13, Benelli Q.J c/ OHMI-Demharter, EU:T:2016:54

[3] Règlement n° 2017/1001, 14 juin 2017, article 1er, deuxième paragraphe

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du cabinet LLR 

La Suisse innove : les médicaments à usage pédiatrique mieux protégés

La prolongation de la protection par un titre de propriété industrielle d’un médicament destiné à l’usage pédiatrique, qui existait déjà dans les pays de l’Union Européenne, vient d’être introduite dans la loi Suisse, selon des modalités spécifiques.

certificat pédiatrique suisse
Photo par Steffen Frank sur Pixabay

Depuis le 1er janvier 2019, le certificat pédiatrique, un nouveau titre de propriété industrielle créé en Suisse, permet de prolonger de 6 mois la durée de validité d’un brevet dans la mesure où il protège un médicament, si celui-ci a fait l’objet d’un plan d’investigation pédiatrique (PIP), sous certaines conditions. Ce dispositif vient compléter la loi sur les brevets en Suisse, qui offre ainsi aux déposants un arsenal plus complet que dans les autres pays européens.

En effet, l’extension de la protection pour des médicament à usage pédiatrique en Suisse peut désormais être obtenue par deux voies :

(1) par une prolongation de six mois d’un CCP existant (prolongation pédiatrique), ou

(2) par le biais d’un nouveau certificat, le certificat pédiatrique (pädiatrisches Schutzzertifikat), qui prolonge de six mois la durée de validité du brevet et prend effet à son expiration.

Bien que non membre de l’UE, la Suisse avait introduit dans sa loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI) des dispositions similaires à celles du règlement CE 469/2009 sur les CCP pour les médicaments, ou du règlement CE 1610/96, créant les CCP pour les produits phytopharmaceutiques.

La loi fédérale (LBI) prévoit ainsi la possibilité de demander un certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments (titre septième, chapitre 1) ou les produits phytosanitaires (titre septième, chapitre 3).

Rappelons que le CCP vise à compenser le délai s’écoulant entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) du produit, en prolongeant le monopole d’exploitation de son titulaire.

Le CCP prolonge la protection d’un produit soumis à une autorisation de mise sur le marché en Suisse (principe actif ou composition de principes actifs) de cinq ans au maximum à partir de l’expiration de la durée de validité maximale du brevet. Le CCP est un titre indépendant, qui prend effet à l’expiration du brevet auquel il est rattaché.

Cependant, jusqu’en 2019, la loi suisse ne comportait pas de dispositions similaires à celles permettant en Europe d’obtenir une « extension pédiatrique ».

Etudes cliniques réalisées sur des enfants : 2 options créées en Suisse pour prolonger la protection

Le Conseil fédéral suisse s’est ainsi penché sur la question des médicaments destinés spécifiquement aux enfants ; il a conclu à la nécessité d’encourager le développement de médicaments destinés aux enfants et d’améliorer leur disponibilité en prolongeant de six mois la durée de protection d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection.

En mai 2014, un nouveau titre de protection est inscrit dans la LBI: le certificat pédiatrique, qui prend effet à l’expiration du brevet et prolonge de 6 mois la durée de validité du brevet. Cette disposition n’a pas d’équivalent dans l’Union Européenne.

De plus, par analogie avec la Directive CE 1901/2006, la possibilité de prolonger de 6 mois un CCP pour un médicament pédiatrique est inscrite dans la LBI

Après l’élaboration des dispositions d’exécution et une procédure de consultation qui a pris fin en octobre 2017, le Conseil fédéral décide de mettre en vigueur la révision partielle de la LBI et les dispositions d’exécution à la date du 1er janvier 2019.

Conditions d’obtention

Les dispositions légales régissant la prolongation pédiatrique https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html#id-7-2 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions du règlement (CE) n°1901/2006 de l’UE relatif aux médicaments à usage pédiatrique. L’accès à ce nouveau titre de protection national est ouvert tant aux demandeurs suisses qu’à ceux étrangers.

L’octroi d’une « prolongation pédiatrique » est tributaire de la réalisation d’études cliniques sur des enfants en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique (PIP) pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)°. Les résultats des études du PIP doivent figurer dans le dossier d’AMM déposé en Suisse. Cette AMM en Suisse doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant la demande d’AMM dans l’Espace économique européen.

Les exigences pour le certificat pédiatrique sont similaires au regard de la réalisation du PIP et de l’AMM, mais des délais spécifiques sont prévus pour son dépôt https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html#id-7-2a .

À l’issue d’une période transitoire qui s’achèvera le 1er janvier 2024, les délais suivants s’appliqueront :

  • Dépôt de la demande de prolongation d’un CCP au plus tôt au moment de la demande de délivrance du CCP et au plus tard deux ans avant son expiration.
  • Dépôt de la demande de certificat pédiatrique au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée de validité maximale du brevet.

Soulignons qu’il n’est pas possible d’obtenir un certificat pédiatrique sur un brevet, pour lequel un CCP (au sens de l’article 140a, al. 1 LBI) a déjà été obtenu par ailleurs.

Dispositions transitoires : une fenêtre à ne pas laisser passer….

31 décembre 2023 :

Pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LBI révisée (soit jusqu’au 31 décembre 2023), des délais transitoires sont prévus (cf. art. 149 LBI rév.) pour déposer une demande de prolongation pédiatrique d’un CCP ou de certificat pédiatrique : le délai minimal avant l’expiration respectivement du CCP ou du brevet est de 6 mois

30 juin 2019 :

En outre, jusqu’au 30 juin 2019, une AMM sur les résultats du PIP en Suisse peut donner lieu à l’octroi d’une prolongation pédiatrique ou d’un certificat pédiatrique, même si cette AMM est demandée plus de 6 mois après la 1ère AMM dans l’espace économique européen.

Les titulaires d’un CCP ou d’un brevet produisant ses effets en Suisse, ayant une durée de validité restante d’au moins 6 mois, devraient donc étudier rapidement si un plan d’investigation pédiatrique mené à bien peut leur permettre de bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Rappelons que la Suisse a récemment modifié son appréciation du critère selon lequel le produit (objet de l’AMM) est couvert par le brevet. A la suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 4 A_576/2017 « Ténofovir » du 11 juin 2018, la Suisse a abandonné le simple « test de la contrefaçon » ; comme indiqué dans le communiqué de l’Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/changements-de-pratique.html elle a adopté l’analyse appliquée par la CJUE, selon laquelle le produit doit soit être nommé dans les revendications, soit tomber implicitement sous la portée d’une revendication, (la revendication doit faire tacitement, mais nécessairement référence au produit, et ce de manière spécifique).

Le bureau de LLR Suisse peut vous assister pour vos démarches aux fins de déposer des demandes de certificat pédiatrique ou de prolongation de CCP devant l’office suisse des brevets.

Article rédigé par Myriam Allab du cabinet LLR

L’enregistrement d’un modèle n’est pas synonyme de sa validité.

annulation d'un modèle européen
Photo par by Didgeman sur Pixabay

Décision de nullité du 21/12/2017 N° ICD 10500 d’un modèle de l’Union européenne pour un bouchon de liège

Une décision de la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) vient rappeler qu’en l’absence de caractéristique esthétique indépendante de la fonction, un modèle européen peut être annulé. Elle s’est notamment référée dans son analyse à l’existence d’un brevet déposé par le même titulaire, en appliquant le règlement N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001.

FAITS

La société Au Liégeur – ETS J. Pontneau Denis a obtenu l’enregistrement d’un modèle de l’Union européenne le 17 janvier 2013 pour des bouchons tels que reproduits ci-après :

annulation d'un modèle européen

La société Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l’Est a déposé une demande de nullité à l’encontre de ce modèle en se fondant sur :

    • Le fait que la forme du modèle est imposée par sa fonction technique,
    • L’existence d’un brevet au nom du titulaire expliquant les caractéristiques techniques du modèle liées à la forme, selon les dessins suivants tirés de la demande de brevet :

annulation d'un modèle européen

annulation d'un modèle européen

DISCUSSION : caractère esthétique ou purement fonctionnel des différents éléments du bouchon ?

Le demandeur a insisté sur les points suivants pour faire valoir la nullité du modèle qui, selon lui, ne présente pas de qualités esthétiques dans la mesure où :

    • L’épaisseur du bouchon a été retenue pour une meilleure préhension et une résistance à l’effort lors du désemboîtage du bouchon par rapport au récipient
    • Une partie supérieure plus large du bouchon présenterait des inconvénients techniques de fragilité et de risque d’ouverture involontaire du récipient
    • La forme du bouchon retenue est le plus simple possible avec une surface plane.

Le défendeur a avancé les arguments suivants pour tenter d’écarter l’action du demandeur :

    • La partie technique du bouchon se concentrerait sur sa partie inférieure,
    • La partie supérieure du bouchon serait constituée de trois caractéristiques : son épaisseur, son diamètre et sa forme,
    • L’ensemble du bouchon présenterait aussi des particularités tenant à sa matière, le liège, et ses proportions.

DECISION : la division a aussi pris en compte l’existence d’un brevet déposé par le titulaire pour protéger le même bouchon

La division d’annulation rappelle les principes selon lesquels la protection d’un modèle est refusée, par l’article 8 du règlement N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 aux caractéristiques de l’apparence d’un produit qui ont été choisies dans le seul but de permettre au produit de remplir sa fonction, par opposition aux caractéristiques qui ont été choisies, au moins dans une certaine mesure, dans le but d’améliorer l’apparence du produit.

Toutefois, la division rappelle que le fait qu’une caractéristique du produit se voit refuser la protection en vertu de l’article 8 ne veut pas dire que le modèle dans son intégralité doit être déclaré nul.

Il faut donc que chaque caractéristique essentielle soit étudiée séparément.

Pour cela, la division d’annulation s’aide du brevet déposé par le défendeur et invoqué par le demandeur pour soutenir sa demande de nullité.

C’est ainsi que la division aboutit à la conclusion que les dessins du bouchon présentent comme caractéristiques :

  • Un dispositif de bouchage en liège, matière retenue pour ses qualités techniques,
  • Un épaulement délimitant une partie de préhension et une partie de bouchage d’un diamètre inférieur à celui de la partie de préhension,
  • Une partie de bouchage présentant une bordure circulaire proximale longeant ledit épaulement, présentant une gorge, de manière à ce qu’un renflement circulaire vienne s’engager à l’intérieur de la gorge, lorsque la partie de bouchage est enfoncée à travers l’ouverture.

Partant, la division d’annulation estime que tout élément contribuant à l’aspect visuel du modèle remplit une fonction technique et n’est pas le résultat de choix esthétiques arbitraires.

Dès lors, la demande de nullité est accueillie et le modèle déclaré nul.

COMMENTAIRE

Cette décision est intéressante du fait qu’elle vient annuler un modèle de l’Union européenne qui a pourtant été enregistré. La protection accordée par cet enregistrement reste donc potentielle mais peut toujours faire l’objet d’une attaque par un tiers intéressé.

Il faut rappeler qu’en Union européenne comme en France, les dépôts de modèles font l’objet d’un examen formel mais non sur le fond de sorte que ces modèles bénéficient d’une présomption de protection qui peut toujours être combattue comme cela l’a été ici avec succès.

L’enregistrement d’un modèle n’est donc pas définitif et il est important pour un déposant d’évaluer la validité et la solidité des droits qu’il pense acquérir et donc d’étudier l’intérêt d’effectuer le dépôt envisagé.

 

Article rédigé par Gilles Escudier du cabinet LLR

“Use-based” vs “licence to all” : guerre d’influence autour des licences FRAND

redevance d'une licence de brevet essentiel
Photo par Micaela Parente sur Unsplash

Dans le domaine des « brevets essentiels à une norme » (SEP), quel modèle doit être adopté pour définir le montant de la redevance d’une licence ? Avec la publication, en janvier 2019, d’un nouveau projet de guide de préconisations pour les licences sur les technologies de la 5G, les acteurs du secteur poursuivent le débat.

A l’aube du déploiement massif de l’Internet des objets, sur fond d’arrivée de la 5G et d’une croissance exponentielle des données disponibles, l’interopérabilité est un besoin croissant. Ainsi, comment assurer la compatibilité entre des dispositifs connectés, censés fonctionner ensemble ou sur un même réseau, mais divers et variés, fabriqués et vendus par des acteurs concurrents ?
La réponse se trouve notamment dans l’élaboration de standards, de normes techniques, qui doivent permettre d’éviter des investissements redondants et d’assurer la compatibilité des produits, et que devront respecter tous les acteurs des différents marchés concernés.

Mais qui dit norme dit « brevet essentiel ». Ainsi, comme nous l’avons déjà évoqué dans de précédents articles, le détenteur d’un brevet essentiel à une norme se doit de délivrer aux acteurs du marché  des licences à des conditions « FRAND » : « Fair, Reasonable, and Non Discriminatory ». Certaines décisions ont déjà permis d’éclaircir ces conditions, et en novembre 2017, la Commission européenne a publié ses recommandations que nous avions rapportées ici.  Mais plusieurs questions importantes restent encore à trancher. Nous allons traiter ici la question suivante : comment calculer le montant de la redevance d’une telle licence ?
Lire la suite “Use-based” vs “licence to all” : guerre d’influence autour des licences FRAND

Importations parallèles : peut-on faire interdire le démarquage et le remarquage de produits destinés à être importés et commercialisés pour la première fois dans l’EEE ?

importations parallèles
Photo par Rob 791 sur Pixabay

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018, a répondu par l’affirmative à cette question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Bruxelles, en considérant que « le titulaire d’une marque de l’Union Européenne peut s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier […] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) où ils n’ont jamais été commercialisés », sur le fondement de l’article 5 de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

Dans cette affaire, qui opposait Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV à Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA (C-129/17), les sociétés Duma et GSI faisaient l’acquisition de chariots élévateurs à fourche MITSUBICHI en dehors de l’Espace économique européen et, après les avoir placés sous le régime de l’entrepôt douanier, supprimaient tous les signes identiques à la Marque MITSUBISHI sur les produits, effectuaient des modifications afin de les rendre conformes aux normes en vigueur dans l’Union européenne, procédaient au remplacement des plaquettes d’identification et des numéros de série, et apposaient leurs propres signes, en vue de les importer et de les commercialiser dans l’EEE.

La CJUE se prononce dans cette affaire, en faveur des sociétés MITSUBISHI, en considérant que :

  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes portent par nature, atteinte à la fonction essentielle de la Marque, d’indication d’origine ; en effet, ces opérations empêchent de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de la Marque dans l’EEE ;
  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes affectent également les fonctions d’investissements et de publicité de la Marque ; en effet, en mettant dans le commerce pour la première fois, des produits démarqués, sans le consentement du titulaire de la Marque, les consommateurs connaissent ces produits sans qu’ils puissent les associer à leur Marque, empêchant ainsi le titulaire des droits d’acquérir une réputation sur sa Marque, susceptible d’attirer et de fidéliser sa clientèle, par la qualité de ses produits et, le privant ainsi de s’en servir pour la promotion de ses ventes, dans sa stratégie commerciale ou pour réaliser la valeur économique du produit portant la Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE sont contraires à l’objectif de la directive 2008/95 qui est d’assurer une concurrence non faussée ; en effet, ces opérations avaient pour but de contourner le droit du titulaire d’interdire l’importation de ces produits revêtus de sa Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, doivent être considérés comme un « usage dans la vie des affaires » qui peut être interdit conformément à l’article 5 de la directive 2008/95 et à l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 ; plusieurs arrêts de la CJCE (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club C-206/01 ; arrêts du 25 janvier 2007 Adam Opel C-48/05 et arrêt du 23 mars 2010 Google France et Google C-236/08 à C-238/08) étaient déjà venus établir que les types d’usage que le titulaire de la Marque peut interdire aux termes des articles 5 de la directive 2008/95 et 9 du règlement 207/2009 ne sont pas limitatifs, mais concernent quoiqu’il en soit un comportement actif (arrêt du 3 mars 2016, Daimler C-179/15) ; or dans cette affaire, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, la CJUE considère que les sociétés ayant procédé au démarquage et au remarquage de produits en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, avaient pour but d’en tirer un avantage économique dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui implique un comportement actif, et peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires ;

Ainsi,

  • les opérations de démarquage et de remarquage sur des produits acquis en dehors de l’EEE, en vue de les importer et de les commercialiser pour la première fois dans l’EEE, sans le consentement du titulaire de la Marque, peuvent être interdits, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009.
  • Il n’est donc pas possible de contourner la règlementation sur les importations parallèles en supprimant la Marque d’origine pour la remplacer par un autre signe.
  • Il est important de souligner que ces opérations sont interdites quand bien même les produits peuvent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la Marque. En effet, la CJUE relève non seulement que la fonction essentielle de la Marque, de garantie d’origine, est affectée indépendamment de ce fait, mais va plus loin, en estimant que cela accentue encore davantage l’atteinte ; affectant toutes les fonctions de la Marque.
  • Enfin, il est sans incidence que les opérations de démarquage et de remarquage des marchandises soient effectuées lorsqu’elles sont encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises pour la première fois dans l’EEE.

Dans une affaire où l’on aurait pu penser, conformément aux conclusions de l’avocat général, que seule la règlementation sur la concurrence déloyale pouvait venir s’appliquer, la CJUE fait une application extensible du droit des Marques.

En effet, outre l’examen classique de l’atteinte aux fonctions de la Marque, la CJUE pallie l’absence de réglementations européennes sur les Marques, spécifiques au démarquage de produits, en faisant une interprétation très large de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition nécessaire au droit d’interdire, conféré au titulaire de la marque par le règlement 207/2009 et la directive 2008/95 et, en mettant en balance les opérations en cause avec l’objectif de la directive 2008/95, d’une concurrence non faussée.

Par ailleurs, dans cette affaire, les sociétés Duma et GSI avaient, pendant une période de plus de 5 ans précédant les faits objets de la question préjudicielle posée à la CJUE, procédé à l’importation parallèle dans l’EEE des chariots élévateurs à fourche marqués MITSUBISHI, sans le consentement du titulaire; agissements considérés comme portant atteinte au droit des Marques, par la juridiction nationale de renvoi. En outre, la société Duma était autrefois un sous distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche MITSUBISHI en Belgique.

Il était donc plus aisé pour la CJUE, de conclure que les sociétés GSI et Duma avaient pour but de contourner le droit du titulaire de Marque d’interdire l’importation des produits revêtus de sa Marque, et d’en déduire que cela est contraire à l’objectif de la directive européenne d’une concurrence non faussée.

On peut se demander si la décision aurait été différente, si ces opérations avaient été effectuées sans ces antécédents, et sur un marché où le démarquage peut être motivé par d’autres facteurs.

L’avenir devra donc encore montrer comment cette décision devra être interprétée, selon les circonstances spécifiques des opérations de démarquage et remarquage.

Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de cette décision, très favorable aux titulaires de marques de l’Union européenne, qui mettent leurs marques au cœur de leur stratégie commerciale, et de ce fait, doivent pouvoir contrôler la première mise sur le marché de leurs produits dans l’Espace économique européen.

 

Article rédigé par Laurence Bontron du cabinet LLR

Quelle protection pour la marque renommée ?

protection de la marque renommée
Photo par Samuel Zeller sur Unsplash

S’il est acquis comme principe que la marque bénéficiant d’une renommée auprès des consommateurs possède un champ de protection par le droit des marques plus étendu que les autres marques, la délimitation de ce champ de protection soulève régulièrement des questions et fait périodiquement l’objet de décisions visant à en préciser les contours.

Les deux décisions étudiées ici, sont ainsi rendues au visa de l’article 8 §5 du règlement n° 207/2009 pour l’une et n° 2017/1001 pour l’autre, qui prévoient dans des termes identiques si ce n’est les adaptations dues au changement de qualification de marque communautaire en marque de l’Union européenne, que :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »

Affaire The Rich Prada

L’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 5 juin 2018 dans l’affaire The Rich Prada (aff T-111/16, Prada c/ EUIPO) précise les conditions dans lesquelles une marque pourra se prévaloir d’une protection élargie. Dans cette affaire, le Tribunal, assez frileux, n’accepte l’application de la renommée qu’en lien avec des produits et services connexes à ceux exploités par la société Prada alors même qu’il aurait pu être envisageable de reconnaitre l’existence d’un lien significatif entre les activités de l’hôtellerie et de la mode dans le secteur du luxe notamment.

L’affaire étudiée implique la société indonésienne The Rich Prada International PT qui a présenté le 30 août 2011 une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal THE RICH PRADA pour des produits et services relevant des classes 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43 et 45.

La société Prada SA a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services couverts par cette demande.

L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures verbales et semi-figuratives PRADA, valables en Union-Européenne ou dans des Etats membres de cette dernière, et désignant des produits et services relevant des classes 18 et 25.

La division d’opposition ayant partiellement fait droit à l’opposition et rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services visés, les deux parties ont chacune formé un recours à l’encontre de cette décision : la société PRADA SA en vue d’obtenir le rejet total de la demande de marque opposée et la société indonésienne The Rich Prada International PT afin d’obtenir l’enregistrement de sa demande de marque pour la totalité des produits et services visés.

A son tour, la chambre de recours de l’EUIPO a totalement rejeté le recours de la société PRADA SA et partiellement accueilli le recours de la société indonésienne The Rich Prada International PT.

La marque demandée pouvait donc être enregistrée en lien avec les produits et services relevant de classes variées visant des produits d’alimentation, des services des gestion commerciale, hôtelière, d’assurance, de construction, médicaux, de garde d’enfants, etc.

En particulier, en ce qui concerne l’opposition, la chambre de recours a estimé du point de vue de la comparaison des signes que les marques étaient similaires, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition. Elle a également considéré que le terme PRADA était purement distinctif et dénué de signification et que ce terme était entièrement reproduit dans la demande de marque contestée.

S’agissant de la renommée, la chambre de recours a reconnu que les marques antérieures jouissaient d’une renommée particulièrement remarquable pour les produits compris dans les classes 18 et 25 sur le territoire pertinent.

Elle a ensuite examiné le risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures ainsi que le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

  • S’agissant du risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a considéré que la grande dissemblance entre les produits visés par les marques antérieures d’une part et par la demande contestée d’autre part ne permettait pas de concevoir qu’un consommateur puisse établir un quelconque lien significatif entre les marques en conflit et en tout état de cause, à supposer même qu’un lien soit établi entre les signes en conflit, un tel lien ne suffisait pas selon elle à établir l’existence d’un préjudice.
  • S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a reconnu que l’image portée par le signe PRADA liée au glamour, à la qualité, au prestige, pouvait être transférée à la demande contestée. Toutefois, elle a constaté que ce transfert d’image ne pouvait être opéré que pour les produits et services qui étaient fortement liés au secteur de la mode. Aussi dans un second temps, la chambre de recours a analysé les produits et services pouvant et ceux ne pouvant pas être liés au secteur de la mode et a exclu qu’un transfert d’image puisse être établi pour les produits et services les plus éloignés des produits visés par les marques antérieures en classes 18 et 25 en considérant qu’ils étaient tellement éloignés et de nature tellement différente des produits visés par les marques antérieures que les signes en conflit devraient être quasi-identiques ou identiques pour que le public associe les marques.

En revanche, la chambre de recours a considéré qu’un risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures n’était pas exclu pour une partie des produits et services visés par la demande de marque et présentant un lien avec la mode.

Raisonnement du Tribunal sur le moyen tiré de la violation de l’art 8, §5 du règlement n° 207/2009

1/ Le Tribunal rappelle que l’existence du lien entre les marques en conflit doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, mais aussi du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits et services visés par les marques en conflit et du degré de dissemblance ou de proximité entre ces produits ou services.

Or, la chambre de recours a pris en considération une renommée « particulièrement remarquable » des marques antérieure. Elle s’est donc fondée sur le niveau d’intensité le plus élevé de la renommée.

S’agissant du caractère distinctif, la chambre de recours a relevé que le terme PRADA est purement distinctif et qu’il est entièrement repris par la marque postérieure. Selon la chambre de recours, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une dérivation des marques antérieures PRADA.

La chambre de recours a considéré que les produits et services en cause étaient tellement dissemblables que les marques auraient dû être quasi-identique voire identiques.

Or la société Prada n’a pas contesté la décision de la chambre de recours sur ce point précis.

Dès lors malgré la proximité entre les signes en cause, la requérante n’a pas démontré qu’un lien pourrait être établi entre les marques par le consommateur même en présence de produits et services dissimilaires et n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation globale du lien significatif effectuée par la chambre de recours.

2/ S’agissant du risque de profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures, la requérante ne formule aucun argument visant à remettre en cause les arguments de la chambre de recours.

3/ S’agissant du risque de préjudice au caractère distinctif des marques antérieures, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice à la marque antérieure suppose la démonstration d’une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services protégés par les marques antérieures consécutive à l’usage de la marque postérieure.

Or les arguments de la requérante portent uniquement sur l’existence d’un lien.

Ainsi, le tribunal rejette l’appel de la société PRADA SA et la décision de la chambre de recours est confirmée car PRADA SA n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur la question du lien significatif et n’a pas su démontrer l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures.

Affaire OREO v. Twins

Dans cette affaire plus classique, le 26 mars 2015, la société GALLEAS Gullon SA a procédé au dépôt de la marque figurative suivante, qui a fait l’objet d’une publication le 11 mai 2015 en lien avec des « Biscuits » en classe 30. :

protection pour la marque renommée

Cette demande revendique les couleurs suivantes : « vert ; blanc jaune ; bleu ; brun foncé ».

Le 7 août 2015, la société Intercontinental Great Brands LLC forme opposition à l’encontre de cette demande de marque.

Cette opposition se basait notamment sur le droit antérieur suivants pour lesquels la renommée a été revendiquée pour l’ensemble des produits :

protection pour la marque renommée
Marque de l’UE No 8 566 176 : déposée le 22 septembre 2009 et enregistrée le 22 février 2010, notamment pour des produits de la classe 30

La division d’opposition ayant fait droit à l’opposition, le déposant fait appel de cette décision.

1/ Sur la question de la renommée de la marque antérieure :

protection pour la marque renommée

il n’est pas contesté par la division d’appel que cette marque bénéficie d’une renommée exceptionnelle en Espagne et donc en Union Européenne.

 

2/ Sur la question de la comparaison entre les signes : 

il est considéré que les marques coïncident dans la reproduction d’un biscuit en forme de sandwich rond avec une décoration similaire et diffèrent dans leurs autres éléments. Dès lors, considérés dans leur ensemble les signes en cause présentent certaines similarités visuelles en raison de la présence commune de la représentation d’un biscuit sandwich.

Les marques en question ne partagent en revanche aucune similitude phonétique. Toutefois, il doit être tenu compte s’agissant de produits relevant de la classe 30, qu’ils sont généralement commercialisés en libre services dans des supermarchés de telle sorte que la comparaison visuelle prime ici sur les comparaisons phonétiques et conceptuelles.

3/ S’agissant du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il est considéré ici qu’au regard de la renommée de la marque antérieure, de l’identité entre les produits en cause et des circonstances d’achats de ces produits de consommation courante, le produit portant la demande de marque contestée attirera plus spécialement le consommateur s’il lui rappelle la marque antérieure renommée.

Bien que le consommateur ne confonde pas les deux marques, la similarité entre les signes du fait la présence d’un élément commun, lui permettra de percevoir le produit couvert par la demande de marque comme un possible produit de remplacement du produit couvert par la marque antérieure.

Dès lors, le déposant tire avantage de la renommée et des investissements de la marque antérieure pour la vente de ses propres produits.

Par conséquent, sans pour autant aboutir à la monopolisation de la représentation d’un type de biscuit, la division d’appel considère que les similitudes entre les signes résultants de l’élément commun constitué de la représentation d’un biscuit conduiront nécessairement le consommateur à établir un lien entre les marques en cause.

En conclusion, la marque

protection pour la marque renommée

est refusée à l’enregistrement dans son ensemble

Ainsi, dans ce cas et à l’inverse de la décision précédemment étudiée, la division d’appel fait droit au titulaire des droits antérieurs en raison de l’existence d’un lien entre les marques comparées et de la démonstration de l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en raison de ce lien.

 

Article rédigé par Marie Fromm, du Cabinet LLR.brevet, limitation, directives, prescription, INPI

 

La brevetabilité des logiciels

La protection des logiciels partie 2/2

A la suite de l’article dédié à la protection d’un logiciel par le droit d’auteur, nous nous arrêtons ici sur la protection par brevet.

protection des logiciels par brevet
Photo par MikesPhotos sur Pixabay

L’économie numérique prend de plus en plus de place dans l’économie mondiale (elle en représenterait actuellement 22,5 %). C’est un secteur en constante évolution notamment grâce au nombre croissants de nouveaux logiciels développés. Au vu du poids de ce marché, il peut être très attractif pour les entreprises ou les particuliers qui sont amenés à investir des sommes importantes en recherche et développement de logiciels de pouvoir se protéger contre des potentiels contrefacteurs et/ou de pouvoir valoriser leurs recherches en contractant, par exemple, des contrats de licence.

Lire la suite La brevetabilité des logiciels

Le logiciel, objet de protection par le droit d’auteur

La protection des logiciels partie 1/2

La propriété intellectuelle d’un logiciel peut être protégée de différentes façons. Nous proposons de nous concentrer, dans cet article, sur la protection par le droit d’auteur.

protection des logiciels par le droit d'auteur
Photo par Marcus Spiske sur Unsplash

Selon le choix opéré par la grande majorité des textes internationaux comme des droits nationaux, et en particulier par le droit français, le logiciel est protégé par le droit d’auteur.

Ainsi, l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) fait figurer les logiciels dans la liste non exhaustive des œuvres de l’esprit.

Ce choix, qui peut sembler surprenant face à un objet technologique, n’exclut toutefois pas la protection par les brevets, même si l’on sait que la Convention sur le brevet européen et le CPI prévoient l’exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateurs en tant que tels. La protection par brevet, pour peu que les conditions de cette protection soient réunies, présente de nombreux avantages, parmi lesquels les bénéfices tirés de la protection par un titre ou l’amplitude des actes que le breveté peut interdire aux tiers d’accomplir. Il est ainsi recommandé, pour un logiciel en développement, de toujours se livrer à un examen pour déterminer si cette protection par brevet est envisageable. Pour l’heure, ces quelques lignes ont vocation à cheminer dans les spécificités du droit d’auteur appliqué aux logiciels.

Lire la suite Le logiciel, objet de protection par le droit d’auteur