Drapeaux archives: Conseil en propriété industrielle

Participation du CPI à la saisie-contrefaçon confirmée

La Cour de cassation entérine la participation du CPI à la saisie-contrefaçonsaisie-contrefaçon

Le conseil en propriété industrielle habituel d’un client peut valablement participer à la saisie-contrefaçon, même s’il est déjà intervenu dans cette affaire. La Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2019 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (27 mars 2018, Manitou c. JCB) qui avait jugé qu’un conseil en propriété industrielle ne pouvait pas être désigné comme expert par l’autorité judiciaire s’il était préalablement intervenu comme expert pour le compte d’une des parties dans la même affaire.

Bref rappel sur la saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire très forte de par son caractère non contradictoire et contraignant. Pour rappel, l’article L. 615-5 du Code de la propriété industrielle dispose que :

 « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. […] »

Ainsi, elle permet, sur autorisation d’un juge, au titulaire d’un droit de propriété industrielle estimant qu’une atteinte a été portée à ce droit, de la faire constater par un huissier habilité à pénétrer en tout lieu où cette atteinte pourrait être constatée et à saisir les preuves de cette atteinte (objets soupçonnés de contrefaçon, factures, notices, etc.).

L’indépendance du CPI avait déjà été confirmée dans un arrêt de 2005

La question de l’indépendance du CPI au cours d’une saisie-contrefaçon, lorsque celui-ci est le conseil habituel du saisissant, a déjà été un sujet de débat. La Cour de cassation avait apporté une réponse dans son arrêt en date du 8 mars 2005.

La Cour d’appel avait dans un premier temps estimé que l’huissier effectuant une saisie-contrefaçon pouvait se faire assister d’un expert mais que celui-ci, en vertu du principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, devait être une personne indépendante des parties et ne pouvait donc pas être le conseil habituel du saisissant.

La Cour de cassation n’était pas de cet avis et avait ainsi cassé cet arrêt en indiquant notamment que « le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon […], mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du [nouveau] code de procédure civile […] »

Cet arrêt est important puisque le saisissant peut voir plusieurs avantages à avoir recours à son CPI habituel. Notamment, celui-ci a une bonne connaissance du brevet prétendument contrefait et a généralement été amené à analyser la contrefaçon alléguée avant de procéder à la saisie.

Cet arrêt de la Cour de Cassation a été largement suivi par la suite de sorte qu’il est courant que le conseil habituel du saisissant participe à une saisie-contrefaçon.

L’affaire présentée ci-dessous concerne un cas particulier dans lequel le CPI s’est prononcé préalablement sur la contrefaçon dans le cadre d’une expertise privée pour le compte du saisissant et était ainsi accusé de partialité.

L’arrêt de 2019 va plus loin en traitant de l’impartialité du CPI

Le litige a comporté une première étape d’expertise par le CPI, avant l’ordonnance de saisie-contrefaçon

Le litige opposait les sociétés SA MANITOU BF (Manitou) et J.C. Bramford Excavators Limited (JCB). Cette dernière est spécialisée dans la conception et la fabrication d’engins de type pelles mécaniques, tracteurs ou chargeurs compacts et estimait que Manitou avait reproduit les revendications de deux de ses brevets européens.

En conséquence, JCB avait mandaté deux conseils en propriété industrielle (CPI) pour réaliser des tests sur une machine produite par Manitou qui était suspectée de contrefaçon et avait ensuite, sur la base des résultats de ces tests, assigné Manitou en contrefaçon des revendications de la partie française de ses deux brevets européens.

JCB a ensuite obtenu sur requête une ordonnance qui autorisait l’exécution d’opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de Manitou. Cette ordonnance autorisait également l’huissier à être accompagné de deux experts, nommément cités, qui étaient les deux CPI qui avaient préalablement procédé aux tests pour le compte de JCB.

En vertu du principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Manitou demandait la rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon en soutenant qu’en établissant un rapport d’essai privé les experts avaient pris parti pour JCB avant la saisie, ce qui ne permettait plus de garantir qu’ils auraient exécuté la saisie-contrefaçon avec toute l’impartialité requise.

La Cour d’appel avait jugé que l’intervention antérieure du CPI dans la même affaire portait nécessairement atteinte au principe d’impartialité

La Cour d’appel avait indiqué dans sa décision que, en vertu du droit à un procès équitable, l’expert qui assiste l’huissier doit être indépendant des parties.

La Cour d’appel avait ainsi ordonné la rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon en estimant « qu’à l’évidence, et indépendamment de leur statut qui leur impose des obligations déontologiques, des conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu’il soit nécessairement porté atteinte au principe d’impartialité exigé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l’autorité judiciaire alors qu’ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l’une des parties dans la même affaire ».

Il est important de noter que la Cour d’appel ne remet pas spécifiquement en cause la participation du CPI habituel du saisissant à une procédure de saisie-contrefaçon mais plutôt le fait que le CPI se soit préalablement positionné dans la même affaire. Cette double intervention créant ainsi selon elle une atteinte au principe d’impartialité de l’expert nécessaire à la tenue d’un procès équitable.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel : l’intervention du CPI aux opérations de saisie-contrefaçon est validée

La décision de la Cour d’appel portait donc plus sur l’impartialité que sur l’indépendance contrairement à la précédente affaire.

La Cour de cassation a tout de même cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle a notamment estimé que « le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile […] »

La Cour de cassation entérine ainsi la possibilité pour le CPI habituel de la saisissante d’assister l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon puisque sa présence ne viole pas le principe d’un procès équitable même lorsque le CPI s’est préalablement positionné sur la contrefaçon dans la même affaire.

Pour les titulaires de brevet, cela permet de lever les doutes que la décision de la Cour d’appel avait semés sur la nécessité de consulter deux CPI différents en cours de litige. Il en est de même pour les CPI qui voient leur indépendance non plus remise en cause mais confirmée.

 

Article rédigé par Jérôme Ifame du cabinet LLR

 

 

Cet article sera bientôt disponible en anglais sur la version anglaise du site LLR.

Vincent Remy à la Conférence « Global Intellectual Property Ecology 2018 »

Global Intellectual Property Ecology Congress 2018

Co-organisée par IPR Daily et l’association Capital Intellectual Property Services, la Conférence « Global Intellectual Property Ecology » constitue l’un des événements les plus importants de l’année en matière de propriété intellectuelle, une plateforme d’échanges entre responsables de la propriété intellectuelle, entrepreneurs et investisseurs.

Le 15 novembre 2018, environ 500 participants, issus de plus de 15 pays et régions du monde, représentant des entreprises telles que Lenovo, Clarivate Analytics, Tecent, Ant Financial, JD, Ericsson, Mobike, Alibaba, se sont rassemblés pour partager leurs expériences réussies et explorer des opportunités commerciales autour des thèmes « Nouvelles Circonstances, Nouvelles Technologies, Nouvelles Stratégies ».

En tant que membre de la CNCPI, Vincent Remy, cofondateur du Cabinet LLR, a décrit et resitué les stratégies de protection de brevets dans un contexte européen qui a beaucoup évolué.

Accélération de la procédure pour l’obtention d’un brevet en France

Bien que la procédure de délivrance en France soit généralement rapide, de multiples possibilités d’accélération de la procédure existent.

accélération de procédure
Photo par Pixabay

En France, environ la moitié des demandes de brevets sont délivrées dans les 30 mois à compter de leur dépôt. Cependant, il est dans certains cas possible d’obtenir la délivrance plus rapidement, ou d’accélérer la procédure concernant des demandes habituellement délivrées après une durée plus longue. Néanmoins, cette stratégie n’est pas toujours avantageuse, et votre CPI peut vous aider à déterminer la meilleure option adaptée à votre cas.

Lire la suite Accélération de la procédure pour l’obtention d’un brevet en France

Privileged at last…

A new Rule at the U.S. Patent Office establishes that communications with foreign patent attorneys can be privileged.

Privileged information Since its coming into force on 7 December 2017, a new Rule (§ 42.57)[i] establishes that US patent agents, as well as foreign patent “practitioners”, who are qualified in their jurisdiction, will receive the same treatment as US attorneys on all issues affecting privilege or waiver. 82 Fed. Reg. 51570-75 (Nov. 7, 2017).

This clarification was long overdue as the status of a communication between a litigant and its domestic or foreign patent agent had been a hotly debated topic in the United States (US) for the last 50 years.

This is of real importance as patent litigations on an international level frequently involve the US, including challenges regarding the validity of patents which are heard before the US Patent and Trademark Office’s Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Privileged information and the US discovery process

In the US, pre-trial steps will generally involve the dreaded “discovery” process[i].  In this process reciprocal demands will be made by the parties for production of documents, depositions of parties and potential witnesses, written interrogatories etc…. The theory underlying the US rights of discovery is that all parties will go to trial with as much knowledge as possible and that neither party should be able to keep secrets from the other (except for protection against self-incrimination). This common law pleading principle is mainly applied to civil disputes and is the object of some detailed dispositions[ii] at the Federal level.

Therefore some information may not have to be disclosed and may be kept secret. Such information is described as being “privileged”.  Legal advice provided by an attorney to her/his client can enter the category of privileged information upon very specific conditions[iii] and is generally referred to as being “client-attorney privileged”.

Litigation involving patents offers several very specific challenges when the parties come to the discovery step and have to determine if a communication is, or is not, privileged.  In particular this is due to fact of:

  • the nature of patent-related communications: they may comprise a great deal of highly sensitive technical information.
  • the legal status of the advisers: they are frequently not registered before a US court to practise law and therefore, strictly speaking, not “attorneys”.  They can be US patent agents, or in-house counsels. Even more difficult is the case of foreign patent practitioners, who can also be either independent or in-house advisers of the litigant.

The new provisions now clarify at least the issue of professional status before the USPTAB of qualified independent patent practitioners such as the French CPI (Conseil en propriété industrielle), German (Patentanwalt) and British CPA (Chartered Patent Attorneys).

It is however always worth keeping in mind that the “privilege” status is to be decided on a document-by-document basis.  The nature of the communication is as important as the person writing it in order to decide if the privilege can be asserted.  The communication must be confidential in nature and “reasonably necessary and incident to the scope of the practitioner’s authority”[iii].  Opinions relating, for example, to commercial matters are unlikely to qualify.  Likewise, results of a patent search, even if carried out by a qualified patent attorney, may not be privileged although a detailed patentabilty opinion based on said search should be.

Thus, the issue of privileged information will stay an exceptionally delicate matter for patent attorneys worldwide and should be considered most carefully before starting any litigations involving countries, like the US, which have discovery-like provisions.

[i] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-11…/2017-23048.pdf

[ii] Chapter V of Federal Rules of Civil Procedure

[iii] The standard set forth in United States v. United Shoe Machinery Corp. 1918 is often cited as « the » test for privilege:

“The privilege applies only if (1) the asserted holder of the privilege is or sought to become a client; (2) the person to whom the communication is made (a) is a member of the bar of a court, or his subordinate and (b) in connection with the communication is acting as a lawyer; (3) the communication related to a fact of which the attorney was informed (a) by his client (b) without the presence of strangers (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion on law or (ii) or legal services or (ii) assistance in some legal proceeding, and not (d) for the purpose of committing a crime or tort; and (4) the privilege has been (a) claimed and (b) not waived by the client.” (emphasis added).

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/247/32/case.html

Article written by Sophie McDade from LLR Patent and Trademark Attorneys

LLR logo

Mandataire ou mandataire ? N’est pas mandataire qui veut !

Lorsque des sociétés procédant uniquement au paiement d’annuités tentent d’obtenir – sans succès – un élargissement de leur mandat auprès de l’INPI, constitué pour le simple paiement des redevances.

N’est pas mandataire qui veut !Pas moins de trois arrêts ont été émis par la Cour d’appel de Paris en 2017 pour rappeler que les avertissements avant déchéance ou les constatations de déchéances ne peuvent être transmis par l’INPI qu’au Conseil en Propriété Industrielle dûment constitué ou au titulaire du brevet, et non aux sociétés procédant uniquement au paiement des annuités.

 

Lire la suite Mandataire ou mandataire ? N’est pas mandataire qui veut !