Drapeaux archives: Cour d’appel

Affaire TAITTINGER

Marque ou nom patronymique, il faut parfois choisir

A l’approche des fêtes de fin d’année, quoi de plus approprié que de parler champagne ?

TAITTINGER
Photo par Myriams-Fotos sur Pixabay

Nous ne débattrons toutefois pas de la finesse des bulles du champagne Taittinger mais plutôt sur les trois questions suivantes : L’usage de son nom patronymique TAITTINGER engage-t-il la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au titre de la méconnaissance des dispositions de l’acte de cession conclu en 2005 ? Est-il une atteinte à la marque de renommée éponyme ? Est-il constitutif de concurrence de déloyale et de parasitisme ?

Dans sa décision du 10 juillet dernier, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait accueilli la demande du requérant en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger mais l’avait débouté sur ses deux autres requêtes.

Sur les faits

La société Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise (Ci-après CCVC) élabore et commercialise les champagne Taittinger. Cette société est titulaire de la marque française TAITTINGER déposée le 16 janvier 1968 notamment en classe 33 pour du champagne.

Madame Virginie Taittinger, actionnaire de cette société, a mandaté son père Monsieur Claude T pour la cession de ses parts sociales. Selon l’acte de cession conclu en 2005, la famille Taittinger s’engageait à ne pas faire usage du nom « Taittinger » pour désigner des produits ou services en concurrence avec l’activité de l’acquéreur.

Or, la société CCVC estime que la communication de Madame Virginie Taittinger relative à son activité de distribution d’un champagne est systématiquement axée sur le nom TAITTINGER et elle la met donc en demeure de cesser toute utilisation de TAITTINGER à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial.

Devant l’absence de résolution amiable, le TGI de Paris est saisi par la société CCVC qui engage la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, invoque une atteinte à sa marque de renommée TAITTINGER ainsi qu’à ses droits sur TAITTINGER au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur les décisions du TGI et de la Cour d’appel

Le Tribunal rejette la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au motif que le mandat ne prévoyait pas de prise d’engagement au nom de cette dernière sur l’usage de son nom patronymique.

Le TGI rejette également l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme en estimant notamment que Madame Virginie Taittinger ne fait qu’utiliser son nom de famille et que le préjudice n’est en rien démontré.

Suite à un recours formé par la société CCVC, la Cour d’appel de Paris condamne l’intimée en responsabilité contractuelle mais déboute le requérant sur ses autres demandes.

Sur l’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation est saisie et dans sa décision du 10 juillet dernier, casse et annule la décision de la Cour d’appel.

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, il est considéré que les dispositions du mandat n’emportaient pas le pouvoir de consentir une limitation ou une interdiction de l’usage du nom de famille TAITTINGER.

Sur l’atteinte à la renommée, la Cour rappelle que le profit indûment tiré de la renommée d’une marque doit être apprécié au regard de tous les facteurs pertinents et que ce n’est que s’il est prouvé que le défendeur aura alors la possibilité d’invoquer un juste motif.

Il faut en effet apprécier tout d’abord la renommée de la marque, qui est reconnue ici, puis une atteinte à cette renommée et enfin l’existence d’un éventuel juste motif.

Or, la Cour d’appel a estimé que l’atteinte n’était pas caractérisée car Madame Virginie Taittinger ne faisait qu’utiliser son nom patronymique mais elle n’a pas apprécié en amont l’existence d’une atteinte du fait d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque TAITTINGER.

La Cour d’appel a donc violé l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la Cour estime qu’en considérant qu’il n’est pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale et d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements notamment promotionnels de cette société, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas pris en considération le prestige et la notoriété de la société Taittinger.

Sur les liens entre le nom patronymique et la marque

L’on pourrait croire que chacun est libre de disposer de son nom patronymique comme il l’entend mais ce n’est pas si aisé lorsque le nom est connu.

En effet, une marque peut acquérir une valeur très importante avec le temps, notamment du fait de sa notoriété et dans ce cas des problématiques liées au droit des marques entrent en jeu.

La liberté d’utiliser son nom n’est alors plus nécessairement appliquée et cela va parfois même plus loin puisqu’une personne peut se voir sanctionnée pour avoir utilisé son nom.

Dans l’affaire qui nous occupe, ce n’est que parce que le mandat ne prévoyait pas expressément l’autorisation de s’engager à limiter ou interdire l’usage du nom patronymique Taittinger que la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger n’a pas été reconnue.

En revanche, le prestige et la notoriété de la société Taittinger suffisent à justifier l’interdiction pour Madame Virginie Taittinger d’utiliser son nom pour une activité similaire car cela peut être considéré par exemple comme un détournement de la clientèle de la société CCVC.

Quant à l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER, elle pourrait être reconnue si la cour d’appel de renvoi corrige son erreur et, après analyse de l’existence d’une atteinte puis du juste motif, estime que l’usage du nom patronymique tire indûment profit de la notoriété de la marque TAITTINGER.

Ces décisions Taittinger illustrent donc bien le fait que le droit des marques l’emporte sur la liberté d’utiliser son nom patronymique lorsque ce nom est connu et par conséquent que des impératifs économiques existent.

Il vaut mieux donc bien réfléchir en amont aux modalités de dépôt et de gestion d’une marque et/ou d’une dénomination sociale qui reprendraient un nom patronymique afin d’anticiper les problématiques liées à l’usage de ce nom s’il devenait notoire.

Sur le cas d’espèce, nous aurons le fin mot de l’histoire lorsque la Cour d’appel de Paris autrement composée rendra sa décision sur renvoi.

 

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

 

Article rédigé par Mathilde Escudier, du Cabinet LLRbrevet, limitation, directives, prescription, INPI

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

Louboutin

Au moment où nous publions cet article[i] qui revient sur la manière dont la marque célèbre de chaussures Louboutin se protège de la concurrence,  la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance qui affirmait que l’apposition de la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon haut est protégeable au titre du droit des marques. C’est une nouvelle victoire pour Louboutin qui avait déjà eu gain de cause sur ce point devant la justice américaine en 2012.

En outre, Louboutin vient de remporter une nouvelle victoire, au niveau européen cette fois, puisque la Cour européenne de justice (CJUE) a décidé en faveur de la société française dans un cas qui l’oppose à la société néerlandaise, Van Haren, qui soutenait que la marque déposée par Louboutin était contraire à la législation européenne sur les marques. Les juges européens n’ont pas suivi l’avis de l’avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, qui avait donné raison à Van Haren, et ont considéré, au contraire, que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains épisodes dans la bataille de la maison Louboutin pour défendre l’exclusivité de sa marque.

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

If you evoke Louboutin’s name, it will probably be associated by lots of people with red sole shoes, especially high heels.

Obviously, the famous luxury shoes designer Christian Louboutin has made red sole shoes his trademark since 1992 to the extent that this characteristic is even sometimes used to designate his creations rather than his name.

In order to protect himself from competition, Mr. Louboutin registered his red sole as a French figurative trademark on November 29, 2000.

Since a decision of the Court of Justice of the European Union dated May 6th, 2003[i], it is effectively possible to register a colour as a trademark, on the condition that the color constitutes a sign that can be graphically represented and capable to distinguish the products and services of the holder from those of other companies.

More precisely, the graphic representation must be “clear, precise, complete by itself, easily accessible, intelligible, durable and objective”, as listed by the CJUE in a 2002 case[ii].

The trademark in question filed by Mr. Louboutin was composed of a picture of a sole with the following description: “shoe sole of the colour red”, and was designating “Shoes” in class 25.

Louboutin trademark FR 003067674
Louboutin trademark FR 003067674

Further to several judicial cases Mr. Louboutin brought, in order to safeguard his rights from opponents using red soles, all lost, his French Trademark n°3067674 was finally canceled in 2011 during the C. Louboutin versus Zara France case.

Accusing Zara France of counterfeiting because the firm was commercializing red-soled shoes, Mr. Louboutin’s arguments were dismissed. The French Court of Appeal (Cour d’appel)[i] and Supreme Court (Cour de cassation)[ii] ruled that “neither the form, nor the colour of the sign has been determined with enough clarity, precision and correctness to confer distinctiveness to the sign permitting to identify the origin of the shoe”.

Indeed, the colour of the sole was just described as “red” and the picture did not enable to immediately identify a sole without reading the description.

Further to this failure and to the loss of his trademark, Mr. Louboutin decided to file a new French trademark application in 2011, but more precise, in order to avoid cancellation.

This time, he chose to file a sketch of a high heeled sandal in dotted line, except for the outline of the sole which was continuous.

Louboutin trademark FR 113869370
Louboutin trademark FR 113869370

The following description was added: “The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).” and the application was designating “High-heeled shoes (except orthopaedic footwear)” in class 25.

This new trademark has permitted to reverse the trend and Mr. Louboutin finally won a new case on the basis of counterfeit of his red sole against the French company Kesslord.

Indeed, the red colour applied to the sole has been considered as a tridimensional sign satisfying the graphic representation’s requirements and, therefore, constituting a valid trademark.

Facts

Kesslord is a French company specialized in leather goods (bags, shoes…).

It offers to its customers to personalize items by choosing colour and texture, and proposes notably red soles for shoes.

When Mr. Louboutin found this out, he sent a formal notice to Kesslord, asking to withdraw the red colour from its personalization catalogue.

As a conservation measure, Kesslord has withdrawn the red colour of its catalogue and, a short time afterwards, asked for cancellation of Mr. Louboutin’s French trademark n°3869370, arguing that it didn’t satisfy the trademark’s requirements of clarity, precision, accessibility, intelligibility and objectivity.

In fact, Kesslord considered that the sign was likely to vary depending on the type of shoes on which it was applied. Consequently, the exact extent of the protection was not determined.

Kesslord wanted the Court to reduce the protection solely to “red colour (Pantone code n° 18 1663TP) applied to the totality of the sole of a fine stiletto, doted of 10cm heels, the colour not being continued on the heel”.

On Mr. Louboutin’s side, he argued that the sign was a guarantee for the commercial origin of the shoes on which it was affixed and permitted to identify two concrete and immediately perceptible elements: the red colour defined with the Pantone Code and the location on the outside sole of the high heel which made of it a position trademark. The rest of the shoe, dotted on the sketch, was not part of the field of protection, in a manner that if the shoe varies, the sign would stay constant.

The First Instance Court of Paris (Tribunal de grande instance) ruled on March 16, 2017[1] that the figurative trademark was distinctive and able to be graphically represented, so valid according to CJCE case-law[2], and rejected the cancellation action.

As the graphic representation of the trademark comprised a defined form, which was a high heel‘s sole with a clear curve, and a distinctly identified colour with a Pantone code in the description, the criteria of clarity, precision, objectivity and consistency of the graphic representation required by the CJCE[3] were fulfilled.

Conclusion

This new decision marks a new era for Mr. Louboutin, who can finally defend his rights on the red sole.

But this saga is far from over: a new episode is coming up soon as an appeal was filed on April 3, 2017 against the First Instance Court’s decision.

We should therefore be informed in the near future if the French jurisdictions will consecrate a monopoly for the position trademark of the red sole shoes.


[i] Cet article été rédigé en anglais par nos experts, Gilles Escudier (CPI et mandataire européen en marques, modèles et dessins) et Anne-Sophie Pillot (juriste en propriété industrielle), pour le Bulletin de l’ECTA de mars 2018. Il est republié ici avec l’accord de l’ECTA.

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017 (RG 2015/11131 ; M20170192)

[2] CJCE, 18 June 2002, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 and CJCE, 25 January 2007, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, C-321/03

[3] CJCE, 27 November 2003, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01

[i] Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 22 juin 2011, n°09/00405

[ii] Cour de cassation, civile, ch. Commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724

[i] CJCE, 6 May 2003, Libertel Groep vs Bureau Benelux Marques, C-104/01

[ii] CJCE, 12 December 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patente und Markenamt, C-273/00

 

Articlé rédigé par Gilles Escudier et Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo