Drapeaux archives: Marques renommées

Quelle protection pour la marque renommée ?

protection de la marque renommée
Photo par Samuel Zeller sur Unsplash

S’il est acquis comme principe que la marque bénéficiant d’une renommée auprès des consommateurs possède un champ de protection par le droit des marques plus étendu que les autres marques, la délimitation de ce champ de protection soulève régulièrement des questions et fait périodiquement l’objet de décisions visant à en préciser les contours.

Les deux décisions étudiées ici, sont ainsi rendues au visa de l’article 8 §5 du règlement n° 207/2009 pour l’une et n° 2017/1001 pour l’autre, qui prévoient dans des termes identiques si ce n’est les adaptations dues au changement de qualification de marque communautaire en marque de l’Union européenne, que :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »

Affaire The Rich Prada

L’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 5 juin 2018 dans l’affaire The Rich Prada (aff T-111/16, Prada c/ EUIPO) précise les conditions dans lesquelles une marque pourra se prévaloir d’une protection élargie. Dans cette affaire, le Tribunal, assez frileux, n’accepte l’application de la renommée qu’en lien avec des produits et services connexes à ceux exploités par la société Prada alors même qu’il aurait pu être envisageable de reconnaitre l’existence d’un lien significatif entre les activités de l’hôtellerie et de la mode dans le secteur du luxe notamment.

L’affaire étudiée implique la société indonésienne The Rich Prada International PT qui a présenté le 30 août 2011 une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal THE RICH PRADA pour des produits et services relevant des classes 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43 et 45.

La société Prada SA a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services couverts par cette demande.

L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures verbales et semi-figuratives PRADA, valables en Union-Européenne ou dans des Etats membres de cette dernière, et désignant des produits et services relevant des classes 18 et 25.

La division d’opposition ayant partiellement fait droit à l’opposition et rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services visés, les deux parties ont chacune formé un recours à l’encontre de cette décision : la société PRADA SA en vue d’obtenir le rejet total de la demande de marque opposée et la société indonésienne The Rich Prada International PT afin d’obtenir l’enregistrement de sa demande de marque pour la totalité des produits et services visés.

A son tour, la chambre de recours de l’EUIPO a totalement rejeté le recours de la société PRADA SA et partiellement accueilli le recours de la société indonésienne The Rich Prada International PT.

La marque demandée pouvait donc être enregistrée en lien avec les produits et services relevant de classes variées visant des produits d’alimentation, des services des gestion commerciale, hôtelière, d’assurance, de construction, médicaux, de garde d’enfants, etc.

En particulier, en ce qui concerne l’opposition, la chambre de recours a estimé du point de vue de la comparaison des signes que les marques étaient similaires, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition. Elle a également considéré que le terme PRADA était purement distinctif et dénué de signification et que ce terme était entièrement reproduit dans la demande de marque contestée.

S’agissant de la renommée, la chambre de recours a reconnu que les marques antérieures jouissaient d’une renommée particulièrement remarquable pour les produits compris dans les classes 18 et 25 sur le territoire pertinent.

Elle a ensuite examiné le risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures ainsi que le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

  • S’agissant du risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a considéré que la grande dissemblance entre les produits visés par les marques antérieures d’une part et par la demande contestée d’autre part ne permettait pas de concevoir qu’un consommateur puisse établir un quelconque lien significatif entre les marques en conflit et en tout état de cause, à supposer même qu’un lien soit établi entre les signes en conflit, un tel lien ne suffisait pas selon elle à établir l’existence d’un préjudice.
  • S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a reconnu que l’image portée par le signe PRADA liée au glamour, à la qualité, au prestige, pouvait être transférée à la demande contestée. Toutefois, elle a constaté que ce transfert d’image ne pouvait être opéré que pour les produits et services qui étaient fortement liés au secteur de la mode. Aussi dans un second temps, la chambre de recours a analysé les produits et services pouvant et ceux ne pouvant pas être liés au secteur de la mode et a exclu qu’un transfert d’image puisse être établi pour les produits et services les plus éloignés des produits visés par les marques antérieures en classes 18 et 25 en considérant qu’ils étaient tellement éloignés et de nature tellement différente des produits visés par les marques antérieures que les signes en conflit devraient être quasi-identiques ou identiques pour que le public associe les marques.

En revanche, la chambre de recours a considéré qu’un risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures n’était pas exclu pour une partie des produits et services visés par la demande de marque et présentant un lien avec la mode.

Raisonnement du Tribunal sur le moyen tiré de la violation de l’art 8, §5 du règlement n° 207/2009

1/ Le Tribunal rappelle que l’existence du lien entre les marques en conflit doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, mais aussi du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits et services visés par les marques en conflit et du degré de dissemblance ou de proximité entre ces produits ou services.

Or, la chambre de recours a pris en considération une renommée « particulièrement remarquable » des marques antérieure. Elle s’est donc fondée sur le niveau d’intensité le plus élevé de la renommée.

S’agissant du caractère distinctif, la chambre de recours a relevé que le terme PRADA est purement distinctif et qu’il est entièrement repris par la marque postérieure. Selon la chambre de recours, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une dérivation des marques antérieures PRADA.

La chambre de recours a considéré que les produits et services en cause étaient tellement dissemblables que les marques auraient dû être quasi-identique voire identiques.

Or la société Prada n’a pas contesté la décision de la chambre de recours sur ce point précis.

Dès lors malgré la proximité entre les signes en cause, la requérante n’a pas démontré qu’un lien pourrait être établi entre les marques par le consommateur même en présence de produits et services dissimilaires et n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation globale du lien significatif effectuée par la chambre de recours.

2/ S’agissant du risque de profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures, la requérante ne formule aucun argument visant à remettre en cause les arguments de la chambre de recours.

3/ S’agissant du risque de préjudice au caractère distinctif des marques antérieures, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice à la marque antérieure suppose la démonstration d’une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services protégés par les marques antérieures consécutive à l’usage de la marque postérieure.

Or les arguments de la requérante portent uniquement sur l’existence d’un lien.

Ainsi, le tribunal rejette l’appel de la société PRADA SA et la décision de la chambre de recours est confirmée car PRADA SA n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur la question du lien significatif et n’a pas su démontrer l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures.

Affaire OREO v. Twins

Dans cette affaire plus classique, le 26 mars 2015, la société GALLEAS Gullon SA a procédé au dépôt de la marque figurative suivante, qui a fait l’objet d’une publication le 11 mai 2015 en lien avec des « Biscuits » en classe 30. :

protection pour la marque renommée

Cette demande revendique les couleurs suivantes : « vert ; blanc jaune ; bleu ; brun foncé ».

Le 7 août 2015, la société Intercontinental Great Brands LLC forme opposition à l’encontre de cette demande de marque.

Cette opposition se basait notamment sur le droit antérieur suivants pour lesquels la renommée a été revendiquée pour l’ensemble des produits :

protection pour la marque renommée
Marque de l’UE No 8 566 176 : déposée le 22 septembre 2009 et enregistrée le 22 février 2010, notamment pour des produits de la classe 30

La division d’opposition ayant fait droit à l’opposition, le déposant fait appel de cette décision.

1/ Sur la question de la renommée de la marque antérieure :

protection pour la marque renommée

il n’est pas contesté par la division d’appel que cette marque bénéficie d’une renommée exceptionnelle en Espagne et donc en Union Européenne.

 

2/ Sur la question de la comparaison entre les signes : 

il est considéré que les marques coïncident dans la reproduction d’un biscuit en forme de sandwich rond avec une décoration similaire et diffèrent dans leurs autres éléments. Dès lors, considérés dans leur ensemble les signes en cause présentent certaines similarités visuelles en raison de la présence commune de la représentation d’un biscuit sandwich.

Les marques en question ne partagent en revanche aucune similitude phonétique. Toutefois, il doit être tenu compte s’agissant de produits relevant de la classe 30, qu’ils sont généralement commercialisés en libre services dans des supermarchés de telle sorte que la comparaison visuelle prime ici sur les comparaisons phonétiques et conceptuelles.

3/ S’agissant du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il est considéré ici qu’au regard de la renommée de la marque antérieure, de l’identité entre les produits en cause et des circonstances d’achats de ces produits de consommation courante, le produit portant la demande de marque contestée attirera plus spécialement le consommateur s’il lui rappelle la marque antérieure renommée.

Bien que le consommateur ne confonde pas les deux marques, la similarité entre les signes du fait la présence d’un élément commun, lui permettra de percevoir le produit couvert par la demande de marque comme un possible produit de remplacement du produit couvert par la marque antérieure.

Dès lors, le déposant tire avantage de la renommée et des investissements de la marque antérieure pour la vente de ses propres produits.

Par conséquent, sans pour autant aboutir à la monopolisation de la représentation d’un type de biscuit, la division d’appel considère que les similitudes entre les signes résultants de l’élément commun constitué de la représentation d’un biscuit conduiront nécessairement le consommateur à établir un lien entre les marques en cause.

En conclusion, la marque

protection pour la marque renommée

est refusée à l’enregistrement dans son ensemble

Ainsi, dans ce cas et à l’inverse de la décision précédemment étudiée, la division d’appel fait droit au titulaire des droits antérieurs en raison de l’existence d’un lien entre les marques comparées et de la démonstration de l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en raison de ce lien.

 

Article rédigé par Marie Fromm, du Cabinet LLR.brevet, limitation, directives, prescription, INPI

 

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

Louboutin

Au moment où nous publions cet article[i] qui revient sur la manière dont la marque célèbre de chaussures Louboutin se protège de la concurrence,  la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance qui affirmait que l’apposition de la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon haut est protégeable au titre du droit des marques. C’est une nouvelle victoire pour Louboutin qui avait déjà eu gain de cause sur ce point devant la justice américaine en 2012.

En outre, Louboutin vient de remporter une nouvelle victoire, au niveau européen cette fois, puisque la Cour européenne de justice (CJUE) a décidé en faveur de la société française dans un cas qui l’oppose à la société néerlandaise, Van Haren, qui soutenait que la marque déposée par Louboutin était contraire à la législation européenne sur les marques. Les juges européens n’ont pas suivi l’avis de l’avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, qui avait donné raison à Van Haren, et ont considéré, au contraire, que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains épisodes dans la bataille de la maison Louboutin pour défendre l’exclusivité de sa marque.

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

If you evoke Louboutin’s name, it will probably be associated by lots of people with red sole shoes, especially high heels.

Obviously, the famous luxury shoes designer Christian Louboutin has made red sole shoes his trademark since 1992 to the extent that this characteristic is even sometimes used to designate his creations rather than his name.

In order to protect himself from competition, Mr. Louboutin registered his red sole as a French figurative trademark on November 29, 2000.

Since a decision of the Court of Justice of the European Union dated May 6th, 2003[i], it is effectively possible to register a colour as a trademark, on the condition that the color constitutes a sign that can be graphically represented and capable to distinguish the products and services of the holder from those of other companies.

More precisely, the graphic representation must be “clear, precise, complete by itself, easily accessible, intelligible, durable and objective”, as listed by the CJUE in a 2002 case[ii].

The trademark in question filed by Mr. Louboutin was composed of a picture of a sole with the following description: “shoe sole of the colour red”, and was designating “Shoes” in class 25.

Louboutin trademark FR 003067674
Louboutin trademark FR 003067674

Further to several judicial cases Mr. Louboutin brought, in order to safeguard his rights from opponents using red soles, all lost, his French Trademark n°3067674 was finally canceled in 2011 during the C. Louboutin versus Zara France case.

Accusing Zara France of counterfeiting because the firm was commercializing red-soled shoes, Mr. Louboutin’s arguments were dismissed. The French Court of Appeal (Cour d’appel)[i] and Supreme Court (Cour de cassation)[ii] ruled that “neither the form, nor the colour of the sign has been determined with enough clarity, precision and correctness to confer distinctiveness to the sign permitting to identify the origin of the shoe”.

Indeed, the colour of the sole was just described as “red” and the picture did not enable to immediately identify a sole without reading the description.

Further to this failure and to the loss of his trademark, Mr. Louboutin decided to file a new French trademark application in 2011, but more precise, in order to avoid cancellation.

This time, he chose to file a sketch of a high heeled sandal in dotted line, except for the outline of the sole which was continuous.

Louboutin trademark FR 113869370
Louboutin trademark FR 113869370

The following description was added: “The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).” and the application was designating “High-heeled shoes (except orthopaedic footwear)” in class 25.

This new trademark has permitted to reverse the trend and Mr. Louboutin finally won a new case on the basis of counterfeit of his red sole against the French company Kesslord.

Indeed, the red colour applied to the sole has been considered as a tridimensional sign satisfying the graphic representation’s requirements and, therefore, constituting a valid trademark.

Facts

Kesslord is a French company specialized in leather goods (bags, shoes…).

It offers to its customers to personalize items by choosing colour and texture, and proposes notably red soles for shoes.

When Mr. Louboutin found this out, he sent a formal notice to Kesslord, asking to withdraw the red colour from its personalization catalogue.

As a conservation measure, Kesslord has withdrawn the red colour of its catalogue and, a short time afterwards, asked for cancellation of Mr. Louboutin’s French trademark n°3869370, arguing that it didn’t satisfy the trademark’s requirements of clarity, precision, accessibility, intelligibility and objectivity.

In fact, Kesslord considered that the sign was likely to vary depending on the type of shoes on which it was applied. Consequently, the exact extent of the protection was not determined.

Kesslord wanted the Court to reduce the protection solely to “red colour (Pantone code n° 18 1663TP) applied to the totality of the sole of a fine stiletto, doted of 10cm heels, the colour not being continued on the heel”.

On Mr. Louboutin’s side, he argued that the sign was a guarantee for the commercial origin of the shoes on which it was affixed and permitted to identify two concrete and immediately perceptible elements: the red colour defined with the Pantone Code and the location on the outside sole of the high heel which made of it a position trademark. The rest of the shoe, dotted on the sketch, was not part of the field of protection, in a manner that if the shoe varies, the sign would stay constant.

The First Instance Court of Paris (Tribunal de grande instance) ruled on March 16, 2017[1] that the figurative trademark was distinctive and able to be graphically represented, so valid according to CJCE case-law[2], and rejected the cancellation action.

As the graphic representation of the trademark comprised a defined form, which was a high heel‘s sole with a clear curve, and a distinctly identified colour with a Pantone code in the description, the criteria of clarity, precision, objectivity and consistency of the graphic representation required by the CJCE[3] were fulfilled.

Conclusion

This new decision marks a new era for Mr. Louboutin, who can finally defend his rights on the red sole.

But this saga is far from over: a new episode is coming up soon as an appeal was filed on April 3, 2017 against the First Instance Court’s decision.

We should therefore be informed in the near future if the French jurisdictions will consecrate a monopoly for the position trademark of the red sole shoes.


[i] Cet article été rédigé en anglais par nos experts, Gilles Escudier (CPI et mandataire européen en marques, modèles et dessins) et Anne-Sophie Pillot (juriste en propriété industrielle), pour le Bulletin de l’ECTA de mars 2018. Il est republié ici avec l’accord de l’ECTA.

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017 (RG 2015/11131 ; M20170192)

[2] CJCE, 18 June 2002, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 and CJCE, 25 January 2007, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, C-321/03

[3] CJCE, 27 November 2003, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01

[i] Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 22 juin 2011, n°09/00405

[ii] Cour de cassation, civile, ch. Commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724

[i] CJCE, 6 May 2003, Libertel Groep vs Bureau Benelux Marques, C-104/01

[ii] CJCE, 12 December 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patente und Markenamt, C-273/00

 

Articlé rédigé par Gilles Escudier et Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo

La réforme « Paquet Marques » : qu’est-ce qui a changé ?

Réforme "Paquet Marques"
Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté une réforme, dite réforme « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne, tout en renforçant la coexistence avec les systèmes nationaux des états membres.

Cette réforme est entrée en vigueur le 23 mars 2016 et a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Entrée en vigueur le 23 janvier 2016, elle devra être transposée aux législations nationales dans un délai de trois ans (soit avant le 14 janvier 2019).

  • le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017.

A cette occasion, nous vous proposons de revoir les points principaux de cette réforme.

Lire la suite La réforme « Paquet Marques » : qu’est-ce qui a changé ?