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Importations parallèles : peut-on faire interdire le démarquage et le remarquage de produits destinés à être importés et commercialisés pour la première fois dans l’EEE ?

importations parallèles
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La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018, a répondu par l’affirmative à cette question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Bruxelles, en considérant que « le titulaire d’une marque de l’Union Européenne peut s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier […] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) où ils n’ont jamais été commercialisés », sur le fondement de l’article 5 de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

Dans cette affaire, qui opposait Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV à Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA (C-129/17), les sociétés Duma et GSI faisaient l’acquisition de chariots élévateurs à fourche MITSUBICHI en dehors de l’Espace économique européen et, après les avoir placés sous le régime de l’entrepôt douanier, supprimaient tous les signes identiques à la Marque MITSUBISHI sur les produits, effectuaient des modifications afin de les rendre conformes aux normes en vigueur dans l’Union européenne, procédaient au remplacement des plaquettes d’identification et des numéros de série, et apposaient leurs propres signes, en vue de les importer et de les commercialiser dans l’EEE.

La CJUE se prononce dans cette affaire, en faveur des sociétés MITSUBISHI, en considérant que :

  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes portent par nature, atteinte à la fonction essentielle de la Marque, d’indication d’origine ; en effet, ces opérations empêchent de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de la Marque dans l’EEE ;
  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes affectent également les fonctions d’investissements et de publicité de la Marque ; en effet, en mettant dans le commerce pour la première fois, des produits démarqués, sans le consentement du titulaire de la Marque, les consommateurs connaissent ces produits sans qu’ils puissent les associer à leur Marque, empêchant ainsi le titulaire des droits d’acquérir une réputation sur sa Marque, susceptible d’attirer et de fidéliser sa clientèle, par la qualité de ses produits et, le privant ainsi de s’en servir pour la promotion de ses ventes, dans sa stratégie commerciale ou pour réaliser la valeur économique du produit portant la Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE sont contraires à l’objectif de la directive 2008/95 qui est d’assurer une concurrence non faussée ; en effet, ces opérations avaient pour but de contourner le droit du titulaire d’interdire l’importation de ces produits revêtus de sa Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, doivent être considérés comme un « usage dans la vie des affaires » qui peut être interdit conformément à l’article 5 de la directive 2008/95 et à l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 ; plusieurs arrêts de la CJCE (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club C-206/01 ; arrêts du 25 janvier 2007 Adam Opel C-48/05 et arrêt du 23 mars 2010 Google France et Google C-236/08 à C-238/08) étaient déjà venus établir que les types d’usage que le titulaire de la Marque peut interdire aux termes des articles 5 de la directive 2008/95 et 9 du règlement 207/2009 ne sont pas limitatifs, mais concernent quoiqu’il en soit un comportement actif (arrêt du 3 mars 2016, Daimler C-179/15) ; or dans cette affaire, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, la CJUE considère que les sociétés ayant procédé au démarquage et au remarquage de produits en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, avaient pour but d’en tirer un avantage économique dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui implique un comportement actif, et peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires ;

Ainsi,

  • les opérations de démarquage et de remarquage sur des produits acquis en dehors de l’EEE, en vue de les importer et de les commercialiser pour la première fois dans l’EEE, sans le consentement du titulaire de la Marque, peuvent être interdits, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009.
  • Il n’est donc pas possible de contourner la règlementation sur les importations parallèles en supprimant la Marque d’origine pour la remplacer par un autre signe.
  • Il est important de souligner que ces opérations sont interdites quand bien même les produits peuvent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la Marque. En effet, la CJUE relève non seulement que la fonction essentielle de la Marque, de garantie d’origine, est affectée indépendamment de ce fait, mais va plus loin, en estimant que cela accentue encore davantage l’atteinte ; affectant toutes les fonctions de la Marque.
  • Enfin, il est sans incidence que les opérations de démarquage et de remarquage des marchandises soient effectuées lorsqu’elles sont encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises pour la première fois dans l’EEE.

Dans une affaire où l’on aurait pu penser, conformément aux conclusions de l’avocat général, que seule la règlementation sur la concurrence déloyale pouvait venir s’appliquer, la CJUE fait une application extensible du droit des Marques.

En effet, outre l’examen classique de l’atteinte aux fonctions de la Marque, la CJUE pallie l’absence de réglementations européennes sur les Marques, spécifiques au démarquage de produits, en faisant une interprétation très large de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition nécessaire au droit d’interdire, conféré au titulaire de la marque par le règlement 207/2009 et la directive 2008/95 et, en mettant en balance les opérations en cause avec l’objectif de la directive 2008/95, d’une concurrence non faussée.

Par ailleurs, dans cette affaire, les sociétés Duma et GSI avaient, pendant une période de plus de 5 ans précédant les faits objets de la question préjudicielle posée à la CJUE, procédé à l’importation parallèle dans l’EEE des chariots élévateurs à fourche marqués MITSUBISHI, sans le consentement du titulaire; agissements considérés comme portant atteinte au droit des Marques, par la juridiction nationale de renvoi. En outre, la société Duma était autrefois un sous distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche MITSUBISHI en Belgique.

Il était donc plus aisé pour la CJUE, de conclure que les sociétés GSI et Duma avaient pour but de contourner le droit du titulaire de Marque d’interdire l’importation des produits revêtus de sa Marque, et d’en déduire que cela est contraire à l’objectif de la directive européenne d’une concurrence non faussée.

On peut se demander si la décision aurait été différente, si ces opérations avaient été effectuées sans ces antécédents, et sur un marché où le démarquage peut être motivé par d’autres facteurs.

L’avenir devra donc encore montrer comment cette décision devra être interprétée, selon les circonstances spécifiques des opérations de démarquage et remarquage.

Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de cette décision, très favorable aux titulaires de marques de l’Union européenne, qui mettent leurs marques au cœur de leur stratégie commerciale, et de ce fait, doivent pouvoir contrôler la première mise sur le marché de leurs produits dans l’Espace économique européen.

 

Article rédigé par Laurence Bontron du cabinet LLR

Marques internationales : le Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid
Photo par Simon sur Pixabay

Comme indiqué sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), le Samoa a déposé, le 4 décembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Indonésie, à l’Afghanistan et au Malawi, le Samoa devient ainsi la cent-troisième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Samoa le 4 mars 2019.

Les déposants peuvent désormais désigner le Samoa dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Samoa est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 2012) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1997) et à la Convention de Paris (depuis 2013).

Marques internationales : le Malawi, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Entrée en vigueur le 25 décembre 2018

Malawi adhère au Protocole de Madrid
Photo par Kaufdex sur Pixabay

Comme indiqué sur le site de l’OMPI, le Malawi a déposé, le 25 septembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Afghanistan le 26 juin dernier, le Malawi devient ainsi la cent-deuxième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Malawi le 25 décembre 2018.

Les déposants pourront alors désigner le Malawi dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Malawi est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 1995) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1970), à la Convention de Paris (depuis 1964) et au Traité de coopération en matière de brevets (depuis 1978).

La protection de l’hashtag par le droit des marques

hashtag
Credit photo – Jon Tyson on unsplash

Qu’est-ce qu’un hashtag ?

Mot-dièse en bon français, le « # » inséré dans un message qui a vocation à être partagé, est un marqueur de métadonnées qui est associé à un mot-clé afin d’en faciliter le repérage.

Son usage consiste à saisir un mot et à le faire précéder du symbole # afin de le mettre en exergue et de le référencer. Exemple : #PropriétéIntellectuelle ; #veryIP.

Popularisé par Twitter, il est aujourd’hui largement utilisé sur Internet afin d’identifier un contenu par l’usage d’un mot-clé reconnu par la communauté des personnes intéressées par le sujet traité.

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Marques internationales : l’Afghanistan, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Comme indiqué dans l’avis n° 5/2018 de l’OMPI, l’Afghanistan a ratifié, le 26 mars 2018, le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Indonésie le 2 janvier dernier, l’Afghanistan devient ainsi la cent-unième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard de l’Afghanistan le 26 juin 2018.

Les déposants peuvent désormais désigner l’Afghanistan dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que l’Afghanistan est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 2016) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 2005) et à la Convention de Paris (depuis 2017).

Conséquences de la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque

suppression de l’exigence de représentation graphique
Photo by Milada Vigerova on Unsplash

Il y a quelques semaines, nous revenions sur ce site sur les points principaux de la réforme « Paquet Marques ».

La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque constitue l’une des mesures phares de cette réforme.

Elle marque en effet une rupture importante avec la législation antérieure, qui n’autorisait à l’enregistrement que les marques susceptibles de représentation graphique, et par laquelle il était quasiment impossible d’obtenir un titre pour des marques autres que verbales, semi-figuratives ou figuratives.

Elle amène également de nombreux questionnements et des nécessités d’adaptation de la procédure pour sa mise en œuvre.

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La réforme « Paquet Marques » : qu’est-ce qui a changé ?

Réforme "Paquet Marques"
Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté une réforme, dite réforme « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne, tout en renforçant la coexistence avec les systèmes nationaux des états membres.

Cette réforme est entrée en vigueur le 23 mars 2016 et a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Entrée en vigueur le 23 janvier 2016, elle devra être transposée aux législations nationales dans un délai de trois ans (soit avant le 14 janvier 2019).

  • le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017.

A cette occasion, nous vous proposons de revoir les points principaux de cette réforme.

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L’Indonésie, nouvel adhérent majeur au protocole de Madrid

Le nombre de pays adhérents au système international d’enregistrement de marques, sur la base de la Convention de Madrid et de son protocole, ne cesse de croître avec l’Indonésie qui devient le 100ème pays adhérent.

Les textes dont il s’agit, fondamentaux dans le paysage juridique international des marques, sont anciens (respectivement de 1891 et de 1989), mais toujours d’actualité.

En 2017, l’Indonésie est le 100ème pays venant grossir les rangs des adhérents. Tout un symbole, car les pays membres assurent désormais plus de 80 pour cent du commerce mondial.

Protocole de Madrid

Après la Chine (1995), qui a fait office de précurseur en ce domaine, le Japon (2000) et Singapour (2000), le Vietnam (2006), les Philippines (2012), le Cambodge (2015), le Laos (2016), le Brunei Darussalam (2017) et la Thaïlande (2017), de nombreux pays du continent asiatique semblent avoir mesuré l’intérêt d’adhérer au système de Madrid.

Ces adhésions traduisent le succès grandissant de l’Union de Madrid, qui tend à une harmonisation mondiale du droit des marques pour les procédures d’enregistrement, les Etats restant toutefois souverains pour la délivrance du titre de propriété.

L’Indonésie est le 8ème pays membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui regroupe au total 10 pays, à devenir pays membre.

Le protocole est entré en vigueur à son égard le 2 janvier 2018. A compter de cette date, les propriétaires locaux de marques en Indonésie peuvent déposer une seule demande internationale, pour faire protéger leurs marques sur les territoires des autres membres du système de Madrid.

Les raisons du succès de ce système sont multiples : c’est parce qu’il permet de simplifier le processus d’enregistrement et constitue un système de gestion centralisé que le protocole de Madrid présente tant d’avantages, grâce au dépôt d’une demande unique, dans une même langue (anglais, français ou espagnol), en payant une seule série de taxes dans une seule monnaie (le franc Suisse). Un guichet unique donc, dans un contexte où tirer le meilleur parti du système de Madrid est un des objectifs de l’OMPI, qui a publié en 2016 un recueil de conseils pratiques sur la meilleure façon d’utiliser les formulaires d’enregistrement.

A noter que le Brésil et le Canada devraient tous deux adhérer au protocole de Madrid en 2018. Le Canada, ainsi, est en train de moderniser son cadre législatif de propriété intellectuelle, car des préparatifs sont nécessaires pour devenir membre et ceux-ci prennent du temps.

D’autres pays ne sont pas encore signataires, alors qu’ils couvrent pourtant des marchés commerciaux majeurs ou à tout le moins en devenir. On citera parmi eux, et de manière non exhaustive, pour le continent asiatique, Taiwan, Hong Kong, la Malaisie et le Myanmar

On trouvera la liste à jour des membres du système de Madrid à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Marques internationales : la Thaïlande, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

09/08/2017

 Nouvel adhérent au Protocole de Madrid
  • La Thaïlande adhère au Protocole de Madrid avec effet au 7 novembre 2017
  • Brunei Darussalam adhère au Protocole de Madrid avec effet au 6 janvier 201709
  • Le Laos adhère au Protocole de Madrid avec effet au 7 mars 2016.
  • La Gambie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 18 décembre 2015.
  • L’Algérie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 31 octobre 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Cambodge adhère au Protocole de Madrid avec effet au 5 juins 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Zimbabwe adhère au Protocole de Madrid avec effet au 11 mars 2015.
  • Nouvelle organisation partie à l’Union de Madrid : l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) adhère au Protocole de Madrid avec effet au 5 mars 2015.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Tunisie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 octobre 2013.
  • Nouveaux états parties à l’Union de Madrid : L’Inde adhère au Protocole de Madrid avec effet au 08/07/2013 et le Rwanda adhère au Protocole de Madrid avec effet au 17/08/2013.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : le Mexique adhère au Protocole de Madrid avec effet au 19 février 2013.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Nouvelle Zélande adhère au Protocole de Madrid avec effet au 10/12/2012.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : la Colombie adhère au Protocole de Madrid avec effet au 29/08/2012.
  • Nouvel état partie à l’Union de Madrid : les Philippines adhèrent au Protocole de Madrid avec effet au 25/07/2012.
  • Le Tadjikistan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 30 juin 2011.
  • Le Kazakhstan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 8 décembre 2010.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Israël adhère au Protocole de Madrid avec effet au 1er septembre 2010.
  • Le Soudan adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 février 2010.
  • Le Libéria adhère au Protocole de Madrid avec effet au 11 décembre 2009.
  • L’ Egypte adhère au Protocole de Madrid avec effet au 3 septembre 2009.
  • La Bosnie-Herzégovine adhère au Protocole de Madrid avec effet au 27 janvier 2009.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Sao Tomé-et-Principe adhère au Protocole de Madrid avec effet au 8 décembre 2008.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : le Ghana adhère au Protocole de Madrid avec effet au 16 septembre 2008.
  • Nouvel état partie au système de Madrid : Madagascar adhère au Protocole de Madrid avec effet au 28 avril 2008.