Limitation de brevet : l’INPI clarifie sa position

Une mise à jour des directives précise ce qui serait considéré comme une limitation acceptable, mais laisse subsister quelques interrogations, avec notamment une référence au délai de prescription.

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Le propriétaire d’un brevet ayant effet en France peut demander sa limitation auprès de l’INPI, selon les conditions énoncées à l’Art. L.613.24 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette procédure présente un intérêt notamment lorsqu’un document de l’état de la technique qui n’était pas connu auparavant risque de remettre en cause la validité des revendications délivrées, ou dans le cadre d’une action en nullité.

Elle est aussi utilisée par exemple pour tenter de faciliter l’obtention de CCP (en vue de prolonger la protection de médicaments ou de produits phytopharmaceutiques), afin de faire coïncider le libellé des revendications et la définition du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché. Une jurisprudence s’est ainsi développée sur ce qui peut ou non être considéré comme une limitation, l’INPI ayant généralement une approche assez restrictive de cette notion.

Une version actualisée des directives a été publiée en décembre 2018 et précise la pratique de l’INPI, et ce qui est considéré comme une limitation acceptable.

Limitation ou modification non acceptable ?

Les directives énumèrent au point 3.1.1. ce qui constitue selon elles une limitation des revendications. Il est ainsi possible de limiter une revendication dépendante, sans limiter la revendication principale.

En revanche l’ajout de revendication de portée plus large que la revendication principale, ou de portée plus restreinte mais complétant la protection des revendications antérieures n’est pas accepté.

Il est en outre précisé que des modifications visant à améliorer la rédaction des revendications ne seront pas acceptées sauf cas particulier.

Enfin, un changement de catégorie de revendication ne constitue pas « en règle générale » une limitation.

Brevet européen, prescription….

Les directives se réfèrent aux articles pertinents du code de propriété intellectuelle et à l’Art. 2224 du code civil, qui porte sur la prescription quinquennale des actions. Il est ainsi indiqué que « le propriétaire du brevet peut, à tout moment, dans le respect du délai de prescription de 5 ans, soit renoncer à la totalité du brevet (renonciation totale) ou à une ou plusieurs revendications (renonciation partielle), soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications (limitation) ».

Il est difficile à ce stade de voir ce qui pourrait faire débuter ce délai de prescription, la procédure de limitation n’imposant pas au titulaire de justifier ses motifs pour déposer sa requête. Il pourrait exister une contradiction avec l’esprit de l’article L.613-24 qui prévoit que cette possibilité est ouverte « à tout moment ».

La procédure de limitation est applicable à la partie française d’un brevet européen (y compris pendant qu’une procédure d’opposition est en cours). Dans ce cas, la requête et les revendications limitées devront être présentées en langue française par le propriétaire. Mais il n’y aura pas lieu de présenter une traduction du texte du brevet, l’INPI examinera la limitation à la lumière du texte rédigé dans la langue de procédure.

Les observations de tiers ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure de limitation.

La procédure de limitation (comme celle de renonciation) est soumise au principe  « silence vaut rejet » au terme d’un délai d’un an à compter du dépôt de la demande (décret n°2015 -1436 du 6 novembre 2015). Ce délai est interrompu en cas de notification d’irrégularité de l’INPI.

Cette modification des Directives concernant les procédures de limitation/ renonciation contribue à clarifier la position de l’INPI mais laisse encore des points à préciser, notamment sur ce qui est une limitation, au regard des jurisprudences dans le domaine. Et l’introduction de la référence au délai de prescription risque d’alimenter de nouvelles incertitudes. Une analyse précise des éléments d’espèce dans chaque dossier restera nécessaire.

Article rédigé par Myriam ALLAB du Cabinet LLR

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