Déchéance d’une marque de l’Union Européenne : une décision instructive à propos de la marque Spinning

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne des services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

déchéance d’une marque de l’Union Européenne
Photo par anneileino

Qu’est-ce que le « Spinning » ?  Sur les résultats des moteurs de recherche en ligne, l’on remarque que ce terme est assez communément employé (aux côtés des termes « vélos en salle »/ « indoor cycling ») pour désigner une activité sportive née dans les années 90s, associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un vélo fixe ergométrique, pratiquée en groupe ou individuellement, en salle ou chez soi. Ce type de sport est devenu très populaire compte tenu notamment de la perte de calories impressionnante qu’il provoque en une séance !

Mais le terme « Spinning » est surtout une marque de l’Union Européenne, enregistrée en 2000 par la société américaine Mad Dogg Athletics et désignant les: « cassettes audio et vidéo » en classe 9, les « équipements d’exercice » en classe 28 et les services d’« entraînement physique » en classe 41.

Or, l’utilisation qui en est faite par le public vulnérabilise cette marque.

Car selon l’article 58 paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne: « Le titulaire de la marque de l’Union Européenne est déclaré́ déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:  b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité́ ou de l’inactivité́ de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

Cet article vise à garantir le caractère distinctif d’une marque, conformément à sa fonction d’origine, et éviter que des termes génériques ne soient indéfiniment réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

La marque Spinning va-t-elle résister à la déchéance ? C’est ce qui a fait l’objet des décisions récemment rendues par les instances européennes.

Le TUE a en effet annulé la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne les services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

Cette décision pédagogique mérite une attention particulière.

Les faits

En 2012, la société tchèque Aerospinning Master Franchising a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des « équipements d’exercice » et services d’«entraînement physique».

Le 21 juillet 2016, l’EUIPO a déclaré́ la société Mad Dogg Athletics déchue de ses droits sur la marque SPINNING pour les produits et services en question. Notamment, l’EUIPO a énoncé que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’«entraînement physique » (celui pratiqué sur des vélos d’intérieur) et d’« équipements d’exercice » (les vélos d’entrainement eux-mêmes). Le terme « spinning » ne pourrait plus, selon l’Office, faire l’objet de droits privatifs en tant que marque de l’Union Européenne.

Mad Dogg Athletics a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le TUE, avec succès, puisque le 8 novembre 2018, le Tribunal a rendu une décision d’annulation.

Trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1/ La cause de déchéance doit être examinée conformément au contexte factuel et juridique existant au plus tard à la date de la demande de la déchéance

Mad Dogg Athletics soutenait qu’il devrait être tenu compte des efforts accomplis par le titulaire d’une marque après le dépôt de la demande en déchéance, puisque ces efforts auraient entrainé un revirement de la perception du public pertinent., de sorte que le signe contesté aurait pu être à nouveau apprécié comme une marque par le public au moment où̀ la décision sur la déchéance est adoptée.

Mais selon le Tribunal, même à admettre la possibilité́ d’un tel revirement de perception, celui-ci ne permettrait pas de faire échec à la règle énoncée à l’article 55, paragraphe 1, du Règlement N° 207/2009[1] exigeant que l’existence de la cause de déchéance soit examinée conformément au contexte existant au plus tard le jour de l’introduction de la demande en déchéance. Il précise qu’en tout état de cause, si ce revirement de perception était avéré́, il serait toujours loisible à la requérante de demander, à nouveau, à l’EUIPO d’enregistrer sa marque.

Seules donc les circonstances antérieures à la demande en déchéance doivent être prises en compte, sans préjudice cependant de la prise en considération d’éventuelles circonstances postérieures, lesquelles peuvent confirmer ou permettre de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ou encore les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Le Tribunal fait ainsi un rappel d’une jurisprudence constante[2].

2/ Les effets de la déchéance sont étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne

Mad Dogg Athletics critiquait encore la décision de l’EUIPO en ce qu’il a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était circonscrit à la République tchèque. Selon la requérante, limiter cet examen à ce seul État membre ne serait pas suffisant pour déclarer la déchéance de la marque contestée alors que celle-ci jouirait d’une renommée dans l’ensemble de l’Union. La déchéance de la marque contestée ne pourrait être envisagée que si cette marque était perçue par le public pertinent comme une désignation usuelle dans l’ensemble de l’Union ou, à tout le moins, dans une partie très majoritaire de celle-ci.

Mais le Tribunal rappelle le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, selon lequel la marque jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union[3]. Une marque de l’Union européenne ne peut ainsi, sauf disposition contraire du Règlement, être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité́ et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union

En toute logique, le Tribunal conclut que s’il est constaté dans un seul État Membre que la marque est devenue une désignation usuelle, la déchéance des droits de son titulaire est prononcée pour l’ensemble de l’Union.

L’EUIPO a donc, à bon droit, constaté la déchéance de la société Mad Dogg Athletics sur la marque contestée sur la base d’éléments de preuve concernant seulement la République tchèque.

3/ L’appréciation de la déchéance de la marque prend en considération la perception des consommateurs ou des utilisateurs finals, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, la perception des professionnels

Si l’EUIPO a jusque-là tenu un raisonnement non critiquable, il se fait cependant coincer sur la question du public pertinent.

Pour le Tribunal, c’est en effet à tort que l’EUIPO a pris en considération pour l’appréciation de la cause de déchéance uniquement les utilisateurs finals des « équipements d’exercice », à l’exclusion des clients professionnels.

Car Mad Dogg Athletics aurait démontré que dans la plupart des cas, ce sont les exploitants professionnels de salles de sport, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation qui achètent les vélos d’intérieur sous la marque SPINNING. Et ce sont ces mêmes exploitants professionnels qui mettent, dans le cadre de la fourniture de services d’« entraînement physique », ces vélos à la disposition de leurs clients pour leur permettre de pratiquer l’activité sportive. Une situation aisée à comprendre compte tenu du coût très élevé de ce type de vélos : l’exploitant de salle de sport, propriétaire et promoteur des produits, est le véritable lien entre les fournisseurs et les utilisateurs et par conséquent, c’est lui qui diffuse la marque.

Le Tribunal constate donc, d’une part, que ces exploitants professionnels jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, d’autre part, qu’ils exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».

Pourtant, la décision de l’EUIPO ne contient aucun élément relatif à la perception de la marque SPINNING auprès des clients professionnels alors que leur opinion était décisive.

Cette erreur d’appréciation a vicié l’ensemble de la décision attaquée et a conduit le Tribunal à annuler la décision de l’EUIPO.

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Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l’Union Européenne contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

[1] Devenu article 62, paragraphe 1, du Règlement n° 2017/1001

[2] Ord., 27 janv. 2004, Aff. C-259/02, La Mer Technology, EU:C:2004:50 Trib. UE, 2 févr. 2016, aff. T-171/13, Benelli Q.J c/ OHMI-Demharter, EU:T:2016:54

[3] Règlement n° 2017/1001, 14 juin 2017, article 1er, deuxième paragraphe

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du cabinet LLR