Distinctivité d’une marque : Focus sur le caractère distinctif acquis par l’usage

caractère distinctif acquis par l’usage
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Le caractère distinctif d’un signe est sa faculté à identifier l’origine commerciale de produits et services déterminés, ce qui permet au consommateur d’attention moyenne de les différencier de ceux d’une autre entreprise.

Pour être valable à titre de marque, ce signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services qu’il désigne. Nous pouvons citer le fameux cas d’école DIESEL, signe qui est distinctif pour des vêtements mais pas pour de l’essence.

Au-delà du caractère distinctif dit intrinsèque, le législateur a également prévu la possibilité que le caractère distinctif soit acquis par l’usage.

Qu’est-ce que cela signifie ? comment est-il apprécié ? est-il reconnu facilement ? nous répondrons à ces questions en partant d’exemples de jurisprudences récentes, notamment l’arrêt RENT A CAR de la Cour d’Appel de Paris.

De quoi s’agit-il ?

Il existe des marques faiblement distinctives au moment de leur enregistrement. Le titulaire d’une telle marque n’a alors qu’une possibilité restreinte d’invoquer valablement sa marque car la protection dont il jouit est presque limitée à une reprise à l’identique.

Néanmoins, lorsque ces marques sont exploitées de manière intensive, elles peuvent être plus facilement opposées à des marques moins proches.

En conséquence, lorsque le titulaire décide d’agir sur la base de sa marque, le juge a l’occasion éventuellement de confirmer le caractère distinctif de celle-ci acquis par l’usage.

Toutefois cette reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas aisée à obtenir comme nous le verrons plus bas.

Comment l’apprécie-t-on ?

L’appréciation du caractère distinctif par l’usage doit être faite globalement avec tous les éléments pertinents dont l’on dispose.

Ces éléments ont été identifiés par la jurisprudence et sont notamment : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ou encore l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Cet usage doit être continu, intense et de longue durée.

La jurisprudence précise également que cette appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage se fait :

  • à la date du dépôt lorsque la question concerne l’enregistrement de la marque ;
  • à la date où le juge statue lorsque la nullité de la marque est demandée à titre principal ;
  • à la date des faits constituant l’atteinte lorsque la nullité de la marque est demandée à titre subsidiaire.

Pour mieux comprendre

  • La Cour d’Appel de Paris a statué sur renvoi à propos de la marque RENT A CAR. Dans son arrêt du 15 janvier dernier, elle a maintenu sa décision de ne pas reconnaître le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale RENT A CAR, ni l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.

La Cour de Cassation avait retoqué la Cour d’Appel dans son arrêt du 8 juin 2017 notamment sur le fait que cette dernière n’avait pas analysé si l’exploitation de l’expression RENT A CAR permettait à celle-ci d’acquérir un caractère distinctif par l’usage :

  • au sein de la marque semi-figurative telle que présentée sur les documents déposés par son titulaire
  • en tant que dénomination sociale éponyme

La Cour d’Appel avait considéré que les preuves d’usage soumises par la société Rent A Car ne permettaient ni de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage au moment du dépôt, ni après le dépôt mais au contraire que l’expression RENT A CAR était comprise par les consommateurs comme étant la traduction anglaise de « louer une voiture » et donc descriptive, et que cette expression est d’ailleurs communément utilisée par d’autres professionnels du secteur.

Cette décision peut surprendre car la marque RENT A CAR est connue du grand public en France.

  • Il y a toutefois d’autres cas dans lesquels les juges français ont refusé de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque a priori assez connue. Il a été considéré que les documents soumis aux débats ne démontrent pas que la marque est exploitée de manière suffisante et/ou à titre de marque.

Citons par exemple les décisions suivantes :

  • SIMPLISSIME, décision du 9 octobre 2018 dans laquelle la Cour d’Appel de Versailles rejette l’acquisition du caractère distinctif de la marque au moment de son dépôt car les documents soumis illustrent l’usage de SIMPLISSIME en tant que partie du titre d’un livre et dans son sens commun pour qualifier la facilité des recettes proposées. La marque semi-figurative déposée le 1er décembre 2015 est donc rejetée à l’enregistrement. Une nouvelle marque semi-figurative SIMPLISSIME a été déposée le 7 mars 2019. Nous verrons ce que décide l’INPI ;
  • IMESSAGE, décision du 25 septembre 2018 dans laquelle la Cour d’Appel de Paris rejette l’acquisition du caractère distinctif de la marque au moment de son dépôt car les pièces étudiées démontrent un usage pendant une durée restreinte et sous la forme « i-message » et non sous la forme déposée IMESSAGE. La marque déposée le 27 juin 2011 est donc partiellement rejetée à l’enregistrement. Depuis, deux autres marques IMESSAGE ont été déposées en Union Européenne pour les services refusés en classes 9 (logiciels), 38 (télécommunications) et 42 (conception de logiciels) mais l’une subit une opposition et l’autre fait l’objet d’une action en nullité pour motifs absolus ;
  • GIANT, décision du 3 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Paris statuant sur renvoi dans laquelle elle rejette l’acquisition du caractère distinctif de la marque au moment des faits argués de contrefaçon. Le titulaire de la marque GIANT avait agi à l’encontre du dépôt et de l’exploitation de la marque PIZZA GIANT SODEBO par la société Sodebo. Le juge estime d’une part qu’une partie des pièces sont postérieures à la date des faits et sont donc inopérantes, et d’autre part qu’il n’est pas suffisamment démontré un usage de GIANT à titre de marque.

A l’inverse, les juges ont reconnu dans deux arrêts récents l’acquisition du caractère distinctif par l’usage des marques en cause :

  • CARRE BLANC, décision du 5 mars 2019 de la Cour d’Appel de Paris ;
  • CREDIT MUTUEL, décision du 27 février 2018 de la Cour d’Appel de Paris ;
  • En Union Européenne, la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif s’est récemment corsée, depuis l’arrêt KIT KAT de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 25 juillet 2018.

La société Nestlé, titulaire de la marque tridimensionnelle consistant en la forme de la fameuse friandise Kit Kat, a soumis des documents tendant à démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de cette dernière.

LA CJUE a accueilli le raisonnement du Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui avait décidé dans l’instance précédente que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque devait être démontré dans l’ensemble de ce territoire.

La CJUE précise son raisonnement en indiquant que les preuves d’usage ne doivent pas nécessairement concerner chaque Etat membre pris individuellement et que, dans certains cas, des documents afférents à des groupes d’Etats membres seraient admises, par exemple lorsque par stratégie interne à l’entreprise plusieurs Etats membres sont traités comme un même marché national ou encore lorsqu’en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, les consommateurs de l’un des Etats connaissent les produits et/ou services proposés sur l’autre Etat.

Certes la Cour facilite quelque peu la charge de la preuve mais il n’en reste pas moins que, d’une manière ou d’une autre, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque de l’Union Européenne doit être démontrée pour l’ensemble de l’Union.

Pour conclure

En théorie la sévérité des tribunaux et des Offices en matière d’appréciation de la distinctivité intrinsèque ou acquise par l’usage permet de ne pas concéder un droit de marque à n’importe quel signe.

Les signes descriptifs ou à tout le moins pas assez distinctifs doivent pouvoir être exploités par tout acteur économique.

Toutefois, dans les faits, la décision de ne pas reconnaître un caractère distinctif acquis par l’usage peut paraître parfois stricte car, en définitive, celle-ci va dépendre en grande partie des preuves soumises aux juges ou examinateurs.

Il est donc impératif de bien se préparer et de suivre les évolutions jurisprudentielles, afin de sélectionner de manière pertinente les preuves d’exploitation qui permettront de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.

Les décisions citées montrent bien que la tâche n’est pas si aisée car la liberté du commerce prime sur le monopole d’exploitation octroyé par un droit de marque.

Article rédigé par Mathilde Escudier du cabinet LLR

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