Peut-on (encore) déposer des demandes divisionnaires en cascade en France ?

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Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch.2, 22 novembre 2019, RG n°18/27433) clarifie une pratique concernant les demandes divisionnaires en cascade, c’est-à-dire les divisions de demandes divisionnaires.

La division d’une demande de brevet français (appelée demande mère) est la faculté donnée au déposant de déposer une autre demande de brevet (appelée demande fille) tout en bénéficiant de la date de dépôt de la demande mère (article L612-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle (CPI)).

Pourquoi déposer une demande divisionnaire ?

La division d’une demande de brevet français peut intervenir dans deux circonstances :

  • à la demande de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) lorsqu’il considère que la demande de brevet concerne une pluralité d’inventions qui ne sont pas liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment pas une seul concept inventif général (article L612-4 CPI et article R612-33 CPI), ou
  • à l’initiative du demandeur (article R612-34 CPI).

Notons que les dispositions françaises en matière de demande divisionnaire dérivent de la Convention de Paris et en particulier de son article 4G2 qui laisse le choix à chaque Etat contractant de choisir dans quelles conditions et dans quelles limites la division volontaire d’une demande de brevet peut être opérée.

Les dispositions du code précisent les conditions pour qu’une demande divisionnaire soit admissible

Pour que la division d’une demande mère soit acceptée, la demande fille en résultant doit répondre à plusieurs critères :

  • son contenu ne doit pas s’étendre au-delà du contenu de la demande mère dont elle dérive (article L612-12-3° CPI), et
  • la demande mère doit être en instance au moment du dépôt de la demande fille (articles L612-4 et R612-34 CPI).

Ces dispositions semblent également s’appliquer également à une demande de brevet fille, ce qui permet d’obtenir des demandes divisionnaires de demande divisionnaires. On parle alors de demandes divisionnaires « en cascade ».

Arrêtons-nous quelques instants sur l’énoncé de l’article R612-34 CPI, qui édicte le critère de demande mère encore en instance dans le cas où le demandeur décide de sa propre initiative de diviser une demande de brevet :

Jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

Les termes « brevet » et « demande de brevet initiale » peuvent être sujets à interprétation dans le cadre de demandes divisionnaires en cascade. En effet, ces termes font-ils référence à la demande mère ou bien à la demande racine (la toute première demande de la série de demandes divisionnaires) ?

Une interprétation en faveur du dépôt de demandes divisionnaires échelonnées tant qu’une demande est encore en instance ….?

Faute de dispositions plus précises et de décision de justice en la matière, il a longtemps été considéré que ces termes faisaient référence à la demande mère, celle dont dérive directement la demande divisionnaire et non pas la première de la série (ou demande la plus ancienne), comme c’est le cas notamment dans la législation européenne.

Il a donc été possible de diviser toute demande de brevet français tant que cette dernière était en instance.

Cette interprétation de l’article R612-34 CPI a toutefois été renversée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Interprétation remise en cause par la Cour d’appel

Dans cette affaire, la société Kubota Corporation (ci-après « le déposant ») avait déposé en 2008 une première demande de brevet français (appelée demande « grand-mère »). Le 22 avril 2015, le déposant a divisé de sa propre initiative cette demande grand-mère en une demande mère. Juste après le dépôt régulier de cette demande divisionnaire, le 24 avril 2015, le déposant a payé la redevance de délivrance et d’impression du fascicule de brevet issu de la demande grand-mère. Puis le 1er mars 2018, le déposant a décidé de diviser la demande mère en une demande fille. La redevance de délivrance et d’impression du fascicule de brevet issu de la demande mère a été payée le 7 mars 2018.

Ainsi, la demande grand-mère et la demande mère ont été divisées alors qu’elles étaient en instance.

Le 27 août 2018, le directeur général de l’INPI déclare irrecevable la demande fille au motif qu’elle a été déposée « après la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule de la demande initiale et qu’en application de l’article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle il n’était plus possible de diviser la demande initiale à cette date ».

La société Kubota Corporation a interjecté appel de cette décision de rejet, et dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris a donné raison au directeur général de l’INPI en raison du motif suivant :

Le terme de “brevet” qui renvoie, dans l’article R. 612-34 susvisé, à l’expression “demande de brevet initiale” contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division, qui fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte.

Ainsi, la Cour d’appel considère que les demandes divisionnaires de demande divisionnaires ne peuvent être déposées que si la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de la demande de brevet racine (la toute première) n’a pas encore été payée. En d’autres termes, l’arrêt semble indiquer que la division d’une demande divisionnaire n’est possible que si la demande la plus ancienne de la série est encore en instance. Cet arrêt impose donc une limite de temps plus restreinte pour déposer une demande divisionnaire de demande divisionnaire.

La solution n’est peut-être pas définitive

L’interprétation faite par la Cour d’appel des termes « brevet » et « demande de brevet initiale » semble en adéquation avec la terminologie employée dans l’article R612-34. Toutefois, il nous semble que la Cour d’appel n’interprète pas correctement le libellé de l’article R612-34 pris dans son ensemble, puisque ce dernier ne semble pas autoriser le dépôt de demande divisionnaire en cascade. En effet, en tenant compte du fait que les termes « brevet » et « demande de brevet initiale » dans l’article R612-34 font référence à la demande de brevet avant toute division, alors cet article énonce explicitement que le déposant peut, de sa propre initiative, seulement procéder au dépôt de demandes divisionnaires de la demande de brevet avant toute division. Par conséquent, le libellé de l’article R612-34 n’autorise aucune division de demandes divisionnaires, et rend donc impossible le dépôt de demande divisionnaire en cascade.

Cette affaire n’est pour autant pas encore terminée puisque la société Kubota Corporation a décidé de se pourvoir en Cassation.

Nous ne manquerons pas de vous faire part de la décision de la Cour de Cassation et de la fin de cette affaire !

Article écrit par Laurent BADIE