Action en déchéance : de l’intérêt de bien étudier la compétence

action en déchéance

Par une décision du 10 juillet 2020 l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a considéré comme irrecevable une demande en déchéance de la marque française FADA COLA.

Cette décision applique les nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) définissant les conditions dans lesquelles une action en déchéance de marque peut être introduite devant l’INPI et non plus devant un tribunal. 

 Rappelons que jusqu’à l’application de l’Ordonnance N° 2019-1169 du 13 novembre 2019 une action en déchéance de marque française ne pouvait être portée que devant les tribunaux, seuls habilités à connaître de ce type d’actions.

Depuis l’Ordonnance précitée, l’article L 716.5 du CPI dispose que « Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : (…)  Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».

Toutefois, un tempérament est apporté à cette règle par la suite de cet article qui indique que : « Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : lorsque les demandes (…) sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; ».

Dans la présente affaire, l’action en déchéance formée par la Brasserie du Castelet faisait suite à une action en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentée à l’encontre de ladite brasserie vis-à-vis de sa marque FADA sur la base de la marque FADA COLA (de Madame Simone D). Elle n’était donc pas présentée à titre principal devant l’INPI puisque liée à une autre affaire en cours devant le tribunal judiciaire : l’action était utilisée à titre de défense pour faire tomber la marque sur laquelle s’appuyait l’action de l’adversaire.

Cette action en déchéance contre la marque du demandeur à l’action en contrefaçon aurait donc dû être présentée devant le tribunal judiciaire : en effet, la marque FADA COLA, objet de la demande en déchéance présentée devant l’INPI, était invoquée à l’appui de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée à l’encontre du demandeur à la présente procédure.

Il est ici question d’une bonne administration de la justice et de l’unité des litiges, telles que les a souhaitées le législateur.

L’irrecevabilité de l’action en déchéance portée devant l’INPI par erreur était ainsi parfaitement prévisible.

Il est donc très important lors de la préparation d’une action en déchéance d’analyser avec précision le contexte pour diriger celle-ci devant la bonne juridiction et éviter une irrecevabilité de sa démarche.

Soulignons à ce propos que ce principe s’applique également aux actions en nullité qui suivent le même sort que les actions en déchéance : elles doivent être présentées devant l’INPI sauf cas de connexité avec une affaire dont le tribunal judiciaire a déjà connaissance.

Article écrit par Gilles ESCUDIER