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Inventions de salariés : quand transfert d’éléments incorporels ne rime pas avec transfert des droits et obligations au titre du régime légal

Que se passe-t-il lorsque les inventions ou les brevets déposés sur ces inventions sont transférés avant que les droits et obligations y afférents ne soient prescrits ?

Invention de salarié
Photo par Willfried Wende sur Pixabay

Les inventions réalisées par un salarié sont régies par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui les organise en trois catégories : les inventions dites de mission, les inventions dites hors mission attribuables et les inventions dites hors mission non attribuables.

En ce qui concerne les inventions de mission, c’est-à-dire celles faites par le salarié « dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », ce même article dispose que celles-ci « appartiennent à l’employeur ».

Mais, l’employeur investi de ce droit sur l’invention de mission a également une obligation, celle de verser à l’inventeur salarié une rémunération supplémentaire.

De même, une invention hors mission attribuable, c’est-à-dire « une invention faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques ou de données procurées par elle », ouvre le droit pour l’employeur de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant ladite invention.

Le CPI précise que le salarié doit, dans un tel cas, en obtenir un « juste prix ».

Il arrive que les inventions ou les brevets déposés sur ces inventions fassent l’objet d’un transfert avant que les droits et obligations y afférents ne soient prescrits. Ainsi, la qualification de l’invention peut-elle encore être remise en cause, la rémunération supplémentaire ne pas encore avoir été versée, l’option de l’employeur ne pas avoir été exercée, le juste prix ne pas encore être convenu ou versé.

Dans de tels cas, vers qui les intéressés doivent-ils se tourner ?

Il faut distinguer plusieurs situations et la jurisprudence nous aide à dresser une typologie permettant d’identifier les cas où les droits et obligations liés au régime des inventions de salariés sont transférés en même temps que les actifs incorporels.

Il convient tout d’abord de rappeler que c’est l’existence du contrat de travail qui entraîne l’application du régime légal des inventions de salariés.

Concernant l’invention de mission, les droits et obligations naissent à la date de réalisation de l’invention.

Quant à l’invention hors mission attribuable, l’option de l’employeur naît à compter de la déclaration de l’invention par le salarié et l’obligation de définir un juste prix naît de la notification par l’employeur de sa décision de s’en faire attribuer la propriété ou la jouissance, cette notification devant intervenir dans les quatre mois de la déclaration.

C’est donc dans la relation employeur-salarié que les droits et obligations s’exercent.

Nous pouvons ainsi lister les différentes situations.

Tout d’abord dans le cas d’un transfert isolé des droits portant sur une invention ou d’un brevet, le cessionnaire ne sera pas investi de l’obligation de rémunérer l’inventeur, cette obligation restant à la charge de l’employeur.

Ensuite, dans le cas du transfert d’un ensemble d’éléments corporels, l’affaire Laurent M c. TELECOM DESIGN SA et INFO NETWORK SYSTEM SA nous donne un éclairage. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 31 janvier 2018, que l’acquisition auprès d’une société d’éléments incorporels permettant au cessionnaire de déposer un brevet n’entraîne pas transfert des droits et obligations de l’employeur au titre de l’article L 611-7 du CPI.

Dans cette affaire, l’inventeur était salarié de la société Icare depuis août 2005, avant d’être licencié en novembre 2006 puis embauché par la société Telecom Design en février 2008. Parallèlement, en avril 2008, la société Info Network System, holding de la société Telecom Design, a acquis certains éléments incorporels de Telecom Design, alors en liquidation judiciaire. Parmi ces éléments incorporels figuraient les résultats des travaux de Monsieur M. sur la base desquels Info Network System a pu déposer en son nom une demande de brevet en France, puis une demande de brevet européen sous priorité de la première.

Fin 2012, Info Network System a cédé ses droits sur ces brevets, qui désignent monsieur M. comme inventeur, à sa filiale Telecom Design.

Monsieur M. a tenté d’une part de revendiquer la propriété de l’invention, arguant que l’invention avait été réalisée après qu’il eut quitté la société Icare et avant d’être embauché par Telecom Design.

A titre subsidiaire, il a demandé, pour le cas où l’invention serait qualifiée d’invention de mission, à bénéficier de la rémunération supplémentaire due à ce titre.

La Cour d’appel avait décidé que l’invention était une invention de mission et avait condamné la société INS à payer à Monsieur M. une rémunération supplémentaire.

Dans sa décision, la Cour de cassation précise d’une part que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société […] ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant-droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention dont celui-ci est l’auteur […] est une invention de mission lui appartenant. »

Pour autant, elle ne conteste pas à Telecom Design la propriété de l’invention, celle-ci ayant été déposée par INS grâce aux éléments développés par Monsieur M. au cours de son contrat de travail auprès de la société Icare et dont elle a acquis la propriété. Mais elle tient ses droits en qualité d’ayant-cause d’un précédent titulaire des droits et non en qualité d’ayant-cause d’un précédent employeur.

D’autre part, et suivant la même logique, elle ajoute que « à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable. »

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la société Telecom Design a embauché Monsieur M. pour ses compétences dans un domaine technologique qu’elle souhaitait promouvoir et ses capacités à poursuivre le développement de cette technologie, dont elle acquiert certains droits auprès de la société Icare. Il n’en reste pas moins que le transfert de ces actifs incorporels et la présence successive en tant que salarié de Monsieur M. au sein de la société Icare puis de la société Telecom Design sont le résultat de situations indépendantes et parallèles.

Enfin, il en va autrement dans un troisième cas, lorsque le transfert du brevet intervient dans le cadre plus global d’un transfert d’une branche d’activité (fusion-absorption, apport partiel d’actif) entraînant une transmission universelle de patrimoine. Dans ce cas, les créances et les dettes de la société d’origine sont transmises à la société absorbante ou au bénéficiaire de l’apport, en ce compris celles existant à l’égard des salariés.

Ainsi, dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2014 (X. c/ Stés Baxter, Baxter international et Baxter Healthcare), les juges relèvent que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L. 611-7 du CPI.

C’est donc bien au droit du travail qu’il faut revenir et à la question de savoir si le contrat de travail a été transmis dans le cadre d’un transfert de fonds de commerce.

L’article L1224-1 du Code du travail dispose en effet que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

Selon une jurisprudence constante, l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique à tout « transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (dans ce sens, Cour de cassation, Assemblée plénière du 16 mars 1990).

Il faut donc appliquer le critère de la relation de travail pour déterminer qui reste ou devient créancier des droits ou débiteur des obligations découlant de l’article L. 611-7 du CPI.

Un tiers à la relation employeur/salarié, ne peut invoquer les droits ou obligations liés aux inventions de salariés, fût-il cessionnaire de droits de propriété intellectuelle.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du cabinet LLR

Le cybersquattage des noms de domaine

cybersquattage
Photo par Robinraj Premchand sur Pixabay

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a enregistré un nouveau record de plaintes pour cybersquattage en 2018, à savoir 3447 plaintes soit une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente.

Ces plaintes ont été déposées en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) pour faire face à la multiplication des activités de fraude, d’hameçonnage, de sites de vente de contrefaçons, et de manière générale à ce type de pratiques frauduleuses de cybersquattage portant atteintes aux marques.

Le nombre total de litiges relatifs à des noms de domaine administrés par l’OMPI augmente chaque année (depuis 2013) ce qui souligne la plus grande vigilance dont doivent faire preuve les propriétaires de marques.

L’ancien domaine générique de premier niveau (gLTD) « .COM » est toujours aussi populaire en 2018 avec 73% des litiges relatifs à ce gLTD. Les parties à ces litiges venaient de 109 pays différents, la France faisant partie du top 3 concernant le nombre de plaintes déposées (553), largement derrière les Etats-Unis (976) mais devant le Royaume-Uni et ses 305 plaintes.

En 2018, 318 experts du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI issus de 54 pays différents ont tranchés ces 3447 litiges relatifs aux noms de domaine à travers 19 langues de procédure différentes.

Les principaux domaines d’activité touchés par les plaintes sont la banque et la finance (12%), la biotechnologie et les produits pharmaceutiques (11%), Internet et les technologies de l’information (11%).

 

Article rédigé par Bilal Selhaoui du cabinet LLR

Palmarès INPI des déposants de brevets 2018

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de publier son palmarès des déposants de brevets 2018, établi sur la base des demandes de brevet publiées en 2018.

Palmarès INPI 2018
Photo de Skitterphoto sur Pexel

Pour la troisième année consécutive, Valeo, PSA, Safran et le CEA arrivent en tête du classement. Dans le top 10, viennent ensuite : Renault, le CNRS, Michelin, Airbus, L’Oréal et Thalès.

« Parmi les cinquante premiers déposants de brevets [qui représentent 52,3 % des demandes publiées en 2018], figurent les principaux groupes industriels français qui investissent dans l’innovation, mais aussi douze organismes de recherche publique [le CEA, le CNRS, IFP Énergies nouvelles …] et onze entreprises étrangères [Continental, Robert Bosch GmbH, Halliburton Energy Services Inc …] »

Selon le directeur de l’INPI, « plus que jamais, les grands acteurs de l’industrie et de la recherche française ont intégré l’importance cruciale de protéger leur capital immatériel – élément essentiel de la valeur de l’entreprise – dans un environnement concurrentiel mondialisé qui se réinvente toujours plus vite. »

La mécanique représente le domaine technologique majoritaire, avec près de 50 % des demandes, suivi de l’électrotechnique (27 %) et de la chimie (19 %). Le sous-domaine transport représente à lui seul plus de 20 % des demandes publiées par l’INPI.

Deux entreprises de taille intermédiaire (ETI) figurent dans le classement (Groupe SOITEC et Trèves), mais aucune petite ou moyenne entreprise (PME). Nouveauté de l’année : l’INPI publie également des palmarès spécifiques aux principales ETI et PME déposantes de brevets.

Signalons également, dans cette étude, d‘intéressantes cartes et analyses relatives à la répartition régionale des demandes de brevets. Toutes régions confondues, près de 88 % des demandes de brevets publiées à l’INPI en 2018 impliquent au moins un déposant ayant une adresse en France et la majorité des demandes proviennent des régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Un cas particulier de contrefaçon de brevet : la fourniture de moyens

contrefaçon par fourniture de moyens
Photo par Rick Tremblay de Pixabay

Outre la contrefaçon littérale des revendications du brevet, la jurisprudence française retient différents types d’actes pouvant constituer une contrefaçon. L’arrêt de la cour de cassation discuté ici illustre le raisonnement tenu pour conclure d’une part à l’existence d’une contrefaçon par équivalence et d’autre part à celle d’une contrefaçon par fourniture de moyens.

Il rappelle aussi le rôle essentiel que peut jouer la saisie-contrefaçon.

Lire la suite Un cas particulier de contrefaçon de brevet : la fourniture de moyens

Quel avenir pour les transferts de technologie en Chine ?

Photo par Anthony Chong sur Pixabay

Thème

Au cours de cette conférence, nous aborderons les thèmes suivants:

  • Dans quelles conditions les transferts de technologie sont-ils négociés ?
  • Quels sont les intérêts de la Chine ?
  • Quels sont les enjeux juridiques et économiques et quels sont les changements apportés par la promulgation de la nouvelle loi ?

 

Programme

Date : mercredi 17 avril 2019

Heure : 17:00 – 20:00

Langue : Français

Tarif : Gratuit pour les membres de CCI FRANCE CHINE. 100 RMB pour les non membres.

Lieu: CCI FRANCE CHINE Bureau de Pékin / Suites 201-222, 2F, Building 81, No. 4 Gongti North Road, Chaoyang District, Pékin

 

Intervenants

Anne QUENEDEYAnne QUENEDEY Associée, Baker & McKenzie

 

 

Lara BOURSIERLara BOURSIER Associée et Chef du bureau Asie, Simon Associés

 

 

Audrey DrummondAudrey DRUMMOND Juriste en propriété intellectuelle, Collaboratrice chez LLR China

 

 

Rapport annuel 2018 de l’OEB : le nombre de demandes de brevets encore en hausse

rapport annuel OEB
Photo par laminaria-vest sur Pixabay

L’Office européen des brevets (OEB) a publié le mois dernier son rapport annuel 2018.

De ce rapport, très riche comme à l’accoutumée, nous pouvons extraire un certain nombre de faits marquants.

Côté demandes de brevets :

  • près de 175 000 demandes de brevets ont été déposées en 2018, en hausse de 4,6 % par rapport à 2017 ;
  • les technologies médicales ont constitué le premier domaine en nombre de dépôts et représenté près de 8 % de l’ensemble des dépôts de l’année, suivies à égalité par la communication numérique et l’informatique à 7 % chacune ;
  • un peu moins de la moitié des déposants étaient originaires d’un pays européen et un quart des États-Unis ;
  • 71 % des demandes ont été déposées par de grandes entreprises. Siemens a été le premier déposant, suivi de très près par Huawei et Samsung, chacune de ces trois sociétés ayant déposé près de 2 500 demandes de brevets à l’OEB en 2018.

Côté brevets délivrés et oppositions :

  • près de 127 000 brevets européens ont été délivrés en 2018, en hausse de 21 % par rapport à 2017 ;
  • un peu plus de 3 % des brevets délivrés par l’OEB en 2018 ont fait l’objet d’une opposition, la division d’opposition a rendu un peu plus de 4 000 décisions en 2018 et, au final, 27 % des brevets opposés ont été révoqués.

Le Parlement européen adopte la directive droit d’auteur

directive droit d’auteur
Photo par stcrolard sur Pixabay

Le 26 mars 2019, en séance plénière, les députés européens ont voté la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, par 348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions. Si aucun groupe politique européen n’a adopté de position unanime, les eurodéputés français ont, dans leur grande majorité, approuvé le texte.

Le texte, en préparation depuis trois ans, a été adopté après d’âpres négociations, de nombreux amendements et malgré le lobbying des défenseurs des libertés numériques. Rappelons que la précédente législation relative au droit d’auteur remontait à 2001.

Deux articles du texte ont été particulièrement controversés : les articles 11 et 13.

L’ article 11 (désormais article 15) donnera plus de poids aux éditeurs de presse dans l’utilisation de leurs contenus en ligne. La reprise de tout ou partie d’un article de presse nécessitera en effet l’autorisation de l’éditeur ou l’obtention d’une licence. Néanmoins, la reprise d’extraits « très courts » et le partage d’hyperliens resteront libres.

Quant à l’article 13 (désormais article 17), il rendra les plateformes d’hébergement en ligne, comme YouTube, responsable des contenus publiés par leurs utilisateurs et du respect du droit d’auteur. Néanmoins les obligations seront moindres pour les jeunes et petites plateformes et des exceptions sont prévues pour certains types d’utilisation (parodie, gifs ou mèmes).

Signalons également l’exception au droit d’auteur pour la fouille automatique de textes et de données (Text and Data Mining – TDM) à des fins de recherche scientifique (articles 3 et 4).

Après approbation de la décision du Parlement par le Conseil (des ministres) de l’Union européenne, les États membres auront deux ans après publication de la directive pour la transposer dans leurs droits nationaux.

En France, la transposition en France d’une partie de la directive se précise déjà : à l’Assemblée nationale, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a nommé, le 3 avril 2019, Patrick Mignola pour être le rapporteur d’une proposition de loi « tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ».

Séminaire à Pékin sur la propriété intellectuelle (PI)

Le mardi 26 mars 2019, un séminaire sur la propriété intellectuelle (PI) s’est déroulé au sein de l’Association d’Evaluation des Actifs de Pékin (BAS – Beijing Appraisal Society).

Cette association, sous tutelle du Ministère des Finances, qui compte environ 250 institutions d’évaluation et près de 4 000 évaluateurs, a pour principal objectif de soutenir et d’accompagner les sociétés d’évaluation des actifs dans l’amélioration de la qualité de leurs services.

La conférence était co-organisée par l’Association d’évaluation des actifs de Pékin et le Centre de service de la propriété intellectuelle Yishidai à Pékin, active dans le domaine du droit des marques, du droit d’auteur et des conseils en propriété intellectuelle.

La conférence a réuni 150 participants, professionnels de l’évaluation d’actifs et membres de la BAS. Elle a consisté en une introduction à la propriété intellectuelle d’une part ; d’autre part, les enjeux de la propriété intellectuelle pour des opérations d’OPI (Offre Publique Initiale), de fusions & acquisitions, et d’investissement ont été abordés.

Nos associés, Shujie FENG et Mei TAO, ainsi que l’avocat Daochen LIU sont intervenus lors du séminaire, et ont partagé leur expertise en propriété intellectuelle.

L’événement s’est déroulé en 3 parties :

Actifs de propriété intellectuelle et droits de propriété

Avocat Daochen LIU (fondateur du Centre de service de la propriété intellectuelle Yishidai à Pékin)

Connotation juridique et attributs commerciaux des marques de commerce

Professeur Shujie FENG (professeur associé à la faculté de droit de l’Université Tsinghua)

Brevets : s’appuyer sur la supériorité technologique des entreprises

Mei TAO, associée du cabinet de propriété intellectuelle, LLR

De vives discussions ont succédé chaque présentation ; les intervenants et les participants ont tous beaucoup gagné de cet échange.

Déchéance d’une marque de l’Union Européenne : une décision instructive à propos de la marque Spinning

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne des services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

déchéance d’une marque de l’Union Européenne
Photo par anneileino

Qu’est-ce que le « Spinning » ?  Sur les résultats des moteurs de recherche en ligne, l’on remarque que ce terme est assez communément employé (aux côtés des termes « vélos en salle »/ « indoor cycling ») pour désigner une activité sportive née dans les années 90s, associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un vélo fixe ergométrique, pratiquée en groupe ou individuellement, en salle ou chez soi. Ce type de sport est devenu très populaire compte tenu notamment de la perte de calories impressionnante qu’il provoque en une séance !

Mais le terme « Spinning » est surtout une marque de l’Union Européenne, enregistrée en 2000 par la société américaine Mad Dogg Athletics et désignant les: « cassettes audio et vidéo » en classe 9, les « équipements d’exercice » en classe 28 et les services d’« entraînement physique » en classe 41.

Or, l’utilisation qui en est faite par le public vulnérabilise cette marque.

Car selon l’article 58 paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne: « Le titulaire de la marque de l’Union Européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:  b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

Cet article vise à garantir le caractère distinctif d’une marque, conformément à sa fonction d’origine, et éviter que des termes génériques ne soient indéfiniment réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

La marque Spinning va-t-elle résister à la déchéance ? C’est ce qui a fait l’objet des décisions récemment rendues par les instances européennes.

Le TUE a en effet annulé la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne les services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

Cette décision pédagogique mérite une attention particulière.

Les faits

En 2012, la société tchèque Aerospinning Master Franchising a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des « équipements d’exercice » et services d’«entraînement physique».

Le 21 juillet 2016, l’EUIPO a déclaré́ la société Mad Dogg Athletics déchue de ses droits sur la marque SPINNING pour les produits et services en question. Notamment, l’EUIPO a énoncé que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’«entraînement physique » (celui pratiqué sur des vélos d’intérieur) et d’« équipements d’exercice » (les vélos d’entrainement eux-mêmes). Le terme « spinning » ne pourrait plus, selon l’Office, faire l’objet de droits privatifs en tant que marque de l’Union Européenne.

Mad Dogg Athletics a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le TUE, avec succès, puisque le 8 novembre 2018, le Tribunal a rendu une décision d’annulation.

Trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1/ La cause de déchéance doit être examinée conformément au contexte factuel et juridique existant au plus tard à la date de la demande de la déchéance

Mad Dogg Athletics soutenait qu’il devrait être tenu compte des efforts accomplis par le titulaire d’une marque après le dépôt de la demande en déchéance, puisque ces efforts auraient entrainé un revirement de la perception du public pertinent., de sorte que le signe contesté aurait pu être à nouveau apprécié comme une marque par le public au moment où̀ la décision sur la déchéance est adoptée.

Mais selon le Tribunal, même à admettre la possibilité́ d’un tel revirement de perception, celui-ci ne permettrait pas de faire échec à la règle énoncée à l’article 55, paragraphe 1, du Règlement N° 207/2009[1] exigeant que l’existence de la cause de déchéance soit examinée conformément au contexte existant au plus tard le jour de l’introduction de la demande en déchéance. Il précise qu’en tout état de cause, si ce revirement de perception était avéré́, il serait toujours loisible à la requérante de demander, à nouveau, à l’EUIPO d’enregistrer sa marque.

Seules donc les circonstances antérieures à la demande en déchéance doivent être prises en compte, sans préjudice cependant de la prise en considération d’éventuelles circonstances postérieures, lesquelles peuvent confirmer ou permettre de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ou encore les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Le Tribunal fait ainsi un rappel d’une jurisprudence constante[2].

2/ Les effets de la déchéance sont étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne

Mad Dogg Athletics critiquait encore la décision de l’EUIPO en ce qu’il a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était circonscrit à la République tchèque. Selon la requérante, limiter cet examen à ce seul État membre ne serait pas suffisant pour déclarer la déchéance de la marque contestée alors que celle-ci jouirait d’une renommée dans l’ensemble de l’Union. La déchéance de la marque contestée ne pourrait être envisagée que si cette marque était perçue par le public pertinent comme une désignation usuelle dans l’ensemble de l’Union ou, à tout le moins, dans une partie très majoritaire de celle-ci.

Mais le Tribunal rappelle le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, selon lequel la marque jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union[3]. Une marque de l’Union européenne ne peut ainsi, sauf disposition contraire du Règlement, être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité́ et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union

En toute logique, le Tribunal conclut que s’il est constaté dans un seul État Membre que la marque est devenue une désignation usuelle, la déchéance des droits de son titulaire est prononcée pour l’ensemble de l’Union.

L’EUIPO a donc, à bon droit, constaté la déchéance de la société Mad Dogg Athletics sur la marque contestée sur la base d’éléments de preuve concernant seulement la République tchèque.

3/ L’appréciation de la déchéance de la marque prend en considération la perception des consommateurs ou des utilisateurs finals, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, la perception des professionnels

Si l’EUIPO a jusque-là tenu un raisonnement non critiquable, il se fait cependant coincer sur la question du public pertinent.

Pour le Tribunal, c’est en effet à tort que l’EUIPO a pris en considération pour l’appréciation de la cause de déchéance uniquement les utilisateurs finals des « équipements d’exercice », à l’exclusion des clients professionnels.

Car Mad Dogg Athletics aurait démontré que dans la plupart des cas, ce sont les exploitants professionnels de salles de sport, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation qui achètent les vélos d’intérieur sous la marque SPINNING. Et ce sont ces mêmes exploitants professionnels qui mettent, dans le cadre de la fourniture de services d’« entraînement physique », ces vélos à la disposition de leurs clients pour leur permettre de pratiquer l’activité sportive. Une situation aisée à comprendre compte tenu du coût très élevé de ce type de vélos : l’exploitant de salle de sport, propriétaire et promoteur des produits, est le véritable lien entre les fournisseurs et les utilisateurs et par conséquent, c’est lui qui diffuse la marque.

Le Tribunal constate donc, d’une part, que ces exploitants professionnels jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, d’autre part, qu’ils exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».

Pourtant, la décision de l’EUIPO ne contient aucun élément relatif à la perception de la marque SPINNING auprès des clients professionnels alors que leur opinion était décisive.

Cette erreur d’appréciation a vicié l’ensemble de la décision attaquée et a conduit le Tribunal à annuler la décision de l’EUIPO.

*          *          *

Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l’Union Européenne contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

[1] Devenu article 62, paragraphe 1, du Règlement n° 2017/1001

[2] Ord., 27 janv. 2004, Aff. C-259/02, La Mer Technology, EU:C:2004:50 Trib. UE, 2 févr. 2016, aff. T-171/13, Benelli Q.J c/ OHMI-Demharter, EU:T:2016:54

[3] Règlement n° 2017/1001, 14 juin 2017, article 1er, deuxième paragraphe

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du cabinet LLR 

Canada : le Droit des marques évolue (entrée en vigueur prévue le 17 juin 2019)

Règlement sur les marques Canada
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Au Canada, un nouveau Règlement sur les marques de commerce en date du 29 octobre 2018, publié le 14 novembre 2018, va entrer en vigueur le 17 juin 2019.

Ce règlement comporte trois parties :

  • Règles d’application générale ;
  • Mise en œuvre du Protocole de Madrid ;
  • Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur.

Entre autres changements, nous y trouvons :

  • une nouvelle voie pour enregistrer une marque au Canada : la voie internationale (le Canada s’apprête à adhérer au système de Madrid et à adopter la classification de Nice) ;
  • un droit de priorité plus souple : la priorité pourra être revendiquée sur la base de tout dépôt de marque étranger ;
  • un élargissement des signes ouverts à l’enregistrement : couleur, son, odeur, goût, texture… ;
  • la déclaration d’usage ne sera plus sollicitée lors du dépôt de la demande d’enregistrement ;
  • la durée d’enregistrement de la marque sera réduite à 10 ans.

Au final, le droit des marques canadien s’harmonisera ainsi davantage avec les droits français et de l’Union européenne.

Précisons également que le Canada vient d’adhérer à trois traités administrés par l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) concernant les marques de commerce :

  • le Traité de Singapour (2006) qui vise à harmoniser les procédures administratives d’enregistrement des marques ;
  • le Protocole de Madrid (1989) qui permet d’obtenir la protection des marques de commerce dans un certain nombre de pays au moyen d’une seule demande déposée auprès de l’OMPI ;
  • l’Arrangement de Nice qui institue une classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

Ces trois traités entreront en vigueur à l’égard du Canada le 17 juin 2019.