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La protection du secret des affaires

Le secret des affaires : quelle est sa définition ? comment est-il protégé ? comment préserver sa confidentialité ? Nous présentons ici les réponses à ces questions.
protection du secret des affaires
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La directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites a été sous le feu des projecteurs. Media et grand public se sont focalisés sur les dispositions impactant les lanceurs d’alertes et sur les craintes d’atteinte à la liberté d’expression. Ici, alors que la directive a été récemment transposée en droit français par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret d’application n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, c’est la curiosité d’appréhender les apports de la protection par le secret sur le chemin parallèle aux droits de propriété intellectuelle qui nous guide.

Désormais, en effet, à côté des mécanismes d’appropriation par les titres de brevet, de marque, de dessins et modèles ou par le droit d’auteur, le secret des affaires, notion incluant le savoir-faire de nature technique et les informations commerciales non accessibles publiquement, fait l’objet d’un régime de protection spécifique et harmonisé au sein de l’Union Européenne.

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Distinctivité d’une marque : Focus sur le caractère distinctif acquis par l’usage

caractère distinctif acquis par l’usage
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Le caractère distinctif d’un signe est sa faculté à identifier l’origine commerciale de produits et services déterminés, ce qui permet au consommateur d’attention moyenne de les différencier de ceux d’une autre entreprise.

Pour être valable à titre de marque, ce signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services qu’il désigne. Nous pouvons citer le fameux cas d’école DIESEL, signe qui est distinctif pour des vêtements mais pas pour de l’essence.

Au-delà du caractère distinctif dit intrinsèque, le législateur a également prévu la possibilité que le caractère distinctif soit acquis par l’usage.

Qu’est-ce que cela signifie ? comment est-il apprécié ? est-il reconnu facilement ? nous répondrons à ces questions en partant d’exemples de jurisprudences récentes, notamment l’arrêt RENT A CAR de la Cour d’Appel de Paris.

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Les bons règlements font les bonnes copropriétés de brevets

En l’absence de règlement établi entre les copropriétaires d’un brevet français, la copropriété est régie par les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 du Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, les aspects qui ne sont pas couverts par le Code relèvent de la discrétion du tribunal. Le cas présenté dans ce qui suit montre les raisonnements suivis par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris pour se prononcer sur, d’une part, la répartitions des quotes-parts des copropriétaires d’un brevet et, d’autre part, le droit d’exploitation du brevet par les copropriétaires.

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Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2e section, en date du 13 mai 2016, 2011/11185, concerne l’affaire opposant Alain F., prothésiste dentaire, et Jean C., docteur en chirurgie dentaire et implantologiste, qui ont déposé en tant que co-inventeurs la demande de brevet français FR-2 916 626 sans qu’il ne soit établi de règlement de copropriété. On rappelle que la copropriété des brevets français est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-31 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’article L. 613-32 CPI indiquant lui que les copropriétaires peuvent déroger aux dispositions des trois articles précédents à tout moment par un règlement de copropriété.

Le tribunal est ici confronté à la question concernant la répartition des quotes-parts du brevet attribuées aux copropriétaires. En l’absence de règlement de copropriété, c’est au juge de déterminer la répartition de la propriété du brevet. A cette fin, il a d’abord ordonné une procédure d’expertise, laquelle s’est conclue par une répartition des quotes-parts de Alain F. et Jean C. fixées par l’expert respectivement à 65% et 35%.

Une discussion a également été abordée quant à l’exploitation du brevet. En effet, « les parties se sont aussi opposées sur la concession de licences d’exploitation non autorisées par Jean C. aux sociétés Jean CAPSAL et ESI, et par Alain F. aux sociétés Positdental et Cristalceram ».

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Participation du CPI à la saisie-contrefaçon confirmée

La Cour de cassation entérine la participation du CPI à la saisie-contrefaçonsaisie-contrefaçon

Le conseil en propriété industrielle habituel d’un client peut valablement participer à la saisie-contrefaçon, même s’il est déjà intervenu dans cette affaire. La Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2019 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (27 mars 2018, Manitou c. JCB) qui avait jugé qu’un conseil en propriété industrielle ne pouvait pas être désigné comme expert par l’autorité judiciaire s’il était préalablement intervenu comme expert pour le compte d’une des parties dans la même affaire.

Bref rappel sur la saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire très forte de par son caractère non contradictoire et contraignant. Pour rappel, l’article L. 615-5 du Code de la propriété industrielle dispose que :

 « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. […] »

Ainsi, elle permet, sur autorisation d’un juge, au titulaire d’un droit de propriété industrielle estimant qu’une atteinte a été portée à ce droit, de la faire constater par un huissier habilité à pénétrer en tout lieu où cette atteinte pourrait être constatée et à saisir les preuves de cette atteinte (objets soupçonnés de contrefaçon, factures, notices, etc.).

L’indépendance du CPI avait déjà été confirmée dans un arrêt de 2005

La question de l’indépendance du CPI au cours d’une saisie-contrefaçon, lorsque celui-ci est le conseil habituel du saisissant, a déjà été un sujet de débat. La Cour de cassation avait apporté une réponse dans son arrêt en date du 8 mars 2005.

La Cour d’appel avait dans un premier temps estimé que l’huissier effectuant une saisie-contrefaçon pouvait se faire assister d’un expert mais que celui-ci, en vertu du principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, devait être une personne indépendante des parties et ne pouvait donc pas être le conseil habituel du saisissant.

La Cour de cassation n’était pas de cet avis et avait ainsi cassé cet arrêt en indiquant notamment que « le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon […], mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du [nouveau] code de procédure civile […] »

Cet arrêt est important puisque le saisissant peut voir plusieurs avantages à avoir recours à son CPI habituel. Notamment, celui-ci a une bonne connaissance du brevet prétendument contrefait et a généralement été amené à analyser la contrefaçon alléguée avant de procéder à la saisie.

Cet arrêt de la Cour de Cassation a été largement suivi par la suite de sorte qu’il est courant que le conseil habituel du saisissant participe à une saisie-contrefaçon.

L’affaire présentée ci-dessous concerne un cas particulier dans lequel le CPI s’est prononcé préalablement sur la contrefaçon dans le cadre d’une expertise privée pour le compte du saisissant et était ainsi accusé de partialité.

L’arrêt de 2019 va plus loin en traitant de l’impartialité du CPI

Le litige a comporté une première étape d’expertise par le CPI, avant l’ordonnance de saisie-contrefaçon

Le litige opposait les sociétés SA MANITOU BF (Manitou) et J.C. Bramford Excavators Limited (JCB). Cette dernière est spécialisée dans la conception et la fabrication d’engins de type pelles mécaniques, tracteurs ou chargeurs compacts et estimait que Manitou avait reproduit les revendications de deux de ses brevets européens.

En conséquence, JCB avait mandaté deux conseils en propriété industrielle (CPI) pour réaliser des tests sur une machine produite par Manitou qui était suspectée de contrefaçon et avait ensuite, sur la base des résultats de ces tests, assigné Manitou en contrefaçon des revendications de la partie française de ses deux brevets européens.

JCB a ensuite obtenu sur requête une ordonnance qui autorisait l’exécution d’opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de Manitou. Cette ordonnance autorisait également l’huissier à être accompagné de deux experts, nommément cités, qui étaient les deux CPI qui avaient préalablement procédé aux tests pour le compte de JCB.

En vertu du principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Manitou demandait la rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon en soutenant qu’en établissant un rapport d’essai privé les experts avaient pris parti pour JCB avant la saisie, ce qui ne permettait plus de garantir qu’ils auraient exécuté la saisie-contrefaçon avec toute l’impartialité requise.

La Cour d’appel avait jugé que l’intervention antérieure du CPI dans la même affaire portait nécessairement atteinte au principe d’impartialité

La Cour d’appel avait indiqué dans sa décision que, en vertu du droit à un procès équitable, l’expert qui assiste l’huissier doit être indépendant des parties.

La Cour d’appel avait ainsi ordonné la rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon en estimant « qu’à l’évidence, et indépendamment de leur statut qui leur impose des obligations déontologiques, des conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu’il soit nécessairement porté atteinte au principe d’impartialité exigé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l’autorité judiciaire alors qu’ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l’une des parties dans la même affaire ».

Il est important de noter que la Cour d’appel ne remet pas spécifiquement en cause la participation du CPI habituel du saisissant à une procédure de saisie-contrefaçon mais plutôt le fait que le CPI se soit préalablement positionné dans la même affaire. Cette double intervention créant ainsi selon elle une atteinte au principe d’impartialité de l’expert nécessaire à la tenue d’un procès équitable.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel : l’intervention du CPI aux opérations de saisie-contrefaçon est validée

La décision de la Cour d’appel portait donc plus sur l’impartialité que sur l’indépendance contrairement à la précédente affaire.

La Cour de cassation a tout de même cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle a notamment estimé que « le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile […] »

La Cour de cassation entérine ainsi la possibilité pour le CPI habituel de la saisissante d’assister l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon puisque sa présence ne viole pas le principe d’un procès équitable même lorsque le CPI s’est préalablement positionné sur la contrefaçon dans la même affaire.

Pour les titulaires de brevet, cela permet de lever les doutes que la décision de la Cour d’appel avait semés sur la nécessité de consulter deux CPI différents en cours de litige. Il en est de même pour les CPI qui voient leur indépendance non plus remise en cause mais confirmée.

 

Article rédigé par Jérôme Ifame du cabinet LLR

 

 

Cet article sera bientôt disponible en anglais sur la version anglaise du site LLR.

Microsoft et l’Open Invention Network

Microsoft, acteur reconnu du logiciel privateur, se tourne vers le monde du logiciel libre, un choix de stratégie qui tend à valoriser l’image dans la stratégie globale de valorisation de l’entreprise.

Open Invention Network
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La presse annonçait en octobre 2018 que Microsoft avait rejoint les membres de la communauté OIN (Open Invention Network), fonds de propriété intellectuelle dont le but est de développer l’usage du logiciel libre tel que Linux.

L’adhésion de Microsoft à l’OIN peut apparaitre comme un revirement de situation dans la mesure où la firme de Redmond a jusqu’alors été bien souvent perçue comme un acteur prépondérant du logiciel privateur. On se souviendra par exemple de la réaction de nombreux partisans du logiciel libre à l’évocation par l’État français, il y a quelques années, d’un partenariat avec Microsoft dans le cadre du plan numérique à l’école visant à apporter une aide aux acteurs français de l’e-Education.

En devenant membre de l’OIN, Microsoft a rejoint une communauté de plusieurs milliers d’acteurs bénéficiant d’un accès gratuit aux brevets OIN et en particulier aux brevets Linux de participants. D’autres grands acteurs sont membres comme Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, SUSE, Sony, …, tous désireux d’encourager le développement de nouvelles innovations par la réutilisation de codes sources existants et enrichis. Ainsi, chacun de ces acteurs peut bénéficier d’un libre-accès aux technologies protégées par les titres mis en commun dans ce pool de brevets en rétribution de la mise à disposition de ses propres technologies apportées au pot commun, toujours sous la forme de brevets. Le partenariat se concrétise par la souscription de licences gratuites.

On est, dans ces conditions, loin de l’esprit du patent pool dans lequel plusieurs brevetés s’associent pour valoriser communément et à titre onéreux leurs brevets (dit « brevets essentiels ») en correspondance de technologies dont la mise en œuvre est essentielle à celle d’un ou plusieurs standards. MPEG-LA, par exemple, a été parfois largement décrié pour sa valorisation massive. D’autres encore ont été montrés du doigt, accusés de patent trolling. Dans le même temps, le consortium MPEG-LA apparaissait pour certains comme un exemple de réussite en termes de valorisation de portefeuille de titres et de création de brevets essentiels.

L’image d’un même acteur peut donc varier considérablement selon le point de vue et en fonction de la place de l’observateur dans (ou hors de) l’écosystème concerné. Si la stratégie de valorisation d’un acteur dépend bien évidemment de sa situation et de ses marchés, il importe d’y associer son image à long terme et d’intégrer un retour d’expérience, éventuellement plus global que sa propre expérience, sur l’adoption de pratiques nourrissant voire accélérant la capacité d’innovation au sens large. Passer du monde du logiciel privateur à celui du logiciel libre peut aussi être simplement insufflé par de nouveaux arrivants dans l’entreprise, déjà convaincus des bienfaits du logiciel libre pour l’innovation en général, et faisant le pari que l’image véhiculée par un tel changement est au moins aussi porteuse, sinon plus, que d’autres modes de valorisation, étant ou étant perçus comme antagonistes au développement de l’open source et de l’innovation au sens large.

L’image seule est un critère d’importance croissante dans la stratégie globale de valorisation de l’entreprise et mérite une attention toute particulière tant elle influe sur la confiance des clients, ou le comportement de partenaires ou même de concurrents.

La stratégie globale de gestion d’un patrimoine d’actifs se doit donc d’être bâtie minutieusement, avec une grande connaissance des enjeux, une bonne perception des marchés et une expérience solide. Il est toujours important de pouvoir évaluer des perspectives de valorisation d’un portefeuille de brevets au regard de la solidité des titres, et de la détectabilité des technologies utilisées dans les produits concernés, puis de comparer ces perspectives à d’autres éléments stratégiques tels que l’image de l’entreprise et la perception par des tiers d’actions en justice ou même de contentieux amiables.

 

Article rédigé par Olivier Horr, du cabinet LLR

Inventions de salariés : quand transfert d’éléments incorporels ne rime pas avec transfert des droits et obligations au titre du régime légal

Que se passe-t-il lorsque les inventions ou les brevets déposés sur ces inventions sont transférés avant que les droits et obligations y afférents ne soient prescrits ?

Invention de salarié
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Les inventions réalisées par un salarié sont régies par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui les organise en trois catégories : les inventions dites de mission, les inventions dites hors mission attribuables et les inventions dites hors mission non attribuables.

En ce qui concerne les inventions de mission, c’est-à-dire celles faites par le salarié « dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », ce même article dispose que celles-ci « appartiennent à l’employeur ».

Mais, l’employeur investi de ce droit sur l’invention de mission a également une obligation, celle de verser à l’inventeur salarié une rémunération supplémentaire.

De même, une invention hors mission attribuable, c’est-à-dire « une invention faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques ou de données procurées par elle », ouvre le droit pour l’employeur de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant ladite invention.

Le CPI précise que le salarié doit, dans un tel cas, en obtenir un « juste prix ».

Il arrive que les inventions ou les brevets déposés sur ces inventions fassent l’objet d’un transfert avant que les droits et obligations y afférents ne soient prescrits. Ainsi, la qualification de l’invention peut-elle encore être remise en cause, la rémunération supplémentaire ne pas encore avoir été versée, l’option de l’employeur ne pas avoir été exercée, le juste prix ne pas encore être convenu ou versé.

Dans de tels cas, vers qui les intéressés doivent-ils se tourner ?

Il faut distinguer plusieurs situations et la jurisprudence nous aide à dresser une typologie permettant d’identifier les cas où les droits et obligations liés au régime des inventions de salariés sont transférés en même temps que les actifs incorporels.

Il convient tout d’abord de rappeler que c’est l’existence du contrat de travail qui entraîne l’application du régime légal des inventions de salariés.

Concernant l’invention de mission, les droits et obligations naissent à la date de réalisation de l’invention.

Quant à l’invention hors mission attribuable, l’option de l’employeur naît à compter de la déclaration de l’invention par le salarié et l’obligation de définir un juste prix naît de la notification par l’employeur de sa décision de s’en faire attribuer la propriété ou la jouissance, cette notification devant intervenir dans les quatre mois de la déclaration.

C’est donc dans la relation employeur-salarié que les droits et obligations s’exercent.

Nous pouvons ainsi lister les différentes situations.

Tout d’abord dans le cas d’un transfert isolé des droits portant sur une invention ou d’un brevet, le cessionnaire ne sera pas investi de l’obligation de rémunérer l’inventeur, cette obligation restant à la charge de l’employeur.

Ensuite, dans le cas du transfert d’un ensemble d’éléments corporels, l’affaire Laurent M c. TELECOM DESIGN SA et INFO NETWORK SYSTEM SA nous donne un éclairage. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 31 janvier 2018, que l’acquisition auprès d’une société d’éléments incorporels permettant au cessionnaire de déposer un brevet n’entraîne pas transfert des droits et obligations de l’employeur au titre de l’article L 611-7 du CPI.

Dans cette affaire, l’inventeur était salarié de la société Icare depuis août 2005, avant d’être licencié en novembre 2006 puis embauché par la société Telecom Design en février 2008. Parallèlement, en avril 2008, la société Info Network System, holding de la société Telecom Design, a acquis certains éléments incorporels de Telecom Design, alors en liquidation judiciaire. Parmi ces éléments incorporels figuraient les résultats des travaux de Monsieur M. sur la base desquels Info Network System a pu déposer en son nom une demande de brevet en France, puis une demande de brevet européen sous priorité de la première.

Fin 2012, Info Network System a cédé ses droits sur ces brevets, qui désignent monsieur M. comme inventeur, à sa filiale Telecom Design.

Monsieur M. a tenté d’une part de revendiquer la propriété de l’invention, arguant que l’invention avait été réalisée après qu’il eut quitté la société Icare et avant d’être embauché par Telecom Design.

A titre subsidiaire, il a demandé, pour le cas où l’invention serait qualifiée d’invention de mission, à bénéficier de la rémunération supplémentaire due à ce titre.

La Cour d’appel avait décidé que l’invention était une invention de mission et avait condamné la société INS à payer à Monsieur M. une rémunération supplémentaire.

Dans sa décision, la Cour de cassation précise d’une part que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société […] ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant-droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention dont celui-ci est l’auteur […] est une invention de mission lui appartenant. »

Pour autant, elle ne conteste pas à Telecom Design la propriété de l’invention, celle-ci ayant été déposée par INS grâce aux éléments développés par Monsieur M. au cours de son contrat de travail auprès de la société Icare et dont elle a acquis la propriété. Mais elle tient ses droits en qualité d’ayant-cause d’un précédent titulaire des droits et non en qualité d’ayant-cause d’un précédent employeur.

D’autre part, et suivant la même logique, elle ajoute que « à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable. »

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la société Telecom Design a embauché Monsieur M. pour ses compétences dans un domaine technologique qu’elle souhaitait promouvoir et ses capacités à poursuivre le développement de cette technologie, dont elle acquiert certains droits auprès de la société Icare. Il n’en reste pas moins que le transfert de ces actifs incorporels et la présence successive en tant que salarié de Monsieur M. au sein de la société Icare puis de la société Telecom Design sont le résultat de situations indépendantes et parallèles.

Enfin, il en va autrement dans un troisième cas, lorsque le transfert du brevet intervient dans le cadre plus global d’un transfert d’une branche d’activité (fusion-absorption, apport partiel d’actif) entraînant une transmission universelle de patrimoine. Dans ce cas, les créances et les dettes de la société d’origine sont transmises à la société absorbante ou au bénéficiaire de l’apport, en ce compris celles existant à l’égard des salariés.

Ainsi, dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2014 (X. c/ Stés Baxter, Baxter international et Baxter Healthcare), les juges relèvent que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L. 611-7 du CPI.

C’est donc bien au droit du travail qu’il faut revenir et à la question de savoir si le contrat de travail a été transmis dans le cadre d’un transfert de fonds de commerce.

L’article L1224-1 du Code du travail dispose en effet que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

Selon une jurisprudence constante, l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique à tout « transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (dans ce sens, Cour de cassation, Assemblée plénière du 16 mars 1990).

Il faut donc appliquer le critère de la relation de travail pour déterminer qui reste ou devient créancier des droits ou débiteur des obligations découlant de l’article L. 611-7 du CPI.

Un tiers à la relation employeur/salarié, ne peut invoquer les droits ou obligations liés aux inventions de salariés, fût-il cessionnaire de droits de propriété intellectuelle.

 

Article rédigé par Annie Hellstern du cabinet LLR

Loi PACTE : Quels impacts en matière de PI ?

L’adoption de la loi PACTE le 11 avril 2019 entraînera prochainement de multiples changements en matière de brevets en France

Loi PACTE

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, traite de points relatifs aux brevets dans ses articles 118 et 121 à 124, à savoir :

  • la modernisation du certificat d’utilité, dont la durée passe de 6 ans à 10 ans, et la possibilité de transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet ;
  • l’introduction prochaine d’une procédure d’opposition aux brevets français ;
  • l’introduction prochaine de l’examen de l’activité inventive pour les demandes de brevet français ;
  • la suppression de la prescription pour l’action en nullité d’un brevet ; et
  • la modification de l’évènement générateur du délai de prescription des actions en contrefaçon.

Voici une présentation de ces changements importants qui vont intervenir côté brevets.

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Un cas particulier de contrefaçon de brevet : la fourniture de moyens

contrefaçon par fourniture de moyens
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Outre la contrefaçon littérale des revendications du brevet, la jurisprudence française retient différents types d’actes pouvant constituer une contrefaçon. L’arrêt de la cour de cassation discuté ici illustre le raisonnement tenu pour conclure d’une part à l’existence d’une contrefaçon par équivalence et d’autre part à celle d’une contrefaçon par fourniture de moyens.

Il rappelle aussi le rôle essentiel que peut jouer la saisie-contrefaçon.

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Déchéance d’une marque de l’Union Européenne : une décision instructive à propos de la marque Spinning

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne des services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

déchéance d’une marque de l’Union Européenne
Photo par anneileino

Qu’est-ce que le « Spinning » ?  Sur les résultats des moteurs de recherche en ligne, l’on remarque que ce terme est assez communément employé (aux côtés des termes « vélos en salle »/ « indoor cycling ») pour désigner une activité sportive née dans les années 90s, associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un vélo fixe ergométrique, pratiquée en groupe ou individuellement, en salle ou chez soi. Ce type de sport est devenu très populaire compte tenu notamment de la perte de calories impressionnante qu’il provoque en une séance !

Mais le terme « Spinning » est surtout une marque de l’Union Européenne, enregistrée en 2000 par la société américaine Mad Dogg Athletics et désignant les: « cassettes audio et vidéo » en classe 9, les « équipements d’exercice » en classe 28 et les services d’« entraînement physique » en classe 41.

Or, l’utilisation qui en est faite par le public vulnérabilise cette marque.

Car selon l’article 58 paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne: « Le titulaire de la marque de l’Union Européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:  b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

Cet article vise à garantir le caractère distinctif d’une marque, conformément à sa fonction d’origine, et éviter que des termes génériques ne soient indéfiniment réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

La marque Spinning va-t-elle résister à la déchéance ? C’est ce qui a fait l’objet des décisions récemment rendues par les instances européennes.

Le TUE a en effet annulé la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne les services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

Cette décision pédagogique mérite une attention particulière.

Les faits

En 2012, la société tchèque Aerospinning Master Franchising a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des « équipements d’exercice » et services d’«entraînement physique».

Le 21 juillet 2016, l’EUIPO a déclaré́ la société Mad Dogg Athletics déchue de ses droits sur la marque SPINNING pour les produits et services en question. Notamment, l’EUIPO a énoncé que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’«entraînement physique » (celui pratiqué sur des vélos d’intérieur) et d’« équipements d’exercice » (les vélos d’entrainement eux-mêmes). Le terme « spinning » ne pourrait plus, selon l’Office, faire l’objet de droits privatifs en tant que marque de l’Union Européenne.

Mad Dogg Athletics a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le TUE, avec succès, puisque le 8 novembre 2018, le Tribunal a rendu une décision d’annulation.

Trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1/ La cause de déchéance doit être examinée conformément au contexte factuel et juridique existant au plus tard à la date de la demande de la déchéance

Mad Dogg Athletics soutenait qu’il devrait être tenu compte des efforts accomplis par le titulaire d’une marque après le dépôt de la demande en déchéance, puisque ces efforts auraient entrainé un revirement de la perception du public pertinent., de sorte que le signe contesté aurait pu être à nouveau apprécié comme une marque par le public au moment où̀ la décision sur la déchéance est adoptée.

Mais selon le Tribunal, même à admettre la possibilité́ d’un tel revirement de perception, celui-ci ne permettrait pas de faire échec à la règle énoncée à l’article 55, paragraphe 1, du Règlement N° 207/2009[1] exigeant que l’existence de la cause de déchéance soit examinée conformément au contexte existant au plus tard le jour de l’introduction de la demande en déchéance. Il précise qu’en tout état de cause, si ce revirement de perception était avéré́, il serait toujours loisible à la requérante de demander, à nouveau, à l’EUIPO d’enregistrer sa marque.

Seules donc les circonstances antérieures à la demande en déchéance doivent être prises en compte, sans préjudice cependant de la prise en considération d’éventuelles circonstances postérieures, lesquelles peuvent confirmer ou permettre de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ou encore les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Le Tribunal fait ainsi un rappel d’une jurisprudence constante[2].

2/ Les effets de la déchéance sont étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne

Mad Dogg Athletics critiquait encore la décision de l’EUIPO en ce qu’il a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était circonscrit à la République tchèque. Selon la requérante, limiter cet examen à ce seul État membre ne serait pas suffisant pour déclarer la déchéance de la marque contestée alors que celle-ci jouirait d’une renommée dans l’ensemble de l’Union. La déchéance de la marque contestée ne pourrait être envisagée que si cette marque était perçue par le public pertinent comme une désignation usuelle dans l’ensemble de l’Union ou, à tout le moins, dans une partie très majoritaire de celle-ci.

Mais le Tribunal rappelle le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, selon lequel la marque jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union[3]. Une marque de l’Union européenne ne peut ainsi, sauf disposition contraire du Règlement, être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité́ et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union

En toute logique, le Tribunal conclut que s’il est constaté dans un seul État Membre que la marque est devenue une désignation usuelle, la déchéance des droits de son titulaire est prononcée pour l’ensemble de l’Union.

L’EUIPO a donc, à bon droit, constaté la déchéance de la société Mad Dogg Athletics sur la marque contestée sur la base d’éléments de preuve concernant seulement la République tchèque.

3/ L’appréciation de la déchéance de la marque prend en considération la perception des consommateurs ou des utilisateurs finals, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, la perception des professionnels

Si l’EUIPO a jusque-là tenu un raisonnement non critiquable, il se fait cependant coincer sur la question du public pertinent.

Pour le Tribunal, c’est en effet à tort que l’EUIPO a pris en considération pour l’appréciation de la cause de déchéance uniquement les utilisateurs finals des « équipements d’exercice », à l’exclusion des clients professionnels.

Car Mad Dogg Athletics aurait démontré que dans la plupart des cas, ce sont les exploitants professionnels de salles de sport, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation qui achètent les vélos d’intérieur sous la marque SPINNING. Et ce sont ces mêmes exploitants professionnels qui mettent, dans le cadre de la fourniture de services d’« entraînement physique », ces vélos à la disposition de leurs clients pour leur permettre de pratiquer l’activité sportive. Une situation aisée à comprendre compte tenu du coût très élevé de ce type de vélos : l’exploitant de salle de sport, propriétaire et promoteur des produits, est le véritable lien entre les fournisseurs et les utilisateurs et par conséquent, c’est lui qui diffuse la marque.

Le Tribunal constate donc, d’une part, que ces exploitants professionnels jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, d’autre part, qu’ils exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».

Pourtant, la décision de l’EUIPO ne contient aucun élément relatif à la perception de la marque SPINNING auprès des clients professionnels alors que leur opinion était décisive.

Cette erreur d’appréciation a vicié l’ensemble de la décision attaquée et a conduit le Tribunal à annuler la décision de l’EUIPO.

*          *          *

Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l’Union Européenne contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

[1] Devenu article 62, paragraphe 1, du Règlement n° 2017/1001

[2] Ord., 27 janv. 2004, Aff. C-259/02, La Mer Technology, EU:C:2004:50 Trib. UE, 2 févr. 2016, aff. T-171/13, Benelli Q.J c/ OHMI-Demharter, EU:T:2016:54

[3] Règlement n° 2017/1001, 14 juin 2017, article 1er, deuxième paragraphe

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du cabinet LLR 

La Suisse innove : les médicaments à usage pédiatrique mieux protégés

La prolongation de la protection par un titre de propriété industrielle d’un médicament destiné à l’usage pédiatrique, qui existait déjà dans les pays de l’Union Européenne, vient d’être introduite dans la loi Suisse, selon des modalités spécifiques.

certificat pédiatrique suisse
Photo par Steffen Frank sur Pixabay

Depuis le 1er janvier 2019, le certificat pédiatrique, un nouveau titre de propriété industrielle créé en Suisse, permet de prolonger de 6 mois la durée de validité d’un brevet dans la mesure où il protège un médicament, si celui-ci a fait l’objet d’un plan d’investigation pédiatrique (PIP), sous certaines conditions. Ce dispositif vient compléter la loi sur les brevets en Suisse, qui offre ainsi aux déposants un arsenal plus complet que dans les autres pays européens.

En effet, l’extension de la protection pour des médicament à usage pédiatrique en Suisse peut désormais être obtenue par deux voies :

(1) par une prolongation de six mois d’un CCP existant (prolongation pédiatrique), ou

(2) par le biais d’un nouveau certificat, le certificat pédiatrique (pädiatrisches Schutzzertifikat), qui prolonge de six mois la durée de validité du brevet et prend effet à son expiration.

Bien que non membre de l’UE, la Suisse avait introduit dans sa loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI) des dispositions similaires à celles du règlement CE 469/2009 sur les CCP pour les médicaments, ou du règlement CE 1610/96, créant les CCP pour les produits phytopharmaceutiques.

La loi fédérale (LBI) prévoit ainsi la possibilité de demander un certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments (titre septième, chapitre 1) ou les produits phytosanitaires (titre septième, chapitre 3).

Rappelons que le CCP vise à compenser le délai s’écoulant entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) du produit, en prolongeant le monopole d’exploitation de son titulaire.

Le CCP prolonge la protection d’un produit soumis à une autorisation de mise sur le marché en Suisse (principe actif ou composition de principes actifs) de cinq ans au maximum à partir de l’expiration de la durée de validité maximale du brevet. Le CCP est un titre indépendant, qui prend effet à l’expiration du brevet auquel il est rattaché.

Cependant, jusqu’en 2019, la loi suisse ne comportait pas de dispositions similaires à celles permettant en Europe d’obtenir une « extension pédiatrique ».

Etudes cliniques réalisées sur des enfants : 2 options créées en Suisse pour prolonger la protection

Le Conseil fédéral suisse s’est ainsi penché sur la question des médicaments destinés spécifiquement aux enfants ; il a conclu à la nécessité d’encourager le développement de médicaments destinés aux enfants et d’améliorer leur disponibilité en prolongeant de six mois la durée de protection d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection.

En mai 2014, un nouveau titre de protection est inscrit dans la LBI: le certificat pédiatrique, qui prend effet à l’expiration du brevet et prolonge de 6 mois la durée de validité du brevet. Cette disposition n’a pas d’équivalent dans l’Union Européenne.

De plus, par analogie avec la Directive CE 1901/2006, la possibilité de prolonger de 6 mois un CCP pour un médicament pédiatrique est inscrite dans la LBI

Après l’élaboration des dispositions d’exécution et une procédure de consultation qui a pris fin en octobre 2017, le Conseil fédéral décide de mettre en vigueur la révision partielle de la LBI et les dispositions d’exécution à la date du 1er janvier 2019.

Conditions d’obtention

Les dispositions légales régissant la prolongation pédiatrique https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html#id-7-2 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions du règlement (CE) n°1901/2006 de l’UE relatif aux médicaments à usage pédiatrique. L’accès à ce nouveau titre de protection national est ouvert tant aux demandeurs suisses qu’à ceux étrangers.

L’octroi d’une « prolongation pédiatrique » est tributaire de la réalisation d’études cliniques sur des enfants en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique (PIP) pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)°. Les résultats des études du PIP doivent figurer dans le dossier d’AMM déposé en Suisse. Cette AMM en Suisse doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant la demande d’AMM dans l’Espace économique européen.

Les exigences pour le certificat pédiatrique sont similaires au regard de la réalisation du PIP et de l’AMM, mais des délais spécifiques sont prévus pour son dépôt https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html#id-7-2a .

À l’issue d’une période transitoire qui s’achèvera le 1er janvier 2024, les délais suivants s’appliqueront :

  • Dépôt de la demande de prolongation d’un CCP au plus tôt au moment de la demande de délivrance du CCP et au plus tard deux ans avant son expiration.
  • Dépôt de la demande de certificat pédiatrique au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée de validité maximale du brevet.

Soulignons qu’il n’est pas possible d’obtenir un certificat pédiatrique sur un brevet, pour lequel un CCP (au sens de l’article 140a, al. 1 LBI) a déjà été obtenu par ailleurs.

Dispositions transitoires : une fenêtre à ne pas laisser passer….

31 décembre 2023 :

Pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LBI révisée (soit jusqu’au 31 décembre 2023), des délais transitoires sont prévus (cf. art. 149 LBI rév.) pour déposer une demande de prolongation pédiatrique d’un CCP ou de certificat pédiatrique : le délai minimal avant l’expiration respectivement du CCP ou du brevet est de 6 mois

30 juin 2019 :

En outre, jusqu’au 30 juin 2019, une AMM sur les résultats du PIP en Suisse peut donner lieu à l’octroi d’une prolongation pédiatrique ou d’un certificat pédiatrique, même si cette AMM est demandée plus de 6 mois après la 1ère AMM dans l’espace économique européen.

Les titulaires d’un CCP ou d’un brevet produisant ses effets en Suisse, ayant une durée de validité restante d’au moins 6 mois, devraient donc étudier rapidement si un plan d’investigation pédiatrique mené à bien peut leur permettre de bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Rappelons que la Suisse a récemment modifié son appréciation du critère selon lequel le produit (objet de l’AMM) est couvert par le brevet. A la suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 4 A_576/2017 « Ténofovir » du 11 juin 2018, la Suisse a abandonné le simple « test de la contrefaçon » ; comme indiqué dans le communiqué de l’Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/changements-de-pratique.html elle a adopté l’analyse appliquée par la CJUE, selon laquelle le produit doit soit être nommé dans les revendications, soit tomber implicitement sous la portée d’une revendication, (la revendication doit faire tacitement, mais nécessairement référence au produit, et ce de manière spécifique).

Le bureau de LLR Suisse peut vous assister pour vos démarches aux fins de déposer des demandes de certificat pédiatrique ou de prolongation de CCP devant l’office suisse des brevets.

Article rédigé par Myriam Allab du cabinet LLR