Drapeaux archives: Brevets

Bientôt une procédure accélérée pour les brevets déposés par des femmes en Inde ?

procédure accélérée pour les brevets déposés par des femmes en Inde
Photo d’une figurine de la déesse Saraswati par anaterate sur Pixabay

Un projet de modification des règles de procédure concernant l’examen des demandes de brevet, publié par le ministère indien du commerce et de l’industrie dans une communication datée du 4 décembre 2018, et relayé sur le site de l’office des brevets indien introduirait des dispositions spécifiques pour les femmes qui déposent une demande de brevet.

Il prévoit notamment de modifier le règlement en vigueur pour les brevets (Patent Rules, 2003) au chapitre IV, relatif à la publication et l’examen des demandes. Plus particulièrement, la Règle 24 C, qui définit les cas dans lesquels l’accélération de l’examen des demandes peut être requise, serait complétée à l’alinéa 1 (b) pour ouvrir cette possibilité pour les demandes pour lesquelles au moins un des demandeurs (personne physique) est une femme.

Le formulaire de requête en accélération de la procédure d’examen (Form 18 A) serait ainsi complété par des rubriques visant ces déposantes, de nationalité indienne ou étrangère, qui devront fournir une copie de la carte d’identité délivrée par l’autorité compétente.

Dans la rédaction actuelle de cette Règle, seules les start-ups sont citées comme bénéficiaires potentielles de la procédure accélérée d’examen. Le projet prévoit d’ajouter aussi par exemple les petites entités ou certains déposants nationaux dont les pays ont des accords de réciprocité avec l’Inde.

Il semble que l’Inde soit le seul pays à envisager ce type de discrimination positive à l’égard des femmes.

La nouvelle rédaction aurait pour but d’encourager l’innovation dans cette catégorie de la population.

La communication était ouverte à commentaires pendant 30 jours à dater de sa publication, et devait entrer en vigueur au-delà de ce délai.

Rappelons que l’Inde a pour objectif de ramener à dix-huit mois le délai d’examen d’une demande de brevet, qui est actuellement d’environ cinq à sept ans.

Procédures brevet à l’INPI : exclusivement par le portail en ligne mis en place à partir du 19 novembre 2018

Nouvelles exigences pour le format des textes déposés

portail en ligne INPI
Photo par blurrystock on Unsplash

Dans la continuité de la dématérialisation totale de ses procédures, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a annoncé qu’à compter du 19 novembre 2018, tout dépôt de demande de brevet français devra être effectué par voie électronique, via son portail dédié e-procedures, à l’exception des demandes intéressant la Défense nationale.

Comme le précise le Directeur Général de l’INPI dans sa décision n° 2018-156 en date du 8 novembre 2018, il en sera de même pour les certificats d’utilité, les brevets français issus de la transformation d’une demande de brevet européen, les divisions, les certificats complémentaires de protection, les limitations, les pièces complémentaires ainsi que pour les procédures et échanges subséquents aux dépôts.

Signalons en particulier que la description et les revendications de la demande de brevet, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins devront être fournis lors du dépôt en un seul et même document au format Open XML (DOCX), document enrichi de balises sémantiques (a minima, « Description – Titre de l’invention », « Revendications » et « Abrégé »).

L’utilisation de documents au format DOCX balisé permettra l’indexation automatique des demandes de brevet et en facilitera le traitement. L’INPI se place ainsi à l’avant-garde des offices en matière de dématérialisation de ses procédures, en proposant le premier l’utilisation unique du format DOCX. De son côté, l’Office européen des brevets (OEB) adapte actuellement son logiciel de dépôt et lancera prochainement un projet pilote de dépôt au format DOCX, tout comme l’ont déjà fait l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour les demandes internationales et l’office américain (USPTO) pour les demandes régulières américaines.

« For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. »

Old Testament, Hosea 8, 7.

foreign lost profits
Photo by Claire Anderson on Unsplash

On 22 June 2018 an interesting decision was issued by the US Supreme Court (USSC) relating to an award of damages in WESTERNGECO LLC v. ION GEOPHYSICAL CORP.  Reversing the decision of the Federal District Court, the USSC decided to award damages for loss of profits which occurred outside the US. This was a reversal of the previous position held by US Courts where lost foreign sales were generally considered not recoverable through enforcement of a US patent.  In order not to over, or under, interpret this decision and its consequences, the facts of the case are important.  Here is the Supreme Court’s own summary:

Petitioner WesternGeco LLC owns four patents relating to a system that it developed for surveying the ocean floor. The system uses lateral-steering technology to produce higher quality data than previous survey systems. WesternGeco does not sell its technology or license it to competitors. Instead, it uses the technology itself, performing surveys for oil and gas companies. For several years, WesternGeco was the only surveyor that used such lateral-steering technology.

In late 2007 respondent ION Geophysical Corporation began selling a competing system. It manufactured the components for its competing system in the United States and then shipped them to companies abroad. Those com­panies combined the components to create a surveying system indistinguishable from WesternGeco’s and used the system to compete with WesternGeco.

WesternGeco sued for patent infringement under §§271(f)(1) and (f)(2). At trial, WesternGeco proved that it had lost 10 specific survey contracts due to ION’s in­fringement. The jury found ION liable and awarded WesternGeco damages of $12.5 million in royalties and $93.4 million in lost profits.” (Emphasis added).

§ 271(f)(1) of the U.S. Title 35 (Patents) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components from the US to a foreign destination. §271(f)(2) addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention, once again, from the US to a foreign destination.

ION filed an appeal and the Federal circuit reversed the decision regarding the lost profits award on the basis that lost foreign profits are not recoverable, in principle. Based on the 22 June 2018 decision of the USSC, this principle does not hold anymore: foreign lost profits ARE now recoverable, at least under specific conditions.

In a nutshell, the USSC decided that once domestic infringement is established, the overriding principle of award is to provide a remedy which is commensurate with the harm caused by the infringement. The fact that the lost profits arose from the loss of foreign contracts was not relevant to assess damages.

At first, anyone can see the fairness principle underlying this decision. The action of the infringer enabled the purchaser to dispense with the surveying services of the patentee.  The loss caused could have threatened the very existence of the company.

However, among the five Supreme Court judges, two dissented with this approach. One of the dissenting judges, Judge Gorsuch J, raised the issue that the infringer becomes suddenly liable for acts beyond its control and that it has no power to stop. Hence, once the supply of the components necessary to manufacture the surveying devices is carried out, the infringer cannot retract it.  It becomes thus potentially liable for all future “lost contracts” that can be established as being the direct consequence of the supply forbidden by §271(f)(1) and §271 (f)(2) (cf. supra).  Although such a proof is usually difficult to establish, this was one of the cases where it was successfully argued, because there were no other competing players in this specialised market than the litigants themselves.

If the acts of using the invention had been carried out in the US, the purchaser in this case would have become an infringer and could have been stopped. This is not the case if the purchaser is in fact using the invention outside of the US.  The liability of the US supplier/infringer mushrooms suddenly without clear limits.

However the USSC balanced this potential unknown liability with the principle that the patentee has to be commensurately compensated, and decided in favour of the latter.

This decision now stands as a strengthening of patent rights.  This will be pleasing to the owners of US patents and increase the value of their US portfolio.  However to be applicable the patentee had not only to establish a domestic infringing act of exporting abroad but also a clear and direct consequential link between the act and the loss of profits. In this case this was possible due to the combination of :

  • a particular business model where the patentee kept its patented technology for itself and offered only its services; and
  • a market where only one competitor existed, said competitor being the infringer.

This particular combination of facts is not likely to be very frequent. Nonetheless, there is no doubt that U.S. exporters as well as U.S. patentees will be keeping this decision very much in mind as a biblical warning against unforeseen consequences of unlawful conduct.

 

Article written by Sophie McDade from LLRLLR logo

La profession de mandataire en brevets s’organise (enfin) en Belgique

Avant-projet belge sur les mandataires en brevets

Des discussions entre l’Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI) et des mandataires représentant tant la profession libérale que les mandataires en brevets travaillant en entreprise à propos de l’organisation de la profession ont existé de tout temps, mais n’avaient jamais pu aboutir faute de projet bien élaboré d’une part et d’une volonté politique d’autre part. A l’initiative d’un groupe de mandataires en brevets, l’OPRI a repris en 2014 des discussions pour l’élaboration d’un projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets.

Ces discussions ont abouti en mars 2017 à un avant-projet de loi validé tant par le groupe de mandataires que par l’OPRI. Les deux ministres concernés (Kris Peeters, Ministre de l’Economie et Koen Geens, Ministre de la Justice) ont ensuite présenté et défendu cet avant-projet en Conseil de ministres qui l’a finalement approuvé le 1er décembre 2017. Cet avant-projet a été examiné par le Conseil d’Etat qui a émis un Avis le 8 février 2018. Le Cabinet du Ministre de l’Economie nous a fait savoir qu’il ne ressortait pas d’obstacle majeur de cet examen et que l’étape suivante consisterait à présenter le projet de loi en avril 2018 au Parlement.

L’avant-projet vise à introduire un cadre législatif précis pour la protection du titre de mandataire en brevets en Belgique. Outre la protection du titre de mandataire en brevets, il y prévoit l’introduction d’un secret professionnel protégeant, de plein droit, la correspondance entre le mandataire et son client. De plus, l’avant-projet de loi prévoit la possibilité pour les mandataires en brevets d’intervenir dans les litiges en matière de brevets devant les cours et tribunaux belges.

Afin de garantir la qualité de l’exercice de la profession de mandataire en brevets en Belgique, l’avant-projet de loi prévoit également la création d’un Institut belge des mandataires en brevets. Cet Institut sera chargé du fonctionnement d’un système de règles de discipline et de conduite qui s’appliqueront aux mandataires en brevets, ainsi que de la coordination d’une formation permanente des mandataires en brevets. De même, l’Institut pourra représenter la catégorie professionnelle des mandataires en brevets d’une manière plus structurée dans ses relations avec l’autorité fédérale et d’autres instances publiques ou privées qu’auparavant.

 

Article rédigé par Thierry Debled, du cabinet LLRLLR logo

Prescription de l’action en nullité de brevet : du nouveau mais toujours pas de solution ?

Délai de prescription de l'action en nullité de brevet

L’application d’un délai de prescription en matière de brevets reste contestable pour de nombreux experts, mais la jurisprudence française parait l’avoir entérinée. Sur la question de son point de départ, même si la jurisprudence ne semble toujours pas fixée, deux approches semblent se dégager pour calculer la prescription de l’action en nullité : la date d’apparition de l’intérêt à agir ou la date de publication de la délivrance du brevet.

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Brevets essentiels et licences FRAND : la Commission européenne définit l’approche de l’Union

Comme le savent les acteurs de l’innovation dans les nouvelles technologies, les technologies normalisées (Wi-Fi, Bluetooth, 3G…) sont souvent protégées par des brevets, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers pour une seule norme. Ces brevets sont appelés «brevets essentiels à une norme» – ou brevets SEP (« standard essential patents »).

Or, les titulaires de tels brevets essentiels sont tenus d’octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires – les fameuses conditions FRAND («fair, reasonable and non-discriminatory») – de façon à ce que la technologie incluse dans la norme soit accessible à tout utilisateur éventuel de la norme.

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Certificat Complémentaire de Protection : un avis de fin de procédure n’est pas une autorisation de mise sur le marché au sens du règlement (CE) no 469/2009

Dans un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué que le règlement européen concernant le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) pour les médicaments doit être interprété en ce sens que l’avis de fin de procédure en vue de l’octroi d’une AMM – par l’État membre de référence de l’Union européenne – ne peut être assimilé à une AMM (autorisation de mise sur le marché). Un CCP ne peut pas être délivré sur la base d’un tel avis.

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Brésil : nouveau partenaire de l’OEB pour le PPH à partir du 1er décembre 2017

Brésil programme Patent Prosecution Highway (PPH)Accord entre l’OEB et le Brésil pour la mise en œuvre d’un programme PPH pilote à partir du 1er décembre 2017

L’office européen des brevets (OEB) et le ministère de l’industrie et du commerce extérieur du Brésil ont signé un accord pour le lancement d’un programme « Patent Prosecution Highway » (PPH) pour une durée initiale de 2 ans.

Ce programme pilote entre l’OEB et l’office des brevets du Brésil débute le 1er décembre 2017.

Selon le communiqué de l’OEB il s’achèvera soit le 30 novembre 2019, après une période de deux ans, soit lorsque chacun des offices aura accepté 600 demandes dans le cadre du programme pilote, en fonction de la date intervenant la première.

Le lancement de ce programme devrait contribuer à résorber l’important arriéré, à l’office des brevets du Brésil, de demandes de brevet pour lesquelles l’examen n’a pas commencé.

L’office des brevets du Brésil a publié la résolution n° 202/2017, détaillant les procédures et les conditions de participation au programme PPH auprès de cet office.

Il concernera les demandes dans le domaine de la chimie et des technologies médicales, définies par leur classification internationale, hors applications pharmaceutiques : la classe A61K est exclue, sauf A61K8 (qui relève du domaine cosmétique). Ces demandes devront en outre répondre à des critères précis concernant leur statut pour être recevables dans le programme PPH. Au maximum 300 demandes par an pourront entrer dans ce programme auprès de l’office du Brésil, soit 600 demandes potentielles pour les 2 ans de mise en œuvre initiale.

En favorisant le partage d’information entre les offices, ce programme PPH permettra l’obtention de brevets plus rapidement et plus efficacement

Plus particulièrement, il permettra aux déposants dont les revendications ont été considérées comme brevetables par l’un des offices de solliciter le traitement accéléré de la demande correspondante auprès de l’office partenaire. Les deux offices partageront les résultats des travaux qu’ils auront déjà effectués, ce qui devrait accélérer la procédure de délivrance tout en réduisant les coûts pour les utilisateurs.

L’OEB participe déjà à des programmes PPH avec les offices de Chine, du Japon, de Corée et des Etats-Unis, ainsi qu’avec ceux d’Australie, du Canada, de Colombie, d’Israël, de Malaisie, du Mexique, des Philippines, de Russie et de Singapour.

Un programme PPH pilote avec l’office eurasien des brevets est également en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

De son côté, l’Institut national de la propriété industrielle du Brésil a aussi des programmes PPH en cours avec les offices de brevets des Etats-Unis, du Japon et le PROSUL (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay).

Article rédigé par Myriam Allab, du cabinet LLR

Pat-INFORMED : une base sur les brevets couvrant les médicaments bientôt disponible ?

médicaments

Dans un communiqué commun, l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et l’IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) ont annoncé le lancement d’un partenariat visant à rendre plus clair le lien entre l’information publique relative aux brevets et les médicaments homologués.

Pat-INFORMED, un portail mondial en ligne « mettra à disposition de nouveaux outils et ressources pour déterminer l’existence de brevets » sur des médicaments commercialisés ; cette information n’est aujourd’hui disponible que dans certains pays, comme aux Etats-Unis par le biais de l‘Orange Book. Ce portail devrait « faciliter les stratégies de gestion des pathologies élaborées par les organismes d’achat ou d’autres actions menées en vue de répondre aux besoins en matière de santé publique« .

Vingt entreprises biopharmaceutiques fondées sur la recherche se sont déjà engagées à fournir des données pour cette base, et d’autres adhésions sont attendues.

Mis en ligne mi-2018, le site ne concernera dans un 1er temps que certaines pathologies, ainsi que tout produit figurant sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Il devrait être étendu à tous les domaines thérapeutiques dans une seconde phase.

Contrats PI et réforme du droit des contrats : focus sur la période de négociation et le contenu du contrat

Contrats PI et réforme du droit des contrats

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 11 février 2016), entrée en vigueur le 1ER octobre 2016, a impacté de nombreux domaines du droit privé. Chaque spécialiste a dû rechercher les conséquences des modifications des principes structurants pour sa pratique contractuelle. Il en est ainsi pour les contrats balayant le vaste champ de la propriété intellectuelle, en allant de la propriété littéraire et artistique aux aspects plus technologiques (brevets, savoir- faire et informatique) et en passant par les signes distinctifs.

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