Drapeaux archives: Brevets

L’INPI mobilisé pendant la crise sanitaire

Une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit le report de délais arrivant à échéance entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

report des délais PI
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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit des dispositions plus larges que celles figurant dans la décision du 16 mars 2020 du Directeur général de l’INPI, qui avait été prise dans l’attente de l’ordonnance, et qui a été rapportée. Lire la suite L’INPI mobilisé pendant la crise sanitaire

L’entrée directe en phase nationale à partir d’une demande internationale PCT possible en Italie à partir du 1er juillet 2020

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La législation nationale de certains États parties à la CBE empêche la désignation nationale directe via une demande PCT et imposant la voie régionale européenne. Autrement dit, le titulaire de la demande PCT doit commencer par obtenir un brevet européen avant de demander la validation de celui-ci dans le pays considéré (Article 45.2) PCT et guide euro-PCT, 2.10.007). Ces Etats étaient jusqu’à présent la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, Monaco, les Pays-Bas et la Slovénie.

En effet, cette contrainte sera bientôt levée pour l’Italie : à partir du 1er juillet 2020, les titulaires de demandes internationales PCT pourront demander une protection nationale en Italie sans passer par le brevet européen. Lire la suite L’entrée directe en phase nationale à partir d’une demande internationale PCT possible en Italie à partir du 1er juillet 2020

Feu vert pour la tenue des procédures orales des Chambres de recours de l’OEB à Haar

Après Munich et La Haye, la Grande Chambre de recours de l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé dans sa décision G 2/19 que les procédures orales des Chambres de recours peuvent se tenir également dans leur nouveau bâtiment, à Haar (Allemagne).
Chambres de recours de l'OEB à Haar
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Toute partie à une procédure devant l’OEB peut former recours contre une décision qui n’a pas fait droit à ses prétentions. Les Chambre de recours de l’OEB représentent ainsi le second degré de juridiction. A ce titre, elles réexaminent des décisions rendues par la section de dépôt, les divisions d’examen, les divisions d’opposition et la division juridique de l’OEB.

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Prescription de l’action en nullité de brevet : du nouveau mais toujours pas de solution ?

Mise à jour : La loi PACTE, publiée le 23 mai 2019, est venu clarifier (en partie) la situation. Le nouvel article L615-8-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription ».
 
Dans la précédente ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 qui prévoyait déjà d’inclure ce nouvel article mais dont l’entrée en vigueur était soumise à l’entrée en vigueur de l’accord relatif à la juridiction unifiée des brevets (JUB), il était précisé, dans la version initiale de l’ordonnance, que les dispositions de ce nouvel article seraient sans effet sur une prescription déjà acquise (Article 23 point II.). Toutefois, le point II. de l’article 23 a été abrogé.
 
La loi PACTE quant à elle indique simplement que les dispositions du nouvel article L615-8-1 CPI « s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la [loi PACTE] » et que cet article est « sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. »
 
Ainsi, la question de savoir si les prescriptions déjà acquises seront conservées pourra se poser. En outre, pour savoir si une prescription de l’action en nullité selon l’ancien régime était déjà acquise, il faudra quand même définir quel est le point de départ de cette prescription ! Il est donc très probable que la question de ce point de départ revienne encore pendant quelques temps au cours de litiges.
 
Cet article rédigé par Jérôme IFAME a été publié le 06 février 2018 et mis à jour le 03 septembre 2019.

Délai de prescription de l'action en nullité de brevet

 

L’application d’un délai de prescription en matière de brevets reste contestable pour de nombreux experts, mais la jurisprudence française parait l’avoir entérinée. Sur la question de son point de départ, même si la jurisprudence ne semble toujours pas fixée, deux approches semblent se dégager pour calculer la prescription de l’action en nullité : la date d’apparition de l’intérêt à agir ou la date de publication de la délivrance du brevet.

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Bientôt une procédure accélérée pour les brevets déposés par des femmes en Inde ?

procédure accélérée pour les brevets déposés par des femmes en Inde
Photo d’une figurine de la déesse Saraswati par anaterate sur Pixabay

Un projet de modification des règles de procédure concernant l’examen des demandes de brevet, publié par le ministère indien du commerce et de l’industrie dans une communication datée du 4 décembre 2018, et relayé sur le site de l’office des brevets indien introduirait des dispositions spécifiques pour les femmes qui déposent une demande de brevet.

Il prévoit notamment de modifier le règlement en vigueur pour les brevets (Patent Rules, 2003) au chapitre IV, relatif à la publication et l’examen des demandes. Plus particulièrement, la Règle 24 C, qui définit les cas dans lesquels l’accélération de l’examen des demandes peut être requise, serait complétée à l’alinéa 1 (b) pour ouvrir cette possibilité pour les demandes pour lesquelles au moins un des demandeurs (personne physique) est une femme.

Le formulaire de requête en accélération de la procédure d’examen (Form 18 A) serait ainsi complété par des rubriques visant ces déposantes, de nationalité indienne ou étrangère, qui devront fournir une copie de la carte d’identité délivrée par l’autorité compétente.

Dans la rédaction actuelle de cette Règle, seules les start-ups sont citées comme bénéficiaires potentielles de la procédure accélérée d’examen. Le projet prévoit d’ajouter aussi par exemple les petites entités ou certains déposants nationaux dont les pays ont des accords de réciprocité avec l’Inde.

Il semble que l’Inde soit le seul pays à envisager ce type de discrimination positive à l’égard des femmes.

La nouvelle rédaction aurait pour but d’encourager l’innovation dans cette catégorie de la population.

La communication était ouverte à commentaires pendant 30 jours à dater de sa publication, et devait entrer en vigueur au-delà de ce délai.

Rappelons que l’Inde a pour objectif de ramener à dix-huit mois le délai d’examen d’une demande de brevet, qui est actuellement d’environ cinq à sept ans.

Procédures brevet à l’INPI : exclusivement par le portail en ligne mis en place à partir du 19 novembre 2018

Nouvelles exigences pour le format des textes déposés

portail en ligne INPI
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Dans la continuité de la dématérialisation totale de ses procédures, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a annoncé qu’à compter du 19 novembre 2018, tout dépôt de demande de brevet français devra être effectué par voie électronique, via son portail dédié e-procedures, à l’exception des demandes intéressant la Défense nationale.

Comme le précise le Directeur Général de l’INPI dans sa décision n° 2018-156 en date du 8 novembre 2018, il en sera de même pour les certificats d’utilité, les brevets français issus de la transformation d’une demande de brevet européen, les divisions, les certificats complémentaires de protection, les limitations, les pièces complémentaires ainsi que pour les procédures et échanges subséquents aux dépôts.

Signalons en particulier que la description et les revendications de la demande de brevet, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins devront être fournis lors du dépôt en un seul et même document au format Open XML (DOCX), document enrichi de balises sémantiques (a minima, « Description – Titre de l’invention », « Revendications » et « Abrégé »).

L’utilisation de documents au format DOCX balisé permettra l’indexation automatique des demandes de brevet et en facilitera le traitement. L’INPI se place ainsi à l’avant-garde des offices en matière de dématérialisation de ses procédures, en proposant le premier l’utilisation unique du format DOCX. De son côté, l’Office européen des brevets (OEB) adapte actuellement son logiciel de dépôt et lancera prochainement un projet pilote de dépôt au format DOCX, tout comme l’ont déjà fait l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour les demandes internationales et l’office américain (USPTO) pour les demandes régulières américaines.

« For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. »

Old Testament, Hosea 8, 7.

foreign lost profits
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On 22 June 2018 an interesting decision was issued by the US Supreme Court (USSC) relating to an award of damages in WESTERNGECO LLC v. ION GEOPHYSICAL CORP.  Reversing the decision of the Federal District Court, the USSC decided to award damages for loss of profits which occurred outside the US. This was a reversal of the previous position held by US Courts where lost foreign sales were generally considered not recoverable through enforcement of a US patent.  In order not to over, or under, interpret this decision and its consequences, the facts of the case are important.  Here is the Supreme Court’s own summary:

Petitioner WesternGeco LLC owns four patents relating to a system that it developed for surveying the ocean floor. The system uses lateral-steering technology to produce higher quality data than previous survey systems. WesternGeco does not sell its technology or license it to competitors. Instead, it uses the technology itself, performing surveys for oil and gas companies. For several years, WesternGeco was the only surveyor that used such lateral-steering technology.

In late 2007 respondent ION Geophysical Corporation began selling a competing system. It manufactured the components for its competing system in the United States and then shipped them to companies abroad. Those com­panies combined the components to create a surveying system indistinguishable from WesternGeco’s and used the system to compete with WesternGeco.

WesternGeco sued for patent infringement under §§271(f)(1) and (f)(2). At trial, WesternGeco proved that it had lost 10 specific survey contracts due to ION’s in­fringement. The jury found ION liable and awarded WesternGeco damages of $12.5 million in royalties and $93.4 million in lost profits.” (Emphasis added).

§ 271(f)(1) of the U.S. Title 35 (Patents) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components from the US to a foreign destination. §271(f)(2) addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention, once again, from the US to a foreign destination.

ION filed an appeal and the Federal circuit reversed the decision regarding the lost profits award on the basis that lost foreign profits are not recoverable, in principle. Based on the 22 June 2018 decision of the USSC, this principle does not hold anymore: foreign lost profits ARE now recoverable, at least under specific conditions.

In a nutshell, the USSC decided that once domestic infringement is established, the overriding principle of award is to provide a remedy which is commensurate with the harm caused by the infringement. The fact that the lost profits arose from the loss of foreign contracts was not relevant to assess damages.

At first, anyone can see the fairness principle underlying this decision. The action of the infringer enabled the purchaser to dispense with the surveying services of the patentee.  The loss caused could have threatened the very existence of the company.

However, among the five Supreme Court judges, two dissented with this approach. One of the dissenting judges, Judge Gorsuch J, raised the issue that the infringer becomes suddenly liable for acts beyond its control and that it has no power to stop. Hence, once the supply of the components necessary to manufacture the surveying devices is carried out, the infringer cannot retract it.  It becomes thus potentially liable for all future “lost contracts” that can be established as being the direct consequence of the supply forbidden by §271(f)(1) and §271 (f)(2) (cf. supra).  Although such a proof is usually difficult to establish, this was one of the cases where it was successfully argued, because there were no other competing players in this specialised market than the litigants themselves.

If the acts of using the invention had been carried out in the US, the purchaser in this case would have become an infringer and could have been stopped. This is not the case if the purchaser is in fact using the invention outside of the US.  The liability of the US supplier/infringer mushrooms suddenly without clear limits.

However the USSC balanced this potential unknown liability with the principle that the patentee has to be commensurately compensated, and decided in favour of the latter.

This decision now stands as a strengthening of patent rights.  This will be pleasing to the owners of US patents and increase the value of their US portfolio.  However to be applicable the patentee had not only to establish a domestic infringing act of exporting abroad but also a clear and direct consequential link between the act and the loss of profits. In this case this was possible due to the combination of :

  • a particular business model where the patentee kept its patented technology for itself and offered only its services; and
  • a market where only one competitor existed, said competitor being the infringer.

This particular combination of facts is not likely to be very frequent. Nonetheless, there is no doubt that U.S. exporters as well as U.S. patentees will be keeping this decision very much in mind as a biblical warning against unforeseen consequences of unlawful conduct.

 

Article written by Sophie McDade from LLRLLR logo

La profession de mandataire en brevets s’organise (enfin) en Belgique

Avant-projet belge sur les mandataires en brevets

Des discussions entre l’Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI) et des mandataires représentant tant la profession libérale que les mandataires en brevets travaillant en entreprise à propos de l’organisation de la profession ont existé de tout temps, mais n’avaient jamais pu aboutir faute de projet bien élaboré d’une part et d’une volonté politique d’autre part. A l’initiative d’un groupe de mandataires en brevets, l’OPRI a repris en 2014 des discussions pour l’élaboration d’un projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets.

Ces discussions ont abouti en mars 2017 à un avant-projet de loi validé tant par le groupe de mandataires que par l’OPRI. Les deux ministres concernés (Kris Peeters, Ministre de l’Economie et Koen Geens, Ministre de la Justice) ont ensuite présenté et défendu cet avant-projet en Conseil de ministres qui l’a finalement approuvé le 1er décembre 2017. Cet avant-projet a été examiné par le Conseil d’Etat qui a émis un Avis le 8 février 2018. Le Cabinet du Ministre de l’Economie nous a fait savoir qu’il ne ressortait pas d’obstacle majeur de cet examen et que l’étape suivante consisterait à présenter le projet de loi en avril 2018 au Parlement.

L’avant-projet vise à introduire un cadre législatif précis pour la protection du titre de mandataire en brevets en Belgique. Outre la protection du titre de mandataire en brevets, il y prévoit l’introduction d’un secret professionnel protégeant, de plein droit, la correspondance entre le mandataire et son client. De plus, l’avant-projet de loi prévoit la possibilité pour les mandataires en brevets d’intervenir dans les litiges en matière de brevets devant les cours et tribunaux belges.

Afin de garantir la qualité de l’exercice de la profession de mandataire en brevets en Belgique, l’avant-projet de loi prévoit également la création d’un Institut belge des mandataires en brevets. Cet Institut sera chargé du fonctionnement d’un système de règles de discipline et de conduite qui s’appliqueront aux mandataires en brevets, ainsi que de la coordination d’une formation permanente des mandataires en brevets. De même, l’Institut pourra représenter la catégorie professionnelle des mandataires en brevets d’une manière plus structurée dans ses relations avec l’autorité fédérale et d’autres instances publiques ou privées qu’auparavant.

 

Article rédigé par Thierry Debled, du cabinet LLRLLR logo

Brevets essentiels et licences FRAND : la Commission européenne définit l’approche de l’Union

Comme le savent les acteurs de l’innovation dans les nouvelles technologies, les technologies normalisées (Wi-Fi, Bluetooth, 3G…) sont souvent protégées par des brevets, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers pour une seule norme. Ces brevets sont appelés «brevets essentiels à une norme» – ou brevets SEP (« standard essential patents »).

Or, les titulaires de tels brevets essentiels sont tenus d’octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires – les fameuses conditions FRAND («fair, reasonable and non-discriminatory») – de façon à ce que la technologie incluse dans la norme soit accessible à tout utilisateur éventuel de la norme.

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Certificat Complémentaire de Protection : un avis de fin de procédure n’est pas une autorisation de mise sur le marché au sens du règlement (CE) no 469/2009

Dans un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué que le règlement européen concernant le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) pour les médicaments doit être interprété en ce sens que l’avis de fin de procédure en vue de l’octroi d’une AMM – par l’État membre de référence de l’Union européenne – ne peut être assimilé à une AMM (autorisation de mise sur le marché). Un CCP ne peut pas être délivré sur la base d’un tel avis.

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