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Déchéance d’une marque de l’Union Européenne : une décision instructive à propos de la marque Spinning

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne des services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

déchéance d’une marque de l’Union Européenne
Photo par anneileino

Qu’est-ce que le « Spinning » ?  Sur les résultats des moteurs de recherche en ligne, l’on remarque que ce terme est assez communément employé (aux côtés des termes « vélos en salle »/ « indoor cycling ») pour désigner une activité sportive née dans les années 90s, associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un vélo fixe ergométrique, pratiquée en groupe ou individuellement, en salle ou chez soi. Ce type de sport est devenu très populaire compte tenu notamment de la perte de calories impressionnante qu’il provoque en une séance !

Mais le terme « Spinning » est surtout une marque de l’Union Européenne, enregistrée en 2000 par la société américaine Mad Dogg Athletics et désignant les: « cassettes audio et vidéo » en classe 9, les « équipements d’exercice » en classe 28 et les services d’« entraînement physique » en classe 41.

Or, l’utilisation qui en est faite par le public vulnérabilise cette marque.

Car selon l’article 58 paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne: « Le titulaire de la marque de l’Union Européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:  b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

Cet article vise à garantir le caractère distinctif d’une marque, conformément à sa fonction d’origine, et éviter que des termes génériques ne soient indéfiniment réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

La marque Spinning va-t-elle résister à la déchéance ? C’est ce qui a fait l’objet des décisions récemment rendues par les instances européennes.

Le TUE a en effet annulé la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce qu’elle désigne les services « d’entrainement physique » et les « équipements d’exercice ».

Cette décision pédagogique mérite une attention particulière.

Les faits

En 2012, la société tchèque Aerospinning Master Franchising a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance des droits du titulaire de la marque Spinning en ce que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des « équipements d’exercice » et services d’«entraînement physique».

Le 21 juillet 2016, l’EUIPO a déclaré́ la société Mad Dogg Athletics déchue de ses droits sur la marque SPINNING pour les produits et services en question. Notamment, l’EUIPO a énoncé que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’«entraînement physique » (celui pratiqué sur des vélos d’intérieur) et d’« équipements d’exercice » (les vélos d’entrainement eux-mêmes). Le terme « spinning » ne pourrait plus, selon l’Office, faire l’objet de droits privatifs en tant que marque de l’Union Européenne.

Mad Dogg Athletics a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le TUE, avec succès, puisque le 8 novembre 2018, le Tribunal a rendu une décision d’annulation.

Trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1/ La cause de déchéance doit être examinée conformément au contexte factuel et juridique existant au plus tard à la date de la demande de la déchéance

Mad Dogg Athletics soutenait qu’il devrait être tenu compte des efforts accomplis par le titulaire d’une marque après le dépôt de la demande en déchéance, puisque ces efforts auraient entrainé un revirement de la perception du public pertinent., de sorte que le signe contesté aurait pu être à nouveau apprécié comme une marque par le public au moment où̀ la décision sur la déchéance est adoptée.

Mais selon le Tribunal, même à admettre la possibilité́ d’un tel revirement de perception, celui-ci ne permettrait pas de faire échec à la règle énoncée à l’article 55, paragraphe 1, du Règlement N° 207/2009[1] exigeant que l’existence de la cause de déchéance soit examinée conformément au contexte existant au plus tard le jour de l’introduction de la demande en déchéance. Il précise qu’en tout état de cause, si ce revirement de perception était avéré́, il serait toujours loisible à la requérante de demander, à nouveau, à l’EUIPO d’enregistrer sa marque.

Seules donc les circonstances antérieures à la demande en déchéance doivent être prises en compte, sans préjudice cependant de la prise en considération d’éventuelles circonstances postérieures, lesquelles peuvent confirmer ou permettre de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ou encore les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Le Tribunal fait ainsi un rappel d’une jurisprudence constante[2].

2/ Les effets de la déchéance sont étendus à l’ensemble du territoire de l’Union européenne

Mad Dogg Athletics critiquait encore la décision de l’EUIPO en ce qu’il a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était circonscrit à la République tchèque. Selon la requérante, limiter cet examen à ce seul État membre ne serait pas suffisant pour déclarer la déchéance de la marque contestée alors que celle-ci jouirait d’une renommée dans l’ensemble de l’Union. La déchéance de la marque contestée ne pourrait être envisagée que si cette marque était perçue par le public pertinent comme une désignation usuelle dans l’ensemble de l’Union ou, à tout le moins, dans une partie très majoritaire de celle-ci.

Mais le Tribunal rappelle le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, selon lequel la marque jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union[3]. Une marque de l’Union européenne ne peut ainsi, sauf disposition contraire du Règlement, être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité́ et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union

En toute logique, le Tribunal conclut que s’il est constaté dans un seul État Membre que la marque est devenue une désignation usuelle, la déchéance des droits de son titulaire est prononcée pour l’ensemble de l’Union.

L’EUIPO a donc, à bon droit, constaté la déchéance de la société Mad Dogg Athletics sur la marque contestée sur la base d’éléments de preuve concernant seulement la République tchèque.

3/ L’appréciation de la déchéance de la marque prend en considération la perception des consommateurs ou des utilisateurs finals, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, la perception des professionnels

Si l’EUIPO a jusque-là tenu un raisonnement non critiquable, il se fait cependant coincer sur la question du public pertinent.

Pour le Tribunal, c’est en effet à tort que l’EUIPO a pris en considération pour l’appréciation de la cause de déchéance uniquement les utilisateurs finals des « équipements d’exercice », à l’exclusion des clients professionnels.

Car Mad Dogg Athletics aurait démontré que dans la plupart des cas, ce sont les exploitants professionnels de salles de sport, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation qui achètent les vélos d’intérieur sous la marque SPINNING. Et ce sont ces mêmes exploitants professionnels qui mettent, dans le cadre de la fourniture de services d’« entraînement physique », ces vélos à la disposition de leurs clients pour leur permettre de pratiquer l’activité sportive. Une situation aisée à comprendre compte tenu du coût très élevé de ce type de vélos : l’exploitant de salle de sport, propriétaire et promoteur des produits, est le véritable lien entre les fournisseurs et les utilisateurs et par conséquent, c’est lui qui diffuse la marque.

Le Tribunal constate donc, d’une part, que ces exploitants professionnels jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, d’autre part, qu’ils exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».

Pourtant, la décision de l’EUIPO ne contient aucun élément relatif à la perception de la marque SPINNING auprès des clients professionnels alors que leur opinion était décisive.

Cette erreur d’appréciation a vicié l’ensemble de la décision attaquée et a conduit le Tribunal à annuler la décision de l’EUIPO.

*          *          *

Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l’Union Européenne contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

[1] Devenu article 62, paragraphe 1, du Règlement n° 2017/1001

[2] Ord., 27 janv. 2004, Aff. C-259/02, La Mer Technology, EU:C:2004:50 Trib. UE, 2 févr. 2016, aff. T-171/13, Benelli Q.J c/ OHMI-Demharter, EU:T:2016:54

[3] Règlement n° 2017/1001, 14 juin 2017, article 1er, deuxième paragraphe

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du cabinet LLR 

Canada : le Droit des marques évolue (entrée en vigueur prévue le 17 juin 2019)

Règlement sur les marques Canada
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Au Canada, un nouveau Règlement sur les marques de commerce en date du 29 octobre 2018, publié le 14 novembre 2018, va entrer en vigueur le 17 juin 2019.

Ce règlement comporte trois parties :

  • Règles d’application générale ;
  • Mise en œuvre du Protocole de Madrid ;
  • Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur.

Entre autres changements, nous y trouvons :

  • une nouvelle voie pour enregistrer une marque au Canada : la voie internationale (le Canada s’apprête à adhérer au système de Madrid et à adopter la classification de Nice) ;
  • un droit de priorité plus souple : la priorité pourra être revendiquée sur la base de tout dépôt de marque étranger ;
  • un élargissement des signes ouverts à l’enregistrement : couleur, son, odeur, goût, texture… ;
  • la déclaration d’usage ne sera plus sollicitée lors du dépôt de la demande d’enregistrement ;
  • la durée d’enregistrement de la marque sera réduite à 10 ans.

Au final, le droit des marques canadien s’harmonisera ainsi davantage avec les droits français et de l’Union européenne.

Précisons également que le Canada vient d’adhérer à trois traités administrés par l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) concernant les marques de commerce :

  • le Traité de Singapour (2006) qui vise à harmoniser les procédures administratives d’enregistrement des marques ;
  • le Protocole de Madrid (1989) qui permet d’obtenir la protection des marques de commerce dans un certain nombre de pays au moyen d’une seule demande déposée auprès de l’OMPI ;
  • l’Arrangement de Nice qui institue une classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

Ces trois traités entreront en vigueur à l’égard du Canada le 17 juin 2019.

Importations parallèles : peut-on faire interdire le démarquage et le remarquage de produits destinés à être importés et commercialisés pour la première fois dans l’EEE ?

importations parallèles
Photo par Rob 791 sur Pixabay

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018, a répondu par l’affirmative à cette question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Bruxelles, en considérant que « le titulaire d’une marque de l’Union Européenne peut s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier […] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) où ils n’ont jamais été commercialisés », sur le fondement de l’article 5 de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

Dans cette affaire, qui opposait Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV à Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA (C-129/17), les sociétés Duma et GSI faisaient l’acquisition de chariots élévateurs à fourche MITSUBICHI en dehors de l’Espace économique européen et, après les avoir placés sous le régime de l’entrepôt douanier, supprimaient tous les signes identiques à la Marque MITSUBISHI sur les produits, effectuaient des modifications afin de les rendre conformes aux normes en vigueur dans l’Union européenne, procédaient au remplacement des plaquettes d’identification et des numéros de série, et apposaient leurs propres signes, en vue de les importer et de les commercialiser dans l’EEE.

La CJUE se prononce dans cette affaire, en faveur des sociétés MITSUBISHI, en considérant que :

  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes portent par nature, atteinte à la fonction essentielle de la Marque, d’indication d’origine ; en effet, ces opérations empêchent de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de la Marque dans l’EEE ;
  • la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes affectent également les fonctions d’investissements et de publicité de la Marque ; en effet, en mettant dans le commerce pour la première fois, des produits démarqués, sans le consentement du titulaire de la Marque, les consommateurs connaissent ces produits sans qu’ils puissent les associer à leur Marque, empêchant ainsi le titulaire des droits d’acquérir une réputation sur sa Marque, susceptible d’attirer et de fidéliser sa clientèle, par la qualité de ses produits et, le privant ainsi de s’en servir pour la promotion de ses ventes, dans sa stratégie commerciale ou pour réaliser la valeur économique du produit portant la Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE sont contraires à l’objectif de la directive 2008/95 qui est d’assurer une concurrence non faussée ; en effet, ces opérations avaient pour but de contourner le droit du titulaire d’interdire l’importation de ces produits revêtus de sa Marque ;
  • la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, doivent être considérés comme un « usage dans la vie des affaires » qui peut être interdit conformément à l’article 5 de la directive 2008/95 et à l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 ; plusieurs arrêts de la CJCE (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club C-206/01 ; arrêts du 25 janvier 2007 Adam Opel C-48/05 et arrêt du 23 mars 2010 Google France et Google C-236/08 à C-238/08) étaient déjà venus établir que les types d’usage que le titulaire de la Marque peut interdire aux termes des articles 5 de la directive 2008/95 et 9 du règlement 207/2009 ne sont pas limitatifs, mais concernent quoiqu’il en soit un comportement actif (arrêt du 3 mars 2016, Daimler C-179/15) ; or dans cette affaire, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, la CJUE considère que les sociétés ayant procédé au démarquage et au remarquage de produits en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, avaient pour but d’en tirer un avantage économique dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui implique un comportement actif, et peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires ;

Ainsi,

  • les opérations de démarquage et de remarquage sur des produits acquis en dehors de l’EEE, en vue de les importer et de les commercialiser pour la première fois dans l’EEE, sans le consentement du titulaire de la Marque, peuvent être interdits, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009.
  • Il n’est donc pas possible de contourner la règlementation sur les importations parallèles en supprimant la Marque d’origine pour la remplacer par un autre signe.
  • Il est important de souligner que ces opérations sont interdites quand bien même les produits peuvent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la Marque. En effet, la CJUE relève non seulement que la fonction essentielle de la Marque, de garantie d’origine, est affectée indépendamment de ce fait, mais va plus loin, en estimant que cela accentue encore davantage l’atteinte ; affectant toutes les fonctions de la Marque.
  • Enfin, il est sans incidence que les opérations de démarquage et de remarquage des marchandises soient effectuées lorsqu’elles sont encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises pour la première fois dans l’EEE.

Dans une affaire où l’on aurait pu penser, conformément aux conclusions de l’avocat général, que seule la règlementation sur la concurrence déloyale pouvait venir s’appliquer, la CJUE fait une application extensible du droit des Marques.

En effet, outre l’examen classique de l’atteinte aux fonctions de la Marque, la CJUE pallie l’absence de réglementations européennes sur les Marques, spécifiques au démarquage de produits, en faisant une interprétation très large de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition nécessaire au droit d’interdire, conféré au titulaire de la marque par le règlement 207/2009 et la directive 2008/95 et, en mettant en balance les opérations en cause avec l’objectif de la directive 2008/95, d’une concurrence non faussée.

Par ailleurs, dans cette affaire, les sociétés Duma et GSI avaient, pendant une période de plus de 5 ans précédant les faits objets de la question préjudicielle posée à la CJUE, procédé à l’importation parallèle dans l’EEE des chariots élévateurs à fourche marqués MITSUBISHI, sans le consentement du titulaire; agissements considérés comme portant atteinte au droit des Marques, par la juridiction nationale de renvoi. En outre, la société Duma était autrefois un sous distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche MITSUBISHI en Belgique.

Il était donc plus aisé pour la CJUE, de conclure que les sociétés GSI et Duma avaient pour but de contourner le droit du titulaire de Marque d’interdire l’importation des produits revêtus de sa Marque, et d’en déduire que cela est contraire à l’objectif de la directive européenne d’une concurrence non faussée.

On peut se demander si la décision aurait été différente, si ces opérations avaient été effectuées sans ces antécédents, et sur un marché où le démarquage peut être motivé par d’autres facteurs.

L’avenir devra donc encore montrer comment cette décision devra être interprétée, selon les circonstances spécifiques des opérations de démarquage et remarquage.

Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de cette décision, très favorable aux titulaires de marques de l’Union européenne, qui mettent leurs marques au cœur de leur stratégie commerciale, et de ce fait, doivent pouvoir contrôler la première mise sur le marché de leurs produits dans l’Espace économique européen.

 

Article rédigé par Laurence Bontron du cabinet LLR

Quelle protection pour la marque renommée ?

protection de la marque renommée
Photo par Samuel Zeller sur Unsplash

S’il est acquis comme principe que la marque bénéficiant d’une renommée auprès des consommateurs possède un champ de protection par le droit des marques plus étendu que les autres marques, la délimitation de ce champ de protection soulève régulièrement des questions et fait périodiquement l’objet de décisions visant à en préciser les contours.

Les deux décisions étudiées ici, sont ainsi rendues au visa de l’article 8 §5 du règlement n° 207/2009 pour l’une et n° 2017/1001 pour l’autre, qui prévoient dans des termes identiques si ce n’est les adaptations dues au changement de qualification de marque communautaire en marque de l’Union européenne, que :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »

Affaire The Rich Prada

L’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 5 juin 2018 dans l’affaire The Rich Prada (aff T-111/16, Prada c/ EUIPO) précise les conditions dans lesquelles une marque pourra se prévaloir d’une protection élargie. Dans cette affaire, le Tribunal, assez frileux, n’accepte l’application de la renommée qu’en lien avec des produits et services connexes à ceux exploités par la société Prada alors même qu’il aurait pu être envisageable de reconnaitre l’existence d’un lien significatif entre les activités de l’hôtellerie et de la mode dans le secteur du luxe notamment.

L’affaire étudiée implique la société indonésienne The Rich Prada International PT qui a présenté le 30 août 2011 une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal THE RICH PRADA pour des produits et services relevant des classes 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43 et 45.

La société Prada SA a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services couverts par cette demande.

L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures verbales et semi-figuratives PRADA, valables en Union-Européenne ou dans des Etats membres de cette dernière, et désignant des produits et services relevant des classes 18 et 25.

La division d’opposition ayant partiellement fait droit à l’opposition et rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services visés, les deux parties ont chacune formé un recours à l’encontre de cette décision : la société PRADA SA en vue d’obtenir le rejet total de la demande de marque opposée et la société indonésienne The Rich Prada International PT afin d’obtenir l’enregistrement de sa demande de marque pour la totalité des produits et services visés.

A son tour, la chambre de recours de l’EUIPO a totalement rejeté le recours de la société PRADA SA et partiellement accueilli le recours de la société indonésienne The Rich Prada International PT.

La marque demandée pouvait donc être enregistrée en lien avec les produits et services relevant de classes variées visant des produits d’alimentation, des services des gestion commerciale, hôtelière, d’assurance, de construction, médicaux, de garde d’enfants, etc.

En particulier, en ce qui concerne l’opposition, la chambre de recours a estimé du point de vue de la comparaison des signes que les marques étaient similaires, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition. Elle a également considéré que le terme PRADA était purement distinctif et dénué de signification et que ce terme était entièrement reproduit dans la demande de marque contestée.

S’agissant de la renommée, la chambre de recours a reconnu que les marques antérieures jouissaient d’une renommée particulièrement remarquable pour les produits compris dans les classes 18 et 25 sur le territoire pertinent.

Elle a ensuite examiné le risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures ainsi que le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

  • S’agissant du risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a considéré que la grande dissemblance entre les produits visés par les marques antérieures d’une part et par la demande contestée d’autre part ne permettait pas de concevoir qu’un consommateur puisse établir un quelconque lien significatif entre les marques en conflit et en tout état de cause, à supposer même qu’un lien soit établi entre les signes en conflit, un tel lien ne suffisait pas selon elle à établir l’existence d’un préjudice.
  • S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a reconnu que l’image portée par le signe PRADA liée au glamour, à la qualité, au prestige, pouvait être transférée à la demande contestée. Toutefois, elle a constaté que ce transfert d’image ne pouvait être opéré que pour les produits et services qui étaient fortement liés au secteur de la mode. Aussi dans un second temps, la chambre de recours a analysé les produits et services pouvant et ceux ne pouvant pas être liés au secteur de la mode et a exclu qu’un transfert d’image puisse être établi pour les produits et services les plus éloignés des produits visés par les marques antérieures en classes 18 et 25 en considérant qu’ils étaient tellement éloignés et de nature tellement différente des produits visés par les marques antérieures que les signes en conflit devraient être quasi-identiques ou identiques pour que le public associe les marques.

En revanche, la chambre de recours a considéré qu’un risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures n’était pas exclu pour une partie des produits et services visés par la demande de marque et présentant un lien avec la mode.

Raisonnement du Tribunal sur le moyen tiré de la violation de l’art 8, §5 du règlement n° 207/2009

1/ Le Tribunal rappelle que l’existence du lien entre les marques en conflit doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, mais aussi du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits et services visés par les marques en conflit et du degré de dissemblance ou de proximité entre ces produits ou services.

Or, la chambre de recours a pris en considération une renommée « particulièrement remarquable » des marques antérieure. Elle s’est donc fondée sur le niveau d’intensité le plus élevé de la renommée.

S’agissant du caractère distinctif, la chambre de recours a relevé que le terme PRADA est purement distinctif et qu’il est entièrement repris par la marque postérieure. Selon la chambre de recours, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une dérivation des marques antérieures PRADA.

La chambre de recours a considéré que les produits et services en cause étaient tellement dissemblables que les marques auraient dû être quasi-identique voire identiques.

Or la société Prada n’a pas contesté la décision de la chambre de recours sur ce point précis.

Dès lors malgré la proximité entre les signes en cause, la requérante n’a pas démontré qu’un lien pourrait être établi entre les marques par le consommateur même en présence de produits et services dissimilaires et n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation globale du lien significatif effectuée par la chambre de recours.

2/ S’agissant du risque de profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures, la requérante ne formule aucun argument visant à remettre en cause les arguments de la chambre de recours.

3/ S’agissant du risque de préjudice au caractère distinctif des marques antérieures, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice à la marque antérieure suppose la démonstration d’une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services protégés par les marques antérieures consécutive à l’usage de la marque postérieure.

Or les arguments de la requérante portent uniquement sur l’existence d’un lien.

Ainsi, le tribunal rejette l’appel de la société PRADA SA et la décision de la chambre de recours est confirmée car PRADA SA n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur la question du lien significatif et n’a pas su démontrer l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures.

Affaire OREO v. Twins

Dans cette affaire plus classique, le 26 mars 2015, la société GALLEAS Gullon SA a procédé au dépôt de la marque figurative suivante, qui a fait l’objet d’une publication le 11 mai 2015 en lien avec des « Biscuits » en classe 30. :

protection pour la marque renommée

Cette demande revendique les couleurs suivantes : « vert ; blanc jaune ; bleu ; brun foncé ».

Le 7 août 2015, la société Intercontinental Great Brands LLC forme opposition à l’encontre de cette demande de marque.

Cette opposition se basait notamment sur le droit antérieur suivants pour lesquels la renommée a été revendiquée pour l’ensemble des produits :

protection pour la marque renommée
Marque de l’UE No 8 566 176 : déposée le 22 septembre 2009 et enregistrée le 22 février 2010, notamment pour des produits de la classe 30

La division d’opposition ayant fait droit à l’opposition, le déposant fait appel de cette décision.

1/ Sur la question de la renommée de la marque antérieure :

protection pour la marque renommée

il n’est pas contesté par la division d’appel que cette marque bénéficie d’une renommée exceptionnelle en Espagne et donc en Union Européenne.

 

2/ Sur la question de la comparaison entre les signes : 

il est considéré que les marques coïncident dans la reproduction d’un biscuit en forme de sandwich rond avec une décoration similaire et diffèrent dans leurs autres éléments. Dès lors, considérés dans leur ensemble les signes en cause présentent certaines similarités visuelles en raison de la présence commune de la représentation d’un biscuit sandwich.

Les marques en question ne partagent en revanche aucune similitude phonétique. Toutefois, il doit être tenu compte s’agissant de produits relevant de la classe 30, qu’ils sont généralement commercialisés en libre services dans des supermarchés de telle sorte que la comparaison visuelle prime ici sur les comparaisons phonétiques et conceptuelles.

3/ S’agissant du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il est considéré ici qu’au regard de la renommée de la marque antérieure, de l’identité entre les produits en cause et des circonstances d’achats de ces produits de consommation courante, le produit portant la demande de marque contestée attirera plus spécialement le consommateur s’il lui rappelle la marque antérieure renommée.

Bien que le consommateur ne confonde pas les deux marques, la similarité entre les signes du fait la présence d’un élément commun, lui permettra de percevoir le produit couvert par la demande de marque comme un possible produit de remplacement du produit couvert par la marque antérieure.

Dès lors, le déposant tire avantage de la renommée et des investissements de la marque antérieure pour la vente de ses propres produits.

Par conséquent, sans pour autant aboutir à la monopolisation de la représentation d’un type de biscuit, la division d’appel considère que les similitudes entre les signes résultants de l’élément commun constitué de la représentation d’un biscuit conduiront nécessairement le consommateur à établir un lien entre les marques en cause.

En conclusion, la marque

protection pour la marque renommée

est refusée à l’enregistrement dans son ensemble

Ainsi, dans ce cas et à l’inverse de la décision précédemment étudiée, la division d’appel fait droit au titulaire des droits antérieurs en raison de l’existence d’un lien entre les marques comparées et de la démonstration de l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en raison de ce lien.

 

Article rédigé par Marie Fromm, du Cabinet LLR.brevet, limitation, directives, prescription, INPI

 

Marques internationales : le Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Samoa, nouvel adhérent au Protocole de Madrid
Photo par Simon sur Pixabay

Comme indiqué sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), le Samoa a déposé, le 4 décembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Indonésie, à l’Afghanistan et au Malawi, le Samoa devient ainsi la cent-troisième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Samoa le 4 mars 2019.

Les déposants peuvent désormais désigner le Samoa dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Samoa est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 2012) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1997) et à la Convention de Paris (depuis 2013).

Affaire TAITTINGER

Marque ou nom patronymique, il faut parfois choisir

A l’approche des fêtes de fin d’année, quoi de plus approprié que de parler champagne ?

TAITTINGER
Photo par Myriams-Fotos sur Pixabay

Nous ne débattrons toutefois pas de la finesse des bulles du champagne Taittinger mais plutôt sur les trois questions suivantes : L’usage de son nom patronymique TAITTINGER engage-t-il la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au titre de la méconnaissance des dispositions de l’acte de cession conclu en 2005 ? Est-il une atteinte à la marque de renommée éponyme ? Est-il constitutif de concurrence de déloyale et de parasitisme ?

Dans sa décision du 10 juillet dernier, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait accueilli la demande du requérant en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger mais l’avait débouté sur ses deux autres requêtes.

Sur les faits

La société Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise (Ci-après CCVC) élabore et commercialise les champagne Taittinger. Cette société est titulaire de la marque française TAITTINGER déposée le 16 janvier 1968 notamment en classe 33 pour du champagne.

Madame Virginie Taittinger, actionnaire de cette société, a mandaté son père Monsieur Claude T pour la cession de ses parts sociales. Selon l’acte de cession conclu en 2005, la famille Taittinger s’engageait à ne pas faire usage du nom « Taittinger » pour désigner des produits ou services en concurrence avec l’activité de l’acquéreur.

Or, la société CCVC estime que la communication de Madame Virginie Taittinger relative à son activité de distribution d’un champagne est systématiquement axée sur le nom TAITTINGER et elle la met donc en demeure de cesser toute utilisation de TAITTINGER à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial.

Devant l’absence de résolution amiable, le TGI de Paris est saisi par la société CCVC qui engage la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, invoque une atteinte à sa marque de renommée TAITTINGER ainsi qu’à ses droits sur TAITTINGER au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur les décisions du TGI et de la Cour d’appel

Le Tribunal rejette la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au motif que le mandat ne prévoyait pas de prise d’engagement au nom de cette dernière sur l’usage de son nom patronymique.

Le TGI rejette également l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme en estimant notamment que Madame Virginie Taittinger ne fait qu’utiliser son nom de famille et que le préjudice n’est en rien démontré.

Suite à un recours formé par la société CCVC, la Cour d’appel de Paris condamne l’intimée en responsabilité contractuelle mais déboute le requérant sur ses autres demandes.

Sur l’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation est saisie et dans sa décision du 10 juillet dernier, casse et annule la décision de la Cour d’appel.

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, il est considéré que les dispositions du mandat n’emportaient pas le pouvoir de consentir une limitation ou une interdiction de l’usage du nom de famille TAITTINGER.

Sur l’atteinte à la renommée, la Cour rappelle que le profit indûment tiré de la renommée d’une marque doit être apprécié au regard de tous les facteurs pertinents et que ce n’est que s’il est prouvé que le défendeur aura alors la possibilité d’invoquer un juste motif.

Il faut en effet apprécier tout d’abord la renommée de la marque, qui est reconnue ici, puis une atteinte à cette renommée et enfin l’existence d’un éventuel juste motif.

Or, la Cour d’appel a estimé que l’atteinte n’était pas caractérisée car Madame Virginie Taittinger ne faisait qu’utiliser son nom patronymique mais elle n’a pas apprécié en amont l’existence d’une atteinte du fait d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque TAITTINGER.

La Cour d’appel a donc violé l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la Cour estime qu’en considérant qu’il n’est pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale et d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements notamment promotionnels de cette société, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas pris en considération le prestige et la notoriété de la société Taittinger.

Sur les liens entre le nom patronymique et la marque

L’on pourrait croire que chacun est libre de disposer de son nom patronymique comme il l’entend mais ce n’est pas si aisé lorsque le nom est connu.

En effet, une marque peut acquérir une valeur très importante avec le temps, notamment du fait de sa notoriété et dans ce cas des problématiques liées au droit des marques entrent en jeu.

La liberté d’utiliser son nom n’est alors plus nécessairement appliquée et cela va parfois même plus loin puisqu’une personne peut se voir sanctionnée pour avoir utilisé son nom.

Dans l’affaire qui nous occupe, ce n’est que parce que le mandat ne prévoyait pas expressément l’autorisation de s’engager à limiter ou interdire l’usage du nom patronymique Taittinger que la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger n’a pas été reconnue.

En revanche, le prestige et la notoriété de la société Taittinger suffisent à justifier l’interdiction pour Madame Virginie Taittinger d’utiliser son nom pour une activité similaire car cela peut être considéré par exemple comme un détournement de la clientèle de la société CCVC.

Quant à l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER, elle pourrait être reconnue si la cour d’appel de renvoi corrige son erreur et, après analyse de l’existence d’une atteinte puis du juste motif, estime que l’usage du nom patronymique tire indûment profit de la notoriété de la marque TAITTINGER.

Ces décisions Taittinger illustrent donc bien le fait que le droit des marques l’emporte sur la liberté d’utiliser son nom patronymique lorsque ce nom est connu et par conséquent que des impératifs économiques existent.

Il vaut mieux donc bien réfléchir en amont aux modalités de dépôt et de gestion d’une marque et/ou d’une dénomination sociale qui reprendraient un nom patronymique afin d’anticiper les problématiques liées à l’usage de ce nom s’il devenait notoire.

Sur le cas d’espèce, nous aurons le fin mot de l’histoire lorsque la Cour d’appel de Paris autrement composée rendra sa décision sur renvoi.

 

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

 

Article rédigé par Mathilde Escudier, du Cabinet LLRbrevet, limitation, directives, prescription, INPI

Marques internationales : le Malawi, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Entrée en vigueur le 25 décembre 2018

Malawi adhère au Protocole de Madrid
Photo par Kaufdex sur Pixabay

Comme indiqué sur le site de l’OMPI, le Malawi a déposé, le 25 septembre 2018, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Afghanistan le 26 juin dernier, le Malawi devient ainsi la cent-deuxième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard du Malawi le 25 décembre 2018.

Les déposants pourront alors désigner le Malawi dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que le Malawi est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 1995) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 1970), à la Convention de Paris (depuis 1964) et au Traité de coopération en matière de brevets (depuis 1978).

La protection de l’hashtag par le droit des marques

hashtag
Credit photo – Jon Tyson on unsplash

Qu’est-ce qu’un hashtag ?

Mot-dièse en bon français, le « # » inséré dans un message qui a vocation à être partagé, est un marqueur de métadonnées qui est associé à un mot-clé afin d’en faciliter le repérage.

Son usage consiste à saisir un mot et à le faire précéder du symbole # afin de le mettre en exergue et de le référencer. Exemple : #PropriétéIntellectuelle ; #veryIP.

Popularisé par Twitter, il est aujourd’hui largement utilisé sur Internet afin d’identifier un contenu par l’usage d’un mot-clé reconnu par la communauté des personnes intéressées par le sujet traité.

Lire la suite La protection de l’hashtag par le droit des marques

Marques internationales : l’Afghanistan, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Comme indiqué dans l’avis n° 5/2018 de l’OMPI, l’Afghanistan a ratifié, le 26 mars 2018, le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant à l’Indonésie le 2 janvier dernier, l’Afghanistan devient ainsi la cent-unième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid entre en vigueur à l’égard de l’Afghanistan le 26 juin 2018.

Les déposants peuvent désormais désigner l’Afghanistan dans le cadre d’une demande de marque internationale.

Rappelons que l’Afghanistan est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (depuis 2016) et partie contractante à la Convention de l’OMPI (depuis 2005) et à la Convention de Paris (depuis 2017).

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

Louboutin

Au moment où nous publions cet article[i] qui revient sur la manière dont la marque célèbre de chaussures Louboutin se protège de la concurrence,  la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance qui affirmait que l’apposition de la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon haut est protégeable au titre du droit des marques. C’est une nouvelle victoire pour Louboutin qui avait déjà eu gain de cause sur ce point devant la justice américaine en 2012.

En outre, Louboutin vient de remporter une nouvelle victoire, au niveau européen cette fois, puisque la Cour européenne de justice (CJUE) a décidé en faveur de la société française dans un cas qui l’oppose à la société néerlandaise, Van Haren, qui soutenait que la marque déposée par Louboutin était contraire à la législation européenne sur les marques. Les juges européens n’ont pas suivi l’avis de l’avocat général de la CJUE, Maciej Szpunar, qui avait donné raison à Van Haren, et ont considéré, au contraire, que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains épisodes dans la bataille de la maison Louboutin pour défendre l’exclusivité de sa marque.

Louboutin’s Shoes Or How To Learn Not To Be Walked Over

If you evoke Louboutin’s name, it will probably be associated by lots of people with red sole shoes, especially high heels.

Obviously, the famous luxury shoes designer Christian Louboutin has made red sole shoes his trademark since 1992 to the extent that this characteristic is even sometimes used to designate his creations rather than his name.

In order to protect himself from competition, Mr. Louboutin registered his red sole as a French figurative trademark on November 29, 2000.

Since a decision of the Court of Justice of the European Union dated May 6th, 2003[i], it is effectively possible to register a colour as a trademark, on the condition that the color constitutes a sign that can be graphically represented and capable to distinguish the products and services of the holder from those of other companies.

More precisely, the graphic representation must be “clear, precise, complete by itself, easily accessible, intelligible, durable and objective”, as listed by the CJUE in a 2002 case[ii].

The trademark in question filed by Mr. Louboutin was composed of a picture of a sole with the following description: “shoe sole of the colour red”, and was designating “Shoes” in class 25.

Louboutin trademark FR 003067674
Louboutin trademark FR 003067674

Further to several judicial cases Mr. Louboutin brought, in order to safeguard his rights from opponents using red soles, all lost, his French Trademark n°3067674 was finally canceled in 2011 during the C. Louboutin versus Zara France case.

Accusing Zara France of counterfeiting because the firm was commercializing red-soled shoes, Mr. Louboutin’s arguments were dismissed. The French Court of Appeal (Cour d’appel)[i] and Supreme Court (Cour de cassation)[ii] ruled that “neither the form, nor the colour of the sign has been determined with enough clarity, precision and correctness to confer distinctiveness to the sign permitting to identify the origin of the shoe”.

Indeed, the colour of the sole was just described as “red” and the picture did not enable to immediately identify a sole without reading the description.

Further to this failure and to the loss of his trademark, Mr. Louboutin decided to file a new French trademark application in 2011, but more precise, in order to avoid cancellation.

This time, he chose to file a sketch of a high heeled sandal in dotted line, except for the outline of the sole which was continuous.

Louboutin trademark FR 113869370
Louboutin trademark FR 113869370

The following description was added: “The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).” and the application was designating “High-heeled shoes (except orthopaedic footwear)” in class 25.

This new trademark has permitted to reverse the trend and Mr. Louboutin finally won a new case on the basis of counterfeit of his red sole against the French company Kesslord.

Indeed, the red colour applied to the sole has been considered as a tridimensional sign satisfying the graphic representation’s requirements and, therefore, constituting a valid trademark.

Facts

Kesslord is a French company specialized in leather goods (bags, shoes…).

It offers to its customers to personalize items by choosing colour and texture, and proposes notably red soles for shoes.

When Mr. Louboutin found this out, he sent a formal notice to Kesslord, asking to withdraw the red colour from its personalization catalogue.

As a conservation measure, Kesslord has withdrawn the red colour of its catalogue and, a short time afterwards, asked for cancellation of Mr. Louboutin’s French trademark n°3869370, arguing that it didn’t satisfy the trademark’s requirements of clarity, precision, accessibility, intelligibility and objectivity.

In fact, Kesslord considered that the sign was likely to vary depending on the type of shoes on which it was applied. Consequently, the exact extent of the protection was not determined.

Kesslord wanted the Court to reduce the protection solely to “red colour (Pantone code n° 18 1663TP) applied to the totality of the sole of a fine stiletto, doted of 10cm heels, the colour not being continued on the heel”.

On Mr. Louboutin’s side, he argued that the sign was a guarantee for the commercial origin of the shoes on which it was affixed and permitted to identify two concrete and immediately perceptible elements: the red colour defined with the Pantone Code and the location on the outside sole of the high heel which made of it a position trademark. The rest of the shoe, dotted on the sketch, was not part of the field of protection, in a manner that if the shoe varies, the sign would stay constant.

The First Instance Court of Paris (Tribunal de grande instance) ruled on March 16, 2017[1] that the figurative trademark was distinctive and able to be graphically represented, so valid according to CJCE case-law[2], and rejected the cancellation action.

As the graphic representation of the trademark comprised a defined form, which was a high heel‘s sole with a clear curve, and a distinctly identified colour with a Pantone code in the description, the criteria of clarity, precision, objectivity and consistency of the graphic representation required by the CJCE[3] were fulfilled.

Conclusion

This new decision marks a new era for Mr. Louboutin, who can finally defend his rights on the red sole.

But this saga is far from over: a new episode is coming up soon as an appeal was filed on April 3, 2017 against the First Instance Court’s decision.

We should therefore be informed in the near future if the French jurisdictions will consecrate a monopoly for the position trademark of the red sole shoes.


[i] Cet article été rédigé en anglais par nos experts, Gilles Escudier (CPI et mandataire européen en marques, modèles et dessins) et Anne-Sophie Pillot (juriste en propriété industrielle), pour le Bulletin de l’ECTA de mars 2018. Il est republié ici avec l’accord de l’ECTA.

[1] Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017 (RG 2015/11131 ; M20170192)

[2] CJCE, 18 June 2002, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99 and CJCE, 25 January 2007, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, C-321/03

[3] CJCE, 27 November 2003, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01

[i] Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 22 juin 2011, n°09/00405

[ii] Cour de cassation, civile, ch. Commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724

[i] CJCE, 6 May 2003, Libertel Groep vs Bureau Benelux Marques, C-104/01

[ii] CJCE, 12 December 2002, Ralf Sieckmann vs Deutsches Patente und Markenamt, C-273/00

 

Articlé rédigé par Gilles Escudier et Anne-Sophie Pillot du Cabinet LLRLLR logo