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Renommée d’une marque de l’Union européenne : petite piqûre de rappel de la Cour de cassation

Renommée de MERCI, territoire renommée marque, renommée marque Union européenne
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Par arrêt rendu le 18 septembre 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe suivant : dès lors que la renommée d’une marque communautaire[1] antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre où la demande de marque contestée a été déposée.

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Adjonction d’une dénomination sociale à la marque d’un tiers: ça passe ou ça casse ?

marque et dénomination sociale, position distinctive autonome, risque de confusion
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Comment se défendre lorsque sa marque est reprise dans de telles circonstances ? La notion de position distinctive autonome.

La réponse à cette question vient d’être rappelée dans une affaire ECOLAB/KAIROS ECOLAB, dans laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé et clarifié par deux fois, dans des décisions du 21 juin 2016 et du 14 novembre 2018, les critères établis par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, anciennement CJCE), dans un tel cas d’espèce. Lire la suite Adjonction d’une dénomination sociale à la marque d’un tiers: ça passe ou ça casse ?

La preuve d’usage dans la nouvelle procédure d’opposition en France

Preuve d'usage
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Dans le cadre de la procédure d’opposition, jusqu’au nouveau texte applicable désormais, l’opposant dont la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans pouvait ne prouver l’usage de sa marque, si cela était demandé par celui contre qui l’opposition avait été formée, que pour une partie des produits ou services désignés par sa marque.

A la suite de la transposition du « Paquet marque » (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et décret d’application de cette ordonnance n° 2019-1316 du 9 décembre 2019), l’obligation d’usage s’impose pour tous les produits et services de la marque antérieure invoqués dans l’acte d’opposition.

Il n’est donc plus possible d’étendre une opposition en la fondant sur des produits ou services non exploités sous peine qu’elle soit rejetée concernant les produits et services pour lesquels aucun usage n’aura pu être prouvé.

L’opposant a désormais un mois pour démontrer cet usage et il est donc raisonnable de réunir les preuves d’usage dès le début de la procédure d’opposition pour être prêt si l’adversaire réclame ces preuves au cours de la procédure.

KARAWAN : marque ou pas marque ?

La question semble simple, d’autant que nous sommes confrontés à ces signes commerciaux au quotidien, mais la réalité est plus subtile. La loi et la jurisprudence définissent une marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une origine commerciale de ceux d’une autre.

Cette définition a été le point central de la décision rendue par la Cour de Cassation le 23 janvier 2019, qui a tranché sur la question de savoir si le signe KARAWAN, non déposé comme marque, était exploité en tant que tel et si cet usage était donc contrefaisant vis-à-vis des marques antérieures invoquées CARAVANE.

La Cour a répondu par l’affirmative en rejetant l’argument de la société Roche Bobois selon lequel le signe non déposé KARAWAN était exploité comme un nom de gamme de meubles et uniquement à des fins de référencement. Lire la suite KARAWAN : marque ou pas marque ?

Marques internationales : la Malaisie, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Malaisie nouvel adhérent au Protocole de Madrid
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Comme indiqué sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Malaisie a déposé, le 27 septembre 2019, son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

Succédant au Samoa, au Canada et au Brésil, la Malaisie devient ainsi la cent-sixième partie contractante au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur à l’égard de la Malaisie le 27 décembre 2019.

Les déposants peuvent dorénavant désigner la Malaisie dans le cadre d’une demande de marque internationale. Lire la suite Marques internationales : la Malaisie, nouvel adhérent au Protocole de Madrid

Le « Paquet Marques » entre en vigueur en France

Entrée en vigueur du Paquet Marques en France
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C’est l’aboutissement d’un long processus : le « Paquet Marques » a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 vient d’être publié au Journal officiel.

Pour mémoire, la réforme visait à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne. Adopté par le Parlement européen le 15 décembre 2015, le « Paquet Marques » a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission … Lire la suite Le « Paquet Marques » entre en vigueur en France

Déchéance de marque : le monopole refusé au MONOPOLY, redéposer n’écarte pas la déchéance

Il est inutile de re-déposer une marque pour tenter d’en éviter la déchéance. Cela est considéré comme de la mauvaise foi et est rejeté par les juridictions. Ainsi, l’EUIPO a appliqué ce principe à la pourtant célèbre marque MONOPOLY par une décision du 22 juillet 2019 de la seconde Chambre de recours.

MONOPOLY déchéance et re-dépôt

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La présente question concerne la situation où une marque enregistrée est restée inutilisée depuis plus de cinq ans. Cela la rend vulnérable à une possible action en déchéance formée par un tiers pour les produits et services pour lesquels ladite marque n’a pas été exploitée.

Le titulaire américain de la célèbre marque MONOPOLY, Hasbro, Inc., avait fait enregistrer celle-ci auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) en classes 9, 16, 25, 28 et 41 par plusieurs dépôts effectués entre 1996 et 2010. Lire la suite Déchéance de marque : le monopole refusé au MONOPOLY, redéposer n’écarte pas la déchéance

Valeur probante des pages Internet archivées par la « Wayback Machine » : La jurisprudence des tribunaux français semble s’aligner sur celle des offices de propriété intellectuelle

La jurisprudence française semble évoluer concernant les pages archivées par Internet Archive, organisme américain qui se consacre à l’archivage du Web : une décision reconnaissant leur valeur probante a été rendue le 5 juillet 2019 par la Cour d’appel de Paris.

Valeur probante des pages Internet archivées par la « Wayback Machine »
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Depuis de nombreuses années, la « Wayback Machine », développée par Internet Archive, organisme américain à but non lucratif, stocke et indexe ce qui se trouve sur le Web. Elle permet ainsi à ses utilisateurs de visualiser les versions archivées de pages Web à travers le temps.

Ces versions archivées peuvent-elles constituer des preuves ? Lire la suite Valeur probante des pages Internet archivées par la « Wayback Machine » : La jurisprudence des tribunaux français semble s’aligner sur celle des offices de propriété intellectuelle

Termes géographiques : Affaire Laguiole

Suite… et fin de la saga judiciaire opposant la commune à l’entrepreneur ayant déposé des marques comportant son nom ?

Laguiole marque annulée
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Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 5 Mars 2019 – n° 17/04510

Cette décision de renvoi fait suite à l’arrêt de cassation partielle du 4 octobre 2016 qui considérait que la Cour d’appel de Paris n’avait pas recherché le caractère frauduleux des dépôts de marques contestés. Elle constitue une victoire en demi-teinte de la commune qui obtient l’annulation de 20 marques comportant le nom LAGUIOLE détenues par Gilbert Szajner, Louis Szajner et la société Laguiole SA mais voit ses prétentions rejetées au titre des pratiques commerciales trompeuses.

L’usage de LAGUIOLE est-il frauduleux ?

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La similitude phonétique : prépondérance possible de ce critère par rapport aux autres

En matière d’appréciation du risque de confusion entre deux marques, plusieurs critères sont généralement à analyser pour pouvoir rendre une décision, même si certains peuvent être prépondérants par rapport à d’autres.

Le tribunal de l’Union européenne a récemment admis l’existence d’un risque de confusion du fait d’une similitude phonétique très forte entre deux signes.

similitude phonétique
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Lorsque l’on procède au choix d’une marque, il convient de vérifier que celle-ci ne risque pas d’entrer en conflit avec une marque antérieure. Une marque doit, en effet, être suffisamment distinctive pour pouvoir répondre à sa fonction première : permettre de différencier les produits et services de ceux des concurrents.

 

De son côté, le titulaire d’une marque antérieure bénéficie de droits antérieurs lui permettant de réagir s’il détecte une marque qu’il juge trop proche de la sienne, comme par exemple par le dépôt d’une opposition.

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